そうであるならば、ノウハウを創作した発明者に対して企業は対価を支払わなくてもよいのでしょうか？
これに対する答えの参考となる裁判例として、知財高裁平成２７年７月３０日判決（平成２６年（ネ）第１０１２６号）があります。
この裁判例は、特許庁の「特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）」における「指針に関するＱ＆Ａ」のＱ２１でも紹介されています。
この判決では、下記のように判示されています。
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(2) 独占的利益の有無について使用者等は，職務発明について無償の法定通常実施権を有するから（特許法３５条１項），相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は，特許権を受ける権利を承継したことにより，他者を排除し，使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施できるという利益，すなわち，独占的利益の額である。この独占的利益は，法律上のものに限らず，事実上のものも含まれるから，発明が特許権として成立しておらず，営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても，生じ得る。
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この裁判例では、特許を受ける権利を企業が承継したのであれば、特許権を取得せず、営業秘密又はノウハウとして企業が保有した場合でも、発明者に対して対価を与えるべきであると解釈できます。上記「指針に関するＱ＆Ａ」でもそのように回答しています。
なお、本件は、被控訴人の従業者であった控訴人が被控訴人に対し、職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法等に関する発明（本件発明）について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき，特許法３５条３項に基づき，相当対価の請求等を行った者ですが、被控訴人が本件発明を実施していないとして、控訴人の請求は棄却されています。
一方で、企業が特許出願する意図が全くない発明に対しては発明者に対価を支払う必要はあるのでしょうか？
すなわち、当初から秘匿化が前提であり企業は特許を受ける権利の承継も不要と考えている場合や、そもそも今まで特許出願を行ったこともほとんどなく、特許権の取得という意識が皆無に等しい企業は、当該発明をした発明者には対価等を与えなくてもよいのでしょうか？
特許法３５条は、特許を前提とした職務発明規定であり、秘匿化を前提とした職務発明規定ではありませんし、特許法３５条を不正競争防止法で規定されている営業秘密に援用するというような条文もありません。
そうすると、上述のような秘匿化が前提の発明をした発明者に対して対価等を与えるとする規定は現状では存在しないでしょう。
一方で、特許法３５条３項は、職務発明について契約等により使用者等（企業等）に特許を受ける権利を取得させることが定められているときには、その特許を受ける権利は使用者等に帰属することが規定されています。しかしながら、この規定は、特許を受ける権利を企業等に帰属させる規定であり、営業秘密やノウハウを企業等に帰属させる規定ではありません。
そして、不正競争防止法２条１項７号は下記のように規定しています。
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営業秘密を保有する事業者（以下「営業秘密保有者」という。）からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
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ここで、事業者（企業）そのものは発明を行わず、発明は従業員等である発明者が行うため、発明は発明者から事業者に示されるものです。そのように発明という情報の流れを理解した上で、上記７号を素直に解釈すると、発明者と事業者との関係では、当該発明者は事業者から営業秘密とする発明は示されません。であるならば、当該発明者が、自身が行った発明を例えば転職先等で開示等しても、不正競争防止法２条１項７号違反にはなりません。
さらに、発明者に対して事業者が発明に対する対価も支払わず、発明者との間で発明に対する秘密保持契約も結んでいない状態で、発明者が転職先に発明を開示し、この転職先が当該発明を使用等した場合には転職先は不正競争防止法２条１項８号違反となるのでしょうか？
すなわち、事業者が発明者に対価も支払わず、秘密保持契約も結んでいないと状況において、当該事業者と共に当該発明者もその発明の正当な保有者とも考えられるかと思います。そうすると、当該発明者による転職先への発明の開示は正当な行為であるため、この発明を転職先が使用等しても、不正競争防止法２条１項８号違反にはならない可能性があるのではないでしょうか？
弁理士による営業秘密関連情報の発信
