特許に係る技術の「実施」と営業秘密の「使用」の違い

他社が保有する特許権の侵害と他社の営業秘密の侵害とは似て非なるものです。

営業秘密の侵害が特許権の侵害と同様であると考えると、大きな間違いを犯す可能性があります。

まず、特許権の侵害とはどのようなものでしょうか。

特許権の侵害の判断は、特許請求の範囲に記載された構成要件を基準として行われます。

まず、請求項を個々の構成要件に分説し、それぞれの技術的意味を特許請求の範囲の記載、明細書、図面および出願時の技術常識を踏まえて解釈します。

次に、被疑侵害製品又は方法（イ号製品等）と各構成要件とを対比し、イ号製品等に対して各構成要件が充足されているかを検討します。この際、すべての構成要件が充足されている場合には、いわゆる文言侵害が成立します。一方で構成要件のうち一つでも充足しないものがあれば、原則として文言侵害は成立しません。

例えば、請求項１がA、B、C、Dの構成を有している場合に、この構成要件A、B、C、Dの全てをイ号製品等が充足している必要があります。仮にイ号製品等が構成要件A、B、Cを含んでいるものの、構成要件Dを含んでいなければ、これは特許権の侵害とはなりません。

また、他社の特許権と同じ効果を有して製品であり、構成要件A、B、Cを満たしているものの、構成要件Dの代わりに他社の特許請求の範囲に含まれない構成Eに置き換えられていると、この製品は侵害品となりません。

このように、特許権の侵害の有無は、特許請求の範囲の構成に基づいて厳密に判断されます。このため、他社の特許権に係る技術範囲を回避し、似て非なる技術を実施することも場合によっては容易であったりします。

さらに、特許法には以下の条文があります。

第六十九条

特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

このことは、他社の特許権に係る技術であっても、営業目的で製品を製造・販売する目的ではなく、特許発明の内容を検証したり、改良技術の開発のために実験・分析を行ったりする行為は、原則として特許権侵害にはならないというものです。

一方で、営業秘密の侵害はどうでしょうか？ここでは、中途採用者が前職企業の営業秘密を不正に自社に持ち込んだ場合を想定します。

不正競争防止法の第２条第１項第8号は下記のように規定されています。

第二条第１項第八号

その営業秘密について営業秘密不正開示行為（前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。）であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

上記規定の末尾に「開示する行為」とあります。この開示とは、不正に取得した他社の営業秘密を誰もが閲覧可能なようにサーバに保存したり、社内においてメールで送信したりする行為です。営業秘密の不正行為には、使用だけでなく、このような開示行為も含まれます。この開示行為は、特許権の侵害にはありえないものです。

さらに、営業秘密の不正使用も特許権の侵害のように厳密に判断されるものではありません。不正取得した営業秘密を参考にする程度でも不正使用になる可能性があります（大阪地裁令和２年10月１日判決（事件番号：平２８（ワ）４０２９号）。

例えば、特許権の侵害では、他社の特許権に係る技術を参考にして、特許権の技術範囲に含まれない異なる技術を新たに開発することは、特許権の侵害にはなりません。

しかしながら、他社からの不正取得した営業秘密を参考にして、異なる技術を新たに開発することは営業秘密侵害となる可能性があります。

このように、営業秘密侵害は、侵害とされる範囲が特許権侵害に比べて非常に広い可能性があります。この違いを理解せず、営業秘密侵害とされる範囲を特許権侵害と同様であると判断し、不正取得した営業秘密を開示や使用したりすると、取り返しのつかない事態になり得ます。

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判例紹介：意匠出願の「公然知られた」と出願前に取引先に送付したパンフレット

意匠や特許の出願前に取引先に出願に係る意匠等を開示する場合があります。そのような場合には、形式的には公然知られたものとなっています。一方で、開示先が秘密保持義務を有していれば公然知られたとはなっていないと考えられます。

本事件は、意匠に係る物品を瓦とする意匠権の無効審決の取消訴訟（知財高裁令和５年８月１０日　事件番号：令５（行ケ）１０００７号）に関するものです。なお、本件の意匠出願は、特許出願の一部を分割して出願変更したものです。

本事件では、原告である意匠権者が意匠出願の前に被告に対して、本件意匠に相当する部分の意匠（引用意匠）の写真等が掲載されたパンフレットを電子メールで交付していました。

そして、無効審決において、本件意匠は意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠である引用意匠（本件パンフレット等に掲載された意匠）に類似するとして無効とされました。

これに対して原告は、パンフレットを渡された被告には秘密保持義務があったので、意匠が公然知られた意匠に該当するとはいえないと反論しました。

これに対して、裁判所はまず以下のように述べています。

(1)　ある意匠が他の者に知られた場合であっても、当該者が当該意匠について秘密保持義務を負うと認められるときは、当該意匠は、いまだ意匠法３条１項１号にいう「公然知られた意匠」に該当するものではない。もっとも、当該者が当該意匠について秘密保持義務を負うといえるためには、必ずしも秘密保持義務の発生の根拠となる契約が存在することまでは必要とされず、当該者とその相手方との関係、当該者において知るに至った事項の性質及び内容等に照らし、当該者が当該意匠について秘密にすることを社会通念上求められる状況にあり、当該者がそのことを認識することができれば、当該者は、当該意匠について秘密保持義務を負うものと解するのが相当である。

そして裁判所は、以下の事実に基づいて、原告の主張を認めませんでした。すなわち、パンフレットを送付された被告には秘密保持義務はなく、本件意匠は被告にパンフレットを送付したときに公然知られたものとなり、本件意匠は無効であると判断されました。

・本件パンフレット等には、引用意匠が開発中のものであるなどの記載や本件パンフレット等が秘密情報を含むものであることを示す「部外秘」などの記載がない。

・パンフレットを添付した本件メール（平成29年2月16日送信）にも、引用意匠や本件パンフレット等を秘密扱いにするよう求めるなどする記載がない。

・原告らの各代表者から、被告の代表取締役の一人であるDが説明会（平成29年2月19日開催）において引用意匠等を公開するように依頼されていた。（意匠の原出願日は平成29年6月16日、説明会での公開は新規性喪失の例外の適用を受けていた。）

本事件は、意匠出願の出願前に取引先に開示した資料がパンフレットであったことも需要な点ではないかと思います。パンフレットは、一般的に不特定の人に配られるものです。そのようなパンフレットを秘密であるとの記載もせずに被告に渡した後に、秘密保持義務があったとするのは少々無理があるのではないかと思います。被告は以下のようにも主張しており、このような被告の主張は妥当ではないかと思います。

ア　本件パンフレット等は、その内容に照らし、「設計図面」や「装置そのもの」に該当するものではない。また、本件パンフレットには、秘密情報を含む旨の「部外秘」などの記載はない。本件パンフレットに記載された広告文言によると、本件パンフレットは、単なる広告用のチラシにすぎず、「設計図面」や「装置そのもの」に準ずるような客観的にみて営業秘密であることが明らかな公開の対象物であるということはできない。

そうすると、本件パンフレット等につき、これらが客観的にみて営業秘密であることが明らかであるということはできない。

また、被告は「本件パンフレット等は、本件発表に際して全く必要のないものであった。」とも主張しています。これに関して現代ではEメール等を使用して、情報の送受信を容易に行うことができます。このため、他社が必ずしも必要又は要求していない情報も一方的に容易に送ることができます。しかしながら、不要な情報を他社に送ったという事実をなかったことにはできません。

本事件では、被告が必要なかったと述べているパンフレットを被告に送らなければ、出願前に「公然知られた」ことにはならなかったのであり、換言すると、必要とする所に必要な情報を送り、必要としない所には情報を送らない、という情報管理が適切に行えなかったともいえます。

本事件のように、良かれと思ってのことでしょうが、自社の非公知の情報を取引先に不必要に送ったり、自社で取得した他社の非公知の情報までも取引先に送る人は現実に存在します。そのような行為は本事件のように自社の権利を失う損害を与えるような、自社にとって高いリスクのある行為となり得、注意が必要です。

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判例紹介：営業秘密であると主張された作業実績管理表の有用性について

作業実績管理表といった営業情報の有用性を否定した裁判例（大阪地裁令和３年６月２８日判決 事件番号：令２（ワ）１１８４号〔１〕 ・ 令２（ワ）１１８４号〔２〕）を紹介します。

本事件は、コンピューターに関するソフトウェアの企画や設計等を行う被告の従業員であった原告が、時間外労働を行ったとして雇用契約に基づく割増賃金等を被告に求めたものであり、反訴として被告が原告に対して営業秘密の無断持出しを主張しました。

原告は、対応日，対応時間（工数）などを記載した書式の書面（作業実績管理表）が営業秘密であるとしています。なお、本訴において、原告から作業実績管理表が証拠として提出されたことから、原告が無断でこれを持ち出したことが発覚し、それを受けて反訴を提起したと被告は主張しています。なお、本事件は、原告の主張が概ね認められています。

作業実績管理表には、会社名、労働者の氏名、就業場所、連絡先、プロジェクト名、請求時間（労働者が勤務した時間）、作業内容等又は出社時刻、退社時刻、休憩時間、実働時間、業務内容、会社名、労働者の氏名プロジェクトの名称等が記載されています。

この作業実績管理表の有用性に対して、被告は以下のように主張しました。

①作業工数が判明し、作業工数から開発費用がおよそ推定できる。

②商流及び取引関係情報が把握でき、上位の会社に直接営業をすることができる。

③どのような書式で作業を管理しているか把握できる。

④下請業者の作業内容や人手が足りているかを把握でき、下請業者に営業をかけることができる。

これに対して裁判所は、以下のように判断し、作業実績管理表の有用性を認めませんでした。

①については，作業実績管理表をみても，プロジェクトの名称や業務内容は抽象的な記載にとどまって，どのような業務を行っているのかが明らかになるとはいい難く，また，原告がどのような技術・能力を有しているのかも明らかになるとはいい難い。さらに，作業実績管理表をみても，原告以外に何名の者が当該プロジェクトに従事しているのかも明らかになるとはいい難い。以上からすれば，作業実績管理表を見たとしても，作業工数が判明するとはいい難く，ひいては，およそであれ開発費用を推定することも不可能ないし著しく困難であるというほかない。

②及び④については，作業実績管理表をみれば，確かに，契約関係にある会社名は明らかとなるとはいえるが，プロジェクトの内容や労働者の数等が明らかとならないことは上記説示のとおりである。そうすると，作業実績管理表をもって，上位の会社あるいは下請業者との営業における有意な情報が含まれているということはできない。

③については，作業実績管理表の書式は一般的な書式であって，特殊な管理方法が用いられているということはできない。

ウ　以上からすれば，結局のところ，作業実績管理表から明らかとなるのは，プロジェクトの名称等の抽象的な情報や，一人の労働者である原告が何時間労働したと申告しているかなどにとどまるというべきであり，財やサービスの生産・販売，研究開発，費用の節約，経営効率の改善等に役立つなど事業活動にとって有用な情報ということはできないから，その余の点について検討するまでもなく，作業実績管理表が営業秘密に該当するということはできない。

優れた効果が無いとして技術情報の有用性を認めなかった裁判例はいくつもありますが、営業情報というべき情報の有用性を否定した裁判例は多くないと思います。

作業実績管理表に対して裁判所は「プロジェクトの名称等の抽象的な情報や，一人の労働者である原告が何時間労働したと申告」とのような情報は、「財やサービスの生産・販売，研究開発，費用の節約，経営効率の改善等に役立つなど事業活動にとって有用な情報」ではないと判断しています。しかしながら、実際に被告会社ではこの情報を使用していたわけでしょうから、作業実績管理表は事業活動に有用な情報と言えるのではないかと思います。

本事件は、原告が時間外労働の割増賃金等を被告に求めた本訴の反訴であるという特殊性もあり、このような判断になったのでしょうか。

なお、原告は、時間外労働を行ったとして雇用契約に基づく割増賃金等を被告に求めることを目的として、作業実績管理表を持ち出したようです。ここで、不法行為として不正競争防止法２条１項７号には以下のように規定されています。

営業秘密を保有する事業者（以下「営業秘密保有者」という。）からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

すなわち、訴訟の証拠として営業秘密を使用や開示する行為は、「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的」といえるでしょうか。訴訟の証拠として営業秘密を使用等する行為は、このような目的には含まれないのではないでしょうか。

そうであれば、作業実績管理表に営業秘密性が認められたとしても、原告の行為は被告の営業秘密侵害とはならないようにも思います。

また、裁判所は「作業実績管理表の書式は一般的な書式であって，特殊な管理方法が用いられているということはできない。」と述べています。これについては、有用性の観点よりも非公知性の観点から否定してもよいのではないかとも思います。

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