営業秘密関連ニュース

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2021年5月23日日曜日

判例紹介:営業秘密の帰属について

営業秘密が企業だけでなく当該営業秘密を創出した従業員にも帰属するか否かは、不正競争防止法に営業秘密が規定された当初から議論になっていました。この理由の一つには、営業秘密の帰属について不正競争防止法では明確に規定されていないためです。
そして、あまり多くないものの裁判でも争点になる場合もあり、その帰属は企業にあるとの結論が全てです。


今回紹介する裁判例は東京地裁令和2年6月11日(平成30年(ワ)20111号)です。
本事件の原告は保険代理店であり、被告は訴外AIU保険会社を退職後にAIU保険会社の紹介により原告に入社しました。被告は、AIU保険会社において開拓した顧客を原告在職時にも担当していましたが、その後、原告を退職し、損害保険や生命保険の募集等に関する業務を行う訴外会社に就職しました。
そして、被告が原告を退職した後、被告がAIU保険会社において開拓した顧客の情報(本件顧客情報1)の写真を原告の従業員であったBがLINEを通して被告へ送付しました。なお、この顧客情報1の各顧客はAIU保険会社に対して20万3505円を支払うことにより、原告が保険代理店として同各顧客を担当することとなったものです。


この本件顧客情報1に対して被告は、”本件顧客情報1の各顧客は,被告が自らの人脈で開拓した顧客であるから,本件顧客情報1は被告に帰属するものであり,被告は,各顧客の了承の下,これを原告に提供したにすぎない。”と主張しました。

この被告の主張は理解できなくもありません。
そもそも本件顧客情報1は被告がAIU保険会社の元で開拓した顧客の情報であり、被告が原告の元で開拓した顧客の情報ではありません。そして原告はAIU保険会社から20万3505円を支払うことで本件顧客情報1の顧客を担当するになったものです。
そうすると、原告はこの本件顧客情報1を確かに保有しているものの、被告はもともとAIU保険会社にて当該顧客を開拓したのであるから、本件顧客情報1は被告にも帰属するという考えもあり得るようにも思えます。

これに対して裁判所は、下記のように本件顧客情報は原告に帰属すると判断しました。
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・・・本件顧客情報1は,その各顧客に係る契約を取り扱う主体である原告に帰属するものであると認めるのが相当というべきである。
この点,被告は,本件顧客情報1の各顧客は,被告が自らの人脈で開拓した顧客であるから,本件顧客情報1は被告に帰属するものであると主張する。しかし,上述のとおり,本件顧客情報1は,あくまで保険契約に係る情報を含むものであり,私的に管理している情報とは区別されるべきものであるから,原告が取り扱う保険契約に係る情報をも含む本件顧客情報1が,原告の一従業員であった被告個人に帰属するものとはおよそ認めることができない。
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このように裁判所は、"保険契約に係る情報を含む"という理由から本件顧客情報1は被告に帰属しないと認定しています。
この”保険契約に係る情報を含む”とは、”各顧客に係る契約を取り扱う主体である原告”とのように裁判所が認定していることからも、”原告の業務に係る情報を含む”との意味でしょう。

そうすると、原告が保有している営業秘密であっても、当該営業秘密が示す情報と原告の業務との関係によっては、当該営業秘密を創出した従業員にも帰属する可能性があるのではないでしょうか。
すなわち、企業の業務とは直接的に関係のない情報は、当該営業秘密を創出した従業員にも帰属する可能性があるのではないでしょうか。

とはいえ、企業が保有する営業秘密はそのほとんどが企業の業務に係る情報でしょうから、営業秘密のほとんどは、当該営業秘密を創出した従業員に帰属することなく企業にのみ帰属するのでしょう。

しかしながら、例えば、従業員がした発明によっては未だ当該企業の業務となっておらず、当該従業員自身の発案により、オリジナル性が高いものである場合もあります。そうすると、このような発明を営業秘密として企業が管理すると、当該企業だけでなく、当該発明を創出した従業員にも帰属する可能性があるのではないでしょうか。
また、従業員が発案した新規な(従業員が所属する企業で未だ行っていない)ビジネスモデル等も、当該ビジネスモデルを創出した従業員にも帰属する可能性があるようにも思えます。
このように、営業秘密が企業だけでなく当該営業秘密を創出した従業員にも帰属するか否かは、その営業秘密の内容によって変わるのではないでしょうか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2021年3月14日日曜日

営業秘密侵害における民事訴訟の損害賠償額

営業秘密を侵害した個人は、刑事責任や民事責任を負うことになります。
刑事責任は、侵害者が刑事罰を受けることになります。
下記が過去にあった刑事罰の一例です。
営業秘密の侵害では、そのほとんどの懲役刑に執行猶予がついています。
しかしながら、中には執行猶予がない懲役刑が課される場合もあります。


上記のように刑事責任は懲役刑や罰金刑が課される可能性が有ります。
一方、民事責任はどのようなものでしょうか?
民事責任は、当該侵害によって営業秘密の保有者(保有企業)に与えた損害の賠償や、持ち出した営業秘密の使用又は開示をしてはならないという差し止め、持ち出した営業秘密の廃棄等です。このうち、個人が現実に負うものは損害賠償でしょう。

では、損害賠償はどのくらいになる場合があるのでしょうか?
それはケースバイケースですが、中には相当高額になる場合もあります。
その理由は、営業秘密が不正使用されたことにより、当該営業秘密の保有企業が受ける損害が莫大なものになる場合があるからです。
以下に、個人が負った損害額のいくつかを紹介します。

(1)500万円 
アルミナ繊維事件
大阪地裁平成29年10月19日判決(平成27年(ワ)第4169号)

本事件は、原告企業の元従業員であった被告が原告企業の営業秘密であるアルミナ繊維に関する技術情報等を持ち出し、これを転職先の競業会社で開示又は使用するおそれがあるとして原告企業が訴訟を提起したものです。
本事件では、原告企業は営業秘密の使用等による損害を主張していませんが、弁護士費用等として1200万円を損害額として主張し、このうち500万円の損害が認められました。


(2)1815万円(被告会社と被告個人とでの連帯)
リフォーム事業情報流出事件
大阪地裁令和2年10月1日判決(平成28年(ワ)4029号)

本事件は、家電小売り業の原告の元従業員(被告個人)がリフォーム事業に係る営業秘密を転職先である被告会社へ持ち出したというものです。
損害額の内訳は、営業秘密の使用が1500万円、本事件に関する調査に関する外部委託費用が150万円、弁護士費用が165万円、合計で1815万円です。被告会社と被告個人との連帯で支払い義務がありますので、半額ずつ支払うのでしょうか。
なお、本事件は元従業員に対して刑事告訴もされており、この被告個人は上記一覧表のように有罪判決(懲役2年 執行猶予3年 罰金100万円)となっています。また、被告個人は刑事事件の起訴時において無職となっており、起訴時には既に被告会社には在籍していなかったようです。


(3)2239万6000円 
生産菌製造ノウハウ事件
東京地裁平成22年4月28日判決(平成18年(ワ)第29160号)

本事件は、原告が保有する営業秘密である本件生産菌(コエンザイムQ10)を被告が退職時に持ち出したというものです。なお、被告は、原告企業を退職後に、被告企業(被告が設立)の代表取締役となっています。
上記金額は、原告企業の就業規則に「会社は,退職者が在職中に行った背信行為が発覚した場合,あるいは退職者が退職後に会社の機密漏洩等の背信行為を行った場合,すでに支給した退職金・退職年金を返還させ,以後の退職年金の不支給または減額の措置をとることができる。」と規定されていることを根拠としています。
すなわち、被告による営業秘密の持ち出し等が原告に対する背信行為であり、退職金の一部の返還義務があるとされました。
そして、原告は、被告に対して退職金として2495万1148円(原告拠出分2239万6000円及び被告C積立分255万5148円)を支給したことから、被告は、原告拠出分2239万6000円の返還義務が生じ、退職金のほとんどを失うことになりました。


(4)10億2300万円 新日鉄営業秘密流出事件
知財高裁令和2年1月31日判決(令和元年(ネ)10044号)

本事件は、新日鉄が保有する電磁鋼板の技術情報を韓国のPOSCOに不正に開示したとして、新日鉄の元従業員に対して新日鉄が民事訴訟を提起したものです。
本事件に関連して新日鉄とPOSCOとの間で和解が成立しており、和解金が300億円とも言われています。この和解金からして、新日鉄が負った損害は莫大な金額であったのでしょう。
当然、その責任は営業秘密を持ち出した個人にもあります。電磁鋼板の営業秘密を持ち出した元従業員は複数いたようであり、その多くは新日鉄との間で和解を成立させて判決にまで至っていなかったようですが、本事件では判決にまで至り、地裁でも10億円、高裁でも10億円の損害額を被告個人が負うことになりました。

営業秘密の不正な持ち出しは、転職時や起業時に生じ易く、営業秘密の不正な持ち出しが違法であることを認識していないと行ってしまう可能性が有ります。
このため、営業秘密の不正な持ち出し、使用、開示は、上記のように刑事責任や民事責任を負う可能性が有ることを認識する必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2021年2月7日日曜日

<営業秘密の不正使用の範囲は?>

営業秘密の使用とはどういった行為をいうのでしょうか?
逐条解説 不正競争防止法のp.89-p.90には、「営業秘密の「使用」とは、営業秘密の本来の使用目的に沿って行われ、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為を意味する。具体的には、自社製品の製造や研究開発等の実施のために、他社製品の製造方法に関する技術情報である営業秘密を直接使用する行為や、事業活動等の実施のために、他社が行った市場調査データである営業秘密を参考とする行為等が考えられる。」とあります。

上記のように営業秘密の使用は「直接」使用する行為の他、「参考」として使用する行為も含まれるようです。

ここで大阪地裁令和2年10月1日判決(事件番号:平28(ワ)4029号)において裁判所は下記のように述べています。なお、この裁判例は、家電小売り業のエディオン(原告)の元従業員がリフォーム事業に係る営業秘密を転職先である上新電機(被告会社)へ持ち出した事件の民事訴訟であり、この事件は刑事事件にもなっており、この元従業員は有罪判決となっています。
・参考:過去の営業秘密流出事件<リフォーム事業情報流出事件> 

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営業秘密を「使用して作成された」か否かの判断に当たっては,廃棄対象となる媒体が,原告の保有する営業秘密に依拠し,何らかの形でこれを内容的に変容した情報を化体しているか否かの判断を要することになる(・・・)。しかるに,「使用」に当たる態様としては,例えば営業秘密を参考資料として参照したにとどまり,その結果作成された情報そのものからは営業秘密の使用が客観的にはうかがわれないような場合も含まれ得る。このように,「使用」につき多様な態様を想定し得ることに鑑みると,上記判断は,場合によっては著しい困難を伴うことともなりかねない。
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上記のように、営業秘密の「使用」は多様な態様が想定されるようです。
しかしながら、裁判所が述べているように、不正に持ち出された営業秘密が「参考」として使用された場合には、不正に使用されたということを立証することは難しいでしょう。

エディオンと上新電機との事件では、被告である元従業員が被告会社においてパッケージリフォーム商品の商品開発や仕入交渉等を単独で担当するとともに、原告の標準構成明細を使用して本件比較表及びこれに添付された標準構成明細を作成し、さらに、原告の標準構成明細の書式を使用して被告会社の標準構成明細のテンプレートを作成したようです。そして、当該テンプレートは、原告の標準構成明細の書式とかなりの程度類似する上、その備考欄上部の記載は、これが原告の標準構成明細の書式をもとに作成されたことをうかがわせるものとのことです。
そして、被告である元従業員も、当該テンプレート作成に当たり表としては原告の標準構成明細を使用したことを認めているので、裁判所は、この元従業員が原告の営業秘密を使用したと認めています。

このように、本事件では、原告の営業秘密を参考にしたという”証拠”が被告が作成した標準構成明細書に残っていたため、被告による原告の営業秘密の不正使用の認定が可能でした。
しかしながら、不法行為の証拠が残らないように、巧みに営業秘密を不正使用するような人もいるかもしれません。
このため、もし可能であるならば、自社の営業秘密にはそれが自社のものであると分かるような特異な”印”を設けることが好ましいと思われます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年12月13日日曜日

判例紹介:特許権ラインセンスと共に開示した技術情報について

今回は、特許権を他社にライセンスすると共に当該特許権に係る製品を製造するために開示した技術情報の取り扱いについての裁判例(大阪地裁令和1年10月3日判決(平成28年(ワ)3928号))です。

被告は、原告のトランスに係る特許権のライセンス(本件各基本契約)をノウハウ(本件技術情報)の開示と共に受けました。そして、被告は、特許権が消滅したため本件各基本契約は終了し、本件技術情報にはWBトランスを分解すれば誰でも知り得る情報しか含まれておらず、すでに公知であることを理由にロイヤルティの支払を拒む旨を原告に通告しました。

これに対して原告は、被告らは本件技術情報に対するロイヤルティの支払義務を負っているのに、ロイヤルティの支払を予め拒絶しているとして催告を経ず、被告らの債務不履行を理由に本件各基本契約を解除した旨を主張し、ランニングロイヤルティの不払いその他本件各基本契約の債務不履行があったと主張しています。

具体的には原告は、本件技術情報である技術資料中に、トランスの製作品を用いて計測した実測値が記載されており、「WBトランスの設計作業において,最低限,①一次巻数,②二次巻数(一次巻数に特定の数値を乗じた数値),③一次巻線径,④二次巻線径を算出する必要があるところ,これらは,原告から開示された数値(本件技術資料中,電気設計一覧表及び電気設計書に記載。)がなければ被告らにおいて算出することができない」と主張しました。


これに対して裁判所は、以下のように判断しました。
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本件技術資料中の電気設計一覧表及び電気設計書において開示された数値は,試作品における実測値にすぎず,被告らにおいても,独自に計測・算出したり,製造元に問い合わせて確認したり,WBトランスの完成品を用いて測定したりすることが可能であったものであるから,原告からの開示がなければWBトランスの設計・製造が不可能であったものとはいえない。
・・・
コイルボビン及びWBトランスの外径寸法や重量は,パンフレットを参照したり,WBトランスの完成品を測定したりすることにより容易に得られる値である(甲57,乙3)。
巻線計画等についても,原告から開示された数値によらなくても,被告らにおいて,使用するコイルボビンの凹状溝の幅と,選択した銅線の径から巻数を算出し,上記のとおり算出された一次巻数及び二次巻数まで,整列巻で巻き回していくことは可能であると考えられる。
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そして、裁判所は以下のように「まとめ」ています。
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(イ) ・・・、本件技術情報の開示を受けなければWBトランスを製造することができないといった事情までは認められず,本件技術情報がWBトランスの製造に必須であることを前提に,本件各基本契約の性質を考えることはできない。
(ウ) また,本件技術情報に記載された数値は,物理的に測定したり,計算によって求めることができるものと考えられるから,WBトランスが市場に出回り,リバースエンジニアリングを行って計測等ができるようになった段階で,公知になるといわざるを得ない。
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このように、裁判所は、特許権のライセンスと共に原告から被告に開示された技術情報は、既に公知である又は製品をリバースエンジニアリングによって知り得る情報であるとして、その営業秘密性を認めず、これにより原告の主張を認めませんでした。

一方で、裁判所は下記のようなことも述べています。
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本件各特許権の明細書等を参照し,流通に置かれたWBトランスに対するリバースエンジニアリングを行ってもなお解明することができず,原告よりその開示を受けない限り,WBトランスの製造はできないというようなノウハウが,本件技術情報に含まれていると認めるべき証拠は提出されていない。
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すなわち、製品のリバースエンジニアリングによってもノウハウが非公知性を喪失せず、当該ノウハウを用いないと製造できないようなノウハウは、特許権が消滅しても保護の対象となり、ロイヤリティの対象となる、ということでしょう。

一般的に、特許権をライセンスする際には、当該特許権に係る製品の製造のためのノウハウも開示することが多いかと思います。
その際、ライセンシーは、開示されたノウハウが一体どのような性質の情報であるのか?もしかしたら、特許権が消滅した後でも、ライセンサーがノウハウに対して継続的にロイヤリティーの支払いを求める可能性が有る情報であるか否かを見極める必要があるかと思います。

また、ライセンサーも同様です。自身が開示するノウハウがどのような性質のものであるかを見極めなければならないでしう。さらに、特許出願の明細書に記載の内容も重要です。特許性が有りそうだからとして、本来開示する必要がない情報(例えば従属項となるような情報)までも開示するよりも、営業秘密として管理する方がよい場合もあるでしょう。技術情報を特許出願をすると公開されるので、再び秘匿化はできません。この認識は強く持つ必要があるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年10月25日日曜日

情報の集合体に対する有用性判断

既知の情報は、営業秘密で言うところの非公知性を喪失しているため、営業秘密としては認められません。
一方で、既知の情報であってもそれが多数の集合体であれば、その集合体には非公知性と共に有用性が認められ営業秘密としての保護を受けられる可能性が有ります。その典型例が顧客情報でしょう。

しかしながら、分類、区別、加工等が行われていない単なる情報の集合体に対しては、営業秘密で言うところの有用性が認められない可能性が有ります。
例えば、東京地裁平成27年10月22日判決(平26(ワ)6372号)では、名刺帳の営業秘密性について、裁判所は以下のように判断しています。なお、本事件では、原告会社の元従業員が被告であり、この名刺帳を不正に持ち出したと原告会社は主張しています。

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本件名刺帳に収納された2639枚の名刺を集合体としてみた場合には非公知性を認める余地があるとしても,本件名刺帳は,上記認定事実によれば,被告Aが入手した名刺を会社別に分類して収納したにとどまるのであって,当該会社と原告の間の取引の有無による区別もなく,取引内容ないし今後の取引見込み等に関する記載もなく,また,古い名刺も含まれ,情報の更新もされていないものと解される(甲16参照)。これに加え,原告においては顧客リストが本件名刺帳とは別途作成されていたというのであるから,原告がその事業活動に有用な顧客に関する営業上の情報として管理していたのは上記顧客リストであったというべきである。そうすると,名刺帳について顧客名簿に類するような有用性を認め得る場合があるとしても,本件名刺帳については,有用性があると認めることはできない。
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このように裁判所は、情報の集合体には非公知性が認められるとしても、事業活動に利用可能な程度まで名刺を区別していたり、情報の追加や更新等がなされていなければ、有用性は認められないと判断しているようです。
一方で、原告会社が別途作成及び管理していた顧客リストについては、その有用性を認めていますが、被告はこの顧客リストは持ち出しておりません。


ちなみに、名刺そのものは一般的に入手が難しいものであり、そのものが非公知性を有しているとも考えられます。しかしながら、この裁判例では名刺の営業秘密性についても以下のように判断し、その営業秘密性を否定しています。

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原告は,本件名刺帳に収納された名刺に記載された情報が原告の営業秘密に当たる旨主張するが,名刺は他人に対して氏名,会社名,所属部署,連絡先等を知らせることを目的として交付されるものであるから,その性質上,これに記載された情報が非公知であると認めることはできない。
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以上のように、単なる情報の集合体であって、そのままでは利用価値がないようなものは、営業秘密としての有用性が認められない可能性が有ります。

では、技術情報でもある実験結果の生データはどうなるのでしょうか?
一般的に生データを処理することで実験結果が判断されます。すなわち、生データそのものだけでは、例えば不要なデータが含まれている等して実験結果を判断することができない場合があり、事業活動に有用とは言えないかもしれません。
また、ビッグデータと呼ばれる情報はどうなのでしょうか?
たとえば、多数の自動車の走行履歴は、それから分類や区別等の処理が行われることで、事業活動に有用なデータが抽出されるものでしょう。

このように、多数の情報の集合体であっても、処理(加工)後では事業活動に有用と判断されても、処理(加工)前では事業に有用でないと判断されてしまう余地があるようにも思えます。
しかしながら、処理(加工)前の情報の集合体であれば、それを処理(加工)することで有用な情報にすることができます。そうであれば、情報の集合体であって非公知であれば、その有用性が認められてもよい気がします。

結局、当該情報の集合体がどのようなものなのか、どのような利用価値があるのかによって、すなわちケースバイケースで判断が変わるとは思いますが、今後、このようなことが争われる可能性もあるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年9月20日日曜日

判例紹介:日本ペイントデータ流出事件の刑事事件判決 -リバースエンジニアリングー

日本ペイントデータ流出事件の刑事事件判決(名古屋地裁令和2年3月27日 平28(わ)471号 ・ 平28(わ)662号)の続きです。この事件において日本ペイントの営業秘密を持ち出したとされた被告人は、一審地裁判決では懲役2年6月(執行猶予3年)及び罰金120万円となっています。

この事件は、塗料の製造販売等を目的とする当時の日本ペイント株式会社(判決文ではa社)の子会社であるb株式会社の汎用技術部部長等として、被告人が商品開発等の業務に従事していました。そして、被告人は、a社の競合他社である菊水化学工業株式会社(判決文ではc社)にa社の営業秘密を漏えいし、自身もc社の取締役に就任したというものです。なお、被告人は、a社の元執行役員でもあったようです。

本事件において検察官は、本件情報(塗料の原料及び配合量)は塗料製造において重要な漏洩の許されない非公開情報として管理されており、リバースエンジニアリングや特許公報等によっても本件各塗料の具体的な配合情報は特定できないので、本件情報には非公知性が認められる旨主張しました。
一方で、弁護人(被告)は、リバースエンジニアリングにより本件各塗料と同程度の品質が再現できる程度に配合情報を分析できる等を主張し、本件情報には非公知性が認められないと反論しました。

この結論としては、裁判所は本件情報の非公知性を認めています。
理由は以下の通りです。なお、塗料の分析は被告人の転職先であるc社がd社に依頼して行っています。すなわち、c社は原告である検察に対して協力的であったことがうかがわれます。
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塗料を各種の方法で分析すると,塗料を構成する樹脂がどのようなもので構成されているか,塗料を構成する顔料にどのような金属が入っているかなどは分析できるものの,塗料を構成する具体的な原料及び配合量まで特定することは困難である。c社が株式会社d(以下「d社」という。)に対して依頼したc社の塗料「●●」の分析結果をみても,XRD(広角X線回析法)によって明らかになったのは,塗料に含まれる無機成分とその定量値であり,STEM(走査透過電子顕微鏡法)-EDX(エネルギー分散型X線分光法)によって明らかになったのは,塗料中の無機成分の粒子を構成する金属の種類や粒子の大きさであって,これらの結果から塗料の原料及び配合量を具体的に特定することはできない。また,d社が行ったその他の検査,IR(赤外分光光度計による分析),熱分解GC/MS測定及び固体NMR測定によって明らかになったのは,塗料に含まれる樹脂成分を構成するモノマー及びその構成比であり,塗料に含まれる樹脂について,その原料及び配合量が具体的に特定された訳ではない。
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これに対して弁護人は、本件各塗料の配合情報はリバースエンジニアリングによって多額の費用や長時間を要することなく特定が可能であると主張しました。この主張は、営業秘密における非公知性がリバースエンジニアリングによって喪失したか否かの判断基準となっており、当然の主張でしょう。
しかしながら、裁判所は以下のように弁護人の主張を認めませんでした。なお、下記に登場するEはb社の代表取締役であり、Fはc社の元従業員です。
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塗料の分析は,専門的知見を有する者が,相当高額の専門機器を用いて初めて行えるものであり,実際に,c社では,100万円の費用を掛けてd社に分析を依頼している。Fの証言によると,c社では,STEM-EDXの測定や固体NMR測定等においてd社と同レベルの分析は行えないことが認められる上,EとFの証言によると,d社の分析では,樹脂の構成や顔料の成分とその定量値は明らかになったものの,具体的な原料やその配合量までは特定できなかったと認められる。また,d社はXRDの報告書を作成するのに1か月以上の期間を要している。そうすると,リバースエンジニアリングによって本件各塗料の配合情報について具体的な原料やその配合量まで特定することは,不可能とまでは断定できないにしても,そのためには相当高額の費用と相当な期間をかけることが必要であると認められる。したがって,リバースエンジニアリングによっても容易に本件情報を知ることができるとはいえず,本件情報の非公知性は失われない。
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なお、上記に対して弁護人は、塗料の分析に100万円程度の費用を掛けたとしても、a社のような大手の塗料メーカーにとってはそれほど高額ではないとも主張しています。
この主張について、私もリバースエンジニアリングの費用が高額か否かは、リバースエンジニアリングを行う企業規模によってその基準が変わる可能性が有るのではないかとも思っていました。なおa社は、ウィキペディアによると資本金7億3900万円であり、2019年の売上高は646億4400万円であり、100万円の費用は大したことはないとも思えます。

これに対して裁判所は以下のように判断しています。
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本件各塗料の配合情報を特定することが容易かどうかの判断は,c社がd社に支払った費用の金額だけで決まるものではなく,前記のとおり必要な分析に要する費用や期間,労力などを総合的に考慮して判断されるべきである。この点をEらの証言やd社の分析結果等を踏まえて検討すると,前記のとおり,本件情報は容易に知ることができるものとはいえない。
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このように、リバースエンジニアリングが容易であるか否かは実際に支払った費用のみで決まるのではなく、総合的に判断されるものと裁判所は判示しました。
なお上記のように証人の証言でも「樹脂の構成や顔料の成分とその定量値は明らかになったものの、具体的な原料やその配合量までは特定できなかった。」とあります。すなわち、本事件ではリバースエンジニアリングによって塗料の情報の一部は明らかになっておらず、リバースエンジニアリングによる分析結果に基づいて原料や配合量を特定することは不可能ではないとしても、さらなる費用と期間を要することが示唆されています。

物質の組成等を営業秘密とした場合における過去の裁判例としては、錫合金組成事件がありました。この事件では、錫合金の組成がリバースエンジニアリングによって特定できるとしてその非公知性が認められませんでした。
一方で今回の事件では、塗料の組成等がリバースエンジニアリングよっても特定できず、非公知性が認められるというものです。
錫合金は無機材料、塗料は有機材料という違いがあり、リバースエンジニアリングよる組成等の特定の困難さも異なるでしょう。この二つの裁判例から、物質の組成を営業秘密とする場合のリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断基準がある程度明確になってきたかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年7月30日木曜日

判例紹介:営業秘密(技術情報)の特定について

本ブログでは、度々、営業秘密はまずその特定が重要であることを述べてきました。
特に、技術情報を営業秘密とする場合において、当該技術情報が特定されていないと、秘密管理性、有用性、非公知性の判断が裁判所が行うことなく、原告(営業秘密が侵害されたと主張する者)が敗訴する場合が散見されます。

今回紹介する裁判例(大阪地裁令和2年3月26日判決 平30(ワ)6183号 ・ 平30(ワ)9966号)もそのようなものです。


本事件は、原告は被告との間でOEM販売契約を結んでいましたが、原告は被告に対して同契約の解除に伴う原状回復請求権に基づき、支払い済み代金の一部の返還等を求めたものです。これに対し、被告は反訴として特許権の侵害や不競法に基づく損害賠償を求めました。すなわち、本事件は、被告が原告による営業秘密の不正使用等を主張しています。


被告は、自身の保有する営業秘密として「本件OEM契約では,「製品に関する技術情報」についての秘密保持が規定され,第三者への秘密漏洩を禁止し(16条),被告の同意なき成分分析も禁止されている(15条)。セルフィールの成分,成分の含有割合及びそのバランス(ただし,本件特許の特許公報記載のものを除く。)は上記情報に当たる。」とのように主張しています。


なお、セルフィールは、天然土壌由来の無機化合物(鉄化合物,アルミニウム化合物,カリウム化合物,チタン化合物)を含有する無色透明・無臭の水溶液です。
そして、原告は、被告から本件OEM契約に基づきセルフィールを購入し、これを繊維関連の顧客に原液のまま販売したり、繊維に加工するために必要な調合を施した水溶液を販売したり、セルフィールを使用して原告が加工した繊維製品を第三者に販売したりしていたようです。



このような被告の営業秘密に対する主張に対して、裁判所は以下のように判断しています。
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被告は,営業秘密の内容として,本件特許の特許公報記載のものを除くセルフィールの成分,成分の含有割合及びそのバランスであると主張するものの,その具体的内容は明らかにしない。この程度の特定では,当該情報の有用性その他「営業秘密」の要件の有無や,当該情報と原告が取得等したとされる情報との同一性等を判断することは不可能又は著しく困難である。その意味で,被告の主張は,不正取得等されたという情報の特定の点で十分とはいえない。したがって,被告主張の情報が営業秘密に該当するとは認められない。
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被告としては、特許公報にセルフィールの成分が公開されているため、セルフィールの成分が営業秘密であると主張しても、非公知性を満たさないと判断されるであろうから、「特許公報記載のものを除く」セルフィールの成分が営業秘密であると主張したのだと思われます。
このような主張は、やや苦し紛れにも思えますが、やはりこの程度の主張では営業秘密の具体的内容は明らかにされていない、との裁判所の判断は妥当であると思われます。

この裁判例のように、営業秘密はその具体的な内容は特定されなければなりません。換言すると、具体的な内容が特定されていない情報は、営業秘密とはなり得ません。
情報を営業秘密とする場合には、このことを常に念頭に置き、当該情報の具体的な内容が特定できているかを意識する必要があるでしょう。
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年4月18日土曜日

ー判例紹介ー 新日鉄営業秘密流出事件の知財高裁判決

新日鉄(現日本製鉄)からの電磁鋼板に関する技術情報の流出事件の知財高裁判決(知財高裁令和2年1月31日判決 令和元年(ネ)10044号)です。

本事件は、地裁判決において、電磁鋼板の技術情報を韓国のPOSCOに不正に開示したとして、新日鉄の元従業員に対する約10億円の損害賠償請求が認められた事件です。
結論から言いますと、元従業員による控訴は棄却されました。

知財高裁の判決文は地裁もそうでしたが黒塗り箇所が非常に多く、詳細な内容は判然としませんが、控訴人である元従業員の主な主張としては、控訴人は電磁鋼板の技術情報を漏えいしていないというものと、技術情報が非公知性を有していないということのようです。

まず、元従業員が漏えいそのものをしていないという主張については、元従業員が様々な証拠をあげたようですが(黒塗りが多く詳細は不明です。)、裁判所はそれを認めませんでした。
なお、少々参考になるかなと思われることとしては、下記のような裁判所の判断がありました。
「控訴人が挙げるA作成の陳述書(乙4,12),B作成の陳述書(乙5)及びC作成の陳述書(乙6)中には,控訴人が本件技術情報のPOSCOへの不正開示行為を行っているところを見たことはない旨などが記載されているが,他方で,控訴人が本件技術情報の不正開示行為を行った事実を否定する具体的な事情の記載はないから,上記各陳述書は●●●●●●●●●●●●●●●●を揺るがすものではない。」
詳細は不明ですが、おそらく控訴人は、元同僚と思われるA,Bによる「控訴人が本件技術情報のPOSCOへの不正開示行為を行っているところを見たことはない」との趣旨が記載された陳述書も提出したようです。しかしながら、流石にこれだけでは、原判決を覆すことはできず、裁判所は「控訴人が本件技術情報の不正開示行為を行った事実を否定する具体的な事情の記載はない」として控訴人の主張を認めませんでした。



一方、電磁鋼板の技術情報に対する非公知性喪失の主張ですが、控訴人は多くの公知文献を挙げて非公知性の主張を行いました。これは、特許でいうところの新規性の争いと同様でしょうが、やはり黒塗りの箇所がほとんどであり、当然ながら電磁鋼板の技術情報の詳細もわからないため、裁判所の判断の適否を検討することもできません。

そのような中でも裁判所は、下記のようにも判断しています。
「本件技術情報は,電磁鋼板の生産現場で採用されている具体的条件を含むものであり,乙11記載の公知文献等に記載されている研究開発段階の製造条件とは,技術的位置付けが異なる。また,乙11記載の公知文献等に記載されている製造条件は,文献毎にばらつきがあったり,一定の数値範囲を記載するにとどまるものである。そして,電磁鋼板は多段階工程で製造され,高品質の電磁鋼板を製造するためには,各工程の最適条件の組合せが必要とされるのであって,一工程の一条件のみでは高品質の電磁鋼板を製造することはできない
したがって,乙11記載の公知文献等に本件技術情報の具体的な条件を含む記載があるというだけでは,生産現場で実際に採用されている具体的な条件を推知することはできず,非公知性は失われていないというべきである。 」

上記のうち「技術的位置付けが異なる」とは具体的にどのようなことであるかは不明ですが、想像するに乙11の公知文献には、電磁鋼板の製造条件と同様の条件が記載されていおり、その当該条件が乙11と電磁鋼板の製造とでは作用効果が異なるということなのかもしれません。
また、「乙11記載の公知文献等に記載されている製造条件は,文献毎にばらつきがあったり,一定の数値範囲を記載するにとどまるものである。・・・高品質の電磁鋼板を製造するためには,各工程の最適条件の組合せが必要とされるのであって,一工程の一条件のみでは高品質の電磁鋼板を製造することはできない。」との裁判所の判断からは、公知文献に一部の条件が記載されているとしても、「最適条件の組合せ」の非公知性を否定するものではないということが分かります。当然といえば、それまでですが、営業秘密の非公知性を否定するのであれば、全く同一の情報が記載されている公知文献等が必要でしょう。

本事件は、知財業界でもよく知られた事件でありますが、黒塗り箇所が非常に多く内容が判然としません。営業秘密侵害事件なので、必然的に黒塗り部分が多くなるのは必然ですが、非公知性や有用性に対しては裁判所がどのような技術的な判断をしたのかをやはり知りたいところです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年8月1日木曜日

ー判例紹介ー 新日鉄からPOSCOへの営業秘密流出に関する民事訴訟

あまり話題になっていなかったようですが、有名な営業秘密流出事件である新日鉄から韓国のPOSCOへ電磁鋼板に係る営業秘密が流出した事件の民事訴訟の地裁判決(東京地裁平成31年4月24日判決 事件番号:平29(ワ)29604号)がでています。
被告は、新日鉄の元従業員です。報道では、複数の元従業員との和解が成立したともありましたが、和解に至っていなかった元従業員もいたようですね。
なお、この事件は、新日鉄とPOSCOとの間では和解(和解金300億円)が成立しています。

参考:過去の営業秘密流出事件 新日鉄電磁鋼板情報流出事件

本事件は、新日鉄の主張を裁判所が認め、損害賠償金額は弁護士費用相当額9300万円を含む10億2300万円という、個人に対するものとしては驚きの金額です。
なお、この金額は、新日鉄の請求金額と同じであり、裁判所は全面的に新日鉄の主張を認めたようです。

ちなみに、本訴訟によって、原告等を退職後に被告がコンサルタント料として受け取ったと思われる金額も一部明確になっており、それは下記のようなものです。一見したところ、3000万円といった記述もあり、なかなかの金額ですが、当然、損害賠償金には遠く及びません。

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表面処理技術に関して,被告が●(省略)●に対してコンサルタント業務を行う旨のコンサルタント業務委託契約を締結した。
契約期間 平成17年4月から平成18年3月まで 
契約金額 180万円(月額15万円)
契約期間 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 
契約金額 240万円(月額20万円)
契約期間 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
契約金額 504万円(月額42万円)
被告は,●(省略)●においても勤務し,上記⑶の●(省略)●からのコンサルタント業務委託料を含め,●(省略)●から合計で約3000万円の支払を受けた。
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なお、被告も当該情報が営業秘密の三要件を満たしていないことを、それなりに主張しています。
特に本件は技術情報に係るものですので、被告は特許文献を挙げて非公知性がないことを主張したようですが、下記のように裁判所は被告の主張を認めませんでした。
まあ主張の内容からして、被告にとっては苦し紛れの主張だったのでしょう。

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本件技術情報は,その内容からして,原告の管理下以外では一般的に入手できない状態にある情報であるから,公然と知られていない技術情報であると認められる。
これに対して,被告は,本件技術情報には,公知文献等に記載された情報が含まれており,非公知性は認められない旨を主張する。しかしながら,被告が本件技術情報1について指摘する公知文献は何ら証拠提出されていないから,同主張はそもそも失当である上,被告が指摘する特許第2749783号公報及び特開2002-309378号公報について,原告が自認する記載内容を見ても,本件技術情報1である,方向性電磁鋼板の●(省略)●に関する情報が,実務的な有用性を持つまとまりを持った情報として公開されていたと認めるに足りないから,被告の主張は採用することができない。
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被告人は既に控訴していると思われますが、当該技術情報が営業秘密で無いとのような逆転判決はないでしょうから、控訴したとしても良くて損害賠償金の減額にとどまるでしょう。しかしながら、そもそもが10億円という金額ですから、減額されたとしてもやはり支払うことができない金額になるのでしょう。

このように、営業秘密侵害は、個人に対しても民事責任及び刑事責任を問われます。
そして、転職時に営業秘密を持ち出して被告となった場合には、転職先も被告になる可能性があります。
また、転職先が被告にならない場合は、元従業員である被告人は自身のみで民事訴訟等に対応せざる負えず、相当の負担になるかと思います。
さらに、持ち出した営業秘密が原告にとって相当に重要であった場合には、今回のように支払いことが不可能と思えるほどの損害賠償金として支払わなくてはなりません。

営業秘密の不正取得や不正使用は、このような当方もないリスクを抱える行為であることを誰もが知るべきでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年7月4日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密と認められなかった情報の使用は不法行為になるのか?

営業秘密の民事訴訟には様々な事例があります。
例えば、営業秘密と主張する情報を訴訟の相手が利用したとしても、営業秘密侵害とは判断されない場合もあります。その理由は、結局のところ営業秘密の3要件を満たしていないと裁判所が判断される場合が多いです。
では、営業秘密と認められなかった情報を使用したことを訴訟の相手が認めている場合、この使用は不法行為となり得るのでしょうか?

今回はそのような裁判例を紹介します。
この事件(大阪地裁平成30年 6月21日判決(平30(ネ)1745号))は、ニット製品の卸売業者である原告会社がニット製品の製造販売業者である被告に対し訴訟を提起した事件の反訴事件です。反訴事件であるために、一般的な営業秘密に関する訴訟とは異なり、被告が営業秘密の保有者であり、原告が被告の営業秘密を使用したとされる立場にあります。すなわち、本事件は、被告から開示されたニット製品の製造方法を原告が利用してニット製品を製造したとして、これが営業秘密の不正使用行為であると被告が主張しています。

この事件の経緯は以下のようなものです。被告が自ら製造する4つのニット製品(4の商品)を他社(訴外)に販売することを原告会社に委託した(準問屋契約の成立)にもかかわらず、被告がこれら商品を製造しなかったこというものです。
この原告会社は、被告との契約があるために、上記他社との間で原告会社が和紙糸を使用したニット製品を製造して上記他社に供給するという製造物供給契約を締結していました。
このため、原告会社は、自身で下請けにニット製品を製造させることになり、原告会社は、被告が商品を製造しなかったことにより積極損害を被ったなどとして、被告に対して損害賠償等を請求する本訴事件を提起しました。
一方、被告は、原告らが被告から開示を受けた本件製造方法の情報を使用したことにより損害を被ったなどとして、原告らに対して損害賠償金を支払請求に係る訴えを提起しました(本件反訴事件)。

なお、本判決文において「原告会社が下請けに製造させたニット製品は,被告が営業秘密であると主張する情報の一部と同じ内容の情報を利用して製造されたものであることは当事者間に争いがない」と記載されているように、原告会社は被告の情報を利用してニット製品を製造したようです。


しかしながら、被告が営業秘密であると主張する情報は、非公知性の喪失、秘密管理性は認められないとしてその営業秘密性は否定されました。従って、原告は被告の主張するような営業秘密の不正使用はなかったと裁判所は判断しています。

また、被告は「仮に本件製造方法の情報の営業秘密該当性が肯定されなかったとしても,原告らが本件製造方法の情報を利用してニット製品を製造したことは,これを利用してニット製品を製造してはならないという原告P1と被告との間の委託信任関係に背くものであるから,原告P1との関係では一般不法行為を構成する」のとののように主張しました。

これに対して、裁判所は、下記のように判断して一般不法行為も否定しました。
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まず,原告P1と被告との間で,本件製造方法の情報を使用してニット製品を製造してはならないとの合意がされたことを認めるに足りる証拠はない。また,市場における競争は本来自由であるべきことに照らせば,不正競争行為に該当しない行為については,当該行為が,市場において利益を追求するという観点を離れて,殊更に相手方に損害を与えることのみを目的としてなされたような営業の自由の濫用と見るべき特段の事情が存在しない限り,一般不法行為を構成することはないというべきである。
この点,被告の主張は,結局のところ,原告P1が営業秘密の不正使用という不正競争行為をしたという点に帰着するものにすぎず,その主張を前提としても上記特段の事情があるとは認められない。したがって,原告らが本件製造方法の情報を利用してニット製品を製造したことが一般不法行為を構成するという被告の主張は採用できない。
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このように、営業秘密ではないと判断された情報の他者の使用について一般不法行為が認められるためには、「市場において利益を追求するという観点を離れて,殊更に相手方に損害を与えることのみを目的としてなされたような営業の自由の濫用と見るべき特段の事情」を必要とします。

この「特段の事情」が具体的にはどのような事情であるかは、この判決からは不明ですが、想像するに相当ハードルの高い事情であるかと思います。それは当然のことであり、ハードルが低いのであれば、3つの要件を必要とする営業秘密に対する不法行為で提起する必要がなくなりますからね。

また、営業秘密と認められない場合であっても、秘密管理性が認められていたら、秘密保持義務違反を問うこともできるかと思いますが、本事件では秘密管理性が認められなかったためにそれも無理であったと考えられます。
なお、裁判所は「原告P1と被告との間で,本件製造方法の情報を使用してニット製品を製造してはならないとの合意がされたことを認めるに足りる証拠はない。」と判示しております。もし、原告と被告との間で、「本件製造方法の情報を使用してニット製品を製造してはならない」との合意がされていた場合には、上記特段の事情になるのかもしれません。

この判決からは理解できることは、他者に情報を開示する場合には他者が当該情報を許諾無く使用することも想定し、それを防ぐ対策を取る必要があることかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年6月27日木曜日

続報のない営業秘密侵害事件

営業秘密侵害事件(民事事件や刑事事件)は多く報道されますが、続報がない事件もあります。
訴訟や公判が進行しているものの、報道がないために知ることができないのか、訴訟や公判が全く進行していないのか?和解又は不起訴になったために、報道されることもなく終結しているのか?
民事事件は、判決が出ているものに関しては、判例データベースで検索すると結果を知ることができますが、刑事事件は基本的には報道でしかわかりません。

今回はそのような事件のうち、日本ペイントデータ流出事件を取り上げます。
この事件は、刑事事件と民事事件、両方で争われています。

参考:過去の営業秘密流出事件

本事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密を持ち出し、菊水化学で開示・使用したとする事件であす。日本ペイントはこの元執行役員を刑事告訴(2016年)し、菊水化学と元執行役員に対して民事訴訟を提起(2017年)しています。
刑事事件としては、第1回公判が2018年12月に開かれ、被告である元日本ペイントの役員は、持ち出した情報は営業秘密に該当しないとして無罪を主張しているようです。

この事件は初公判から半年経過しますが、その後の公判がどのようになっているか報道もなく不明です。なお、被告は、持ち出した情報は特許公報等に記載されている内容であるため、非公知性がないと主張しているようなので、持ち出した情報が非公知性を満たしているかの判断に時間を要しているのでしょうか?
もし、そうだとすると、刑事事件において純粋な技術論(塗料に関する技術)が交わされることになるかと思うのですが、果たしてどうなるのでしょうか?


一方、民事事件についても、特に報道はありません。刑事事件の結果待ちでしょうか?
民事事件では、刑事事件の証拠資料を用いることも可能なようですので、刑事事件で被告が有罪となった場合には民事事件でも原告が有利になるでしょう。

ところで、菊水化学は日本ペイントの営業秘密の不正使用を否定しているもの、報道によると「事件を受け、菊水化学は住宅向け塗料など一部製品については昨年3月から販売を中止している。」(Sankei Biz 2017.7.15「日本ペイントが菊水化学を提訴」)とあります。

このことは、営業秘密の流入リスクを端的に表しています。
すなわち、自社への転職者が前職企業の営業秘密を持ち込んだ場合、当該営業秘密を使用した製品を自社で製造販売すると、前職企業から営業秘密の不正使用との疑いをかけられた場合に、当該製品の製造販売を中止する必要性に迫られる可能性があります。

多くの企業は、自社の営業秘密が他社に流出することを危惧しますが、このように他社の営業秘密が自社に流入するリスクも危惧する必要があります。

なお、もう一件、今後の経緯が非常に気になる刑事事件があるのですが、それはまた次の機会に。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年6月5日水曜日

ー判例紹介ー 営業秘密(技術情報)の一部に公知の情報が含まれている場合

営業秘密の三要件である非公知性、これは顧客情報や他社との取引情報等の営業情報を営業秘密とする場合に考慮する程度は低いでしょう。顧客情報や他社との取引情報等は自社でのみ管理するものであり、秘密管理性が満たされていれば通常、社外で公知となっている可能性はほぼないと考えられるからです。

しかしながら、技術情報を営業秘密とする場合には全く異なります。例えば特許公開公報では相当数の技術情報が公知となっています。また、その他の様々な文献でも技術情報は公知となっています。
このため、自社で管理している技術情報の秘密管理性が満たされている場合であっても、当該技術情報の非公知性が満たされているとは限りません。

また、自社開発の技術といってもその内容は公知の情報も多く含まれています。公知情報の組み合わせが新しかったり、当該技術を構成する情報の一部に非公知の情報が含まれるといった感じです。新しい技術といっても、当該技術を構成する情報が全て非公知のものはこの世に存在しないといっても過言ではないでしょう。

では、公知の情報“も”含まれる技術情報が非公知となるボーダーはどのようなものでしょうか?そのような視点で今回紹介する裁判例は、クロス下地コーナー材事件(平成30年 4月11日 福井地裁 平26(ワ)140号)です。

本事件は、原告が被告会社との間で基本契約を締結し、建築資材であるクロス下地コーナー材の製造を委託していたという経緯があります。そして、被告会社は、かつて原告から上記基本契約に基づき開示を受け、又は原告の従業員からその守秘義務に違反するなどして開示を受けた原告の営業秘密に当たる技術情報等を用いて、同契約終了後、図利目的で、原告の製品と形状の類似した本件被告製品を製造等したというものです。

原告は、プラスチック製のコーナー材を製造するための金型、サイジング等の製造装置を開発・設計・製作しており、それらを稼動させて製品を製造するためのノウハウたる技術情報を有している企業です。そして、原告製品に係る技術情報である本件技術情報は、製品ごとに作成される成型指導書に記載されており、成形指導書は、金型図面及びサイジング図面とともに、原告の技術部事務所内のロッカー内に保管されていたと原告は主張しています。
そして、原告は、コーナー材の製造において金型及びサイジングは本件技術情報と密接不可分のものであり、原告において金型図面やサイジング図面及びそれらの電子データは秘密として管理されていたことを考慮すると、原告の元従業員らが上記金型図面等を不正に持ち出し、守秘義務に違反するなどして、これを被告会社に開示したものと考えられると主張しています。



一方、被告は、本件技術情報のうち、●●●はサイジングの冷却機能を維持するために当然に行われることであるから、いずれも非公知性はないと主張しました。 これに対して、裁判所は以下のように判断しています。

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確かに,証拠(乙18~22,31,36,38,39)によれば,被告らの指摘する技術情報は,当該情報を独立に取り出して一般的な技術情報として見た場合,それ自体としては,市販されている書籍等から知り得るものであると認められる。
しかしながら,前記(1)に認定したとおり,原告の成形指導書には,原料名,製造装置の図面,●●●製品ごとに具体的な数値や内容が記載されているところ,このような個別具体的な情報が書籍等から一般に知り得るものと認めるに足りる証拠はない上に,これらの複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成しているといえることは既に説示したとおりであるから,部分的に見れば書籍等から知り得る技術情報が含まれているとしても,そのことをもって直ちに非公知性が否定されるものではない。
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このように、裁判所は被告の主張である原告の成型指導書には部分的に書籍等から知り得る情報が含まれていると認めています。
しかしながら、裁判所は、以下の2点から非公知性が否定されるものではないと判断しました。
⓵●●●製品ごとに具体的な数値や内容が記載されているところ,このような個別具体的な情報が書籍等から一般に知り得るものではないこと。
⓶複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成していること。

この判決から、例え、営業秘密に公知技術が一部含まれているとしても、それをもって非公知性が否定されるものではないことが分かります。
 特に、私が注目したいことは、上記⓶です。このように公知となっている情報であっても、複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成している場合には、非公知性は失われないとする判断は非常に重要だと考えます。

なお、この「複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成している」ということは、営業秘密の有用性の判断にも密接に関連していると考えます。
ここで、本事件において裁判所は有用性について以下の様に判断しています。

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本件コーナー材のような異形押出成形法による製品の製造は,難度の高い技術を要し,同製品のメーカーは独自に成形ノウハウを見いだしており,成形指導書に記載される製造に必要な装置や運転条件その他の各種情報は有機的に関連・連動し全体として一つの製造ノウハウを形成しているといえるところ,本件技術情報は,製品ごとに製造方法に関する特徴的な部分を抽出・整理したものということができるから,全体として,原告におけるコーナー材の製造販売の事業活動に有用な技術上の情報であると推認するのが相当である。
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このように、原告の製造ノウハウは他にない独自の成形ノウハウであるからこそ、原告における事業活動に有用であると裁判所は判断しています。
すなわち、複数の情報の集合が営業秘密であると原告が主張しても、その集合に独自のノウハウというものがないのであれば、営業秘密としての有用性が否定して営業秘密としては認められないことになるでしょう。

もし、原告が主張する複数の情報の集合の有用性を裁判所が認めない場合には、原告はその集まりが独自のノウハウを示すものであり、全体として原告自身の事業活動に有用であることを客観的に示す必要があります。


弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年5月29日水曜日

ー判例紹介ー 技術情報を営業秘密とする場合の効果の主張

今回は、技術情報を営業秘密として主張したものの、予測される効果を超える効果が確認できないとされて非公知性が否定された事件について紹介します。なお、この事件では、原告は複数の情報の組み合わせが営業秘密であると主張しています。

この事件は、平成30年3月29日判決の高性能多核種除去設備事件(東京地裁 平成26年(ワ)29490号)です。

本事件は、原告が東京電力福島第一原発において高性能多核種除去設備による放射性物質汚染水浄化事業に従事している被告に対し、〔1〕被告は原告との間のパートナーシップ契約に基づき、福島第一原発における放射能汚染水からの多核種除去に関する事業について原告と共同して従事すべき義務を負っているにもかかわらず、同義務に違反し、原告を関与させずに高性能多核種除去設備に係る事業を受注し、同事業に従事しているほか、上記パートナーシップ契約に違反して第三者から技術情報を受領したり、上記パートナーシップ契約又は原告若しくはその関連会社との間の秘密保持契約に違反して原告の秘密を第三者に開示したりしたなどと主張したものです。
そして、原告は、被告に対して、上記事業において原告から開示された営業秘密を不正に使用し、また、当該営業秘密を第三者に対して不正に開示したと主張しました。

このように、原告と被告は、パートナーの関係にあったようです。

そして原告は、RINXモデル及びそれを構成する際に依拠した各種技術情報であり,Purolite Core Technologyと総称されている技術情報が原告情報であり、営業秘密であると主張しています。

そして、この営業秘密は、福島第一原発の汚染水対策として行う事業において整備の対象となる高性能多核種除去設備である「高性能ALPS」の設計に被告が使用したと原告は主張しました。
ここで、裁判所はこの営業秘密の3要件のうち非公知性についてのみ判断し、「本件訴訟において情報として特定されている情報は,いずれも,平成23年9月までに公然と知られていた情報であった。」と判断すると共に、各情報の組み合わせについて下記のように判断しました。

---------------------------
上記各情報は,汚染水処理における各種の考慮要素に関わるものであって,汚染水処理において,当然に各情報を組み合わせて使用するものであり,それらを組み合わせて使用することに困難があるとは認められない。また,上記各情報を組み合わせたことによって,組合せによって予測される効果を超える効果が出る場合には,その組合せとその効果に関する情報が公然と知られていない情報であるとされることがあるとしても,上記各情報の組合せについて上記のような効果を認めるに足りる証拠はない。したがって,これらの情報を組み合せた情報が公然と知られていなかった情報であるとはいえない。
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さらに、原告は下記の〔1〕、〔2〕のことから原告情報は非公知性の要件を満たすと主張しました。
 〔1〕原告情報の各技術要素が個々としては公知であったとしても,福島第一原発における多核種除去の目的を達成するためのまとまった解決策として有機的に機能する各技術要素の組合せや集積が公知であったことはない。
 〔2〕試行錯誤を経れば入手することができる技術情報であっても,入手するにはそれ相応の労力,費用,時間がかかる等の事情があり,当該情報に財産的価値が認められる場合には非公知というべきであり,被告は,原告情報を使用することにより,技術情報の収集や選別,分析等に係る労力等を大幅に節約することができた。

しかしながら、この主張に対しても裁判所は「これらの情報を組み合わせることにより予測される効果を超える効果が生じるものであることを認めるに足りる証拠はないから,これらの情報を組み合わせた情報が公然と知られていなかった情報であるとはいえない。」と判断しました。

このような判断は、他の裁判例でも見られるものです。すなわち、営業秘密とする技術情報に対して、原告主張の効果は客観的に判断できなければならないというものです。例えば下記の記事で紹介している裁判例でも同様の判断がなされています。なお、裁判例によっては、このような優れた効果の判断を非公知性ではなく有用性として判断しているものもあります。

過去ブログ記事
技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その3

一方で、本事件では裁判所は、公知の情報であっても「組合せによって予測される効果を超える効果が出る場合には、その組合せとその効果に関する情報が公然と知られていない情報であるとされることがある」とも判示しています。
これは技術情報を営業秘密とする場合に、重要な知見であると思われます。公知の情報の組み合わせは、一見、営業秘密となり得ないとも考えがちです。特に技術に詳しい人ならそのように考える傾向が強いかもしれません。また、このような組み合わせは特許化し難いものです。
しかしながら、この組み合わせの効果が予測を超えるものであり、その効果を客観的に示めすことができるのであれば、営業秘密として管理すべき情報であると考えるべきかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年5月6日月曜日

営業秘密侵害訴訟の流れ

営業秘密侵害訴訟も特許権侵害訴訟と同様に特有の流れがあります。

まず特許権侵害訴訟の主な流れは以下のようでしょうか。侵害論で被告による原告の特許権侵害が認められない場合には損害論に至ることはありません。なお、損害賠償を請求せずに、差し止めだけを請求する場合には損害論はありません。
1.侵害論
 ・文言侵害(請求項の各構成要件に対するイ号製品の充足判断)
 ・均等侵害(文言侵害でない場合に)
2.損害論
 ・イ号製品の侵害が認められた場合

営業秘密侵害訴訟の場合は下記のようになります。
営業秘密侵害訴訟でも下記1~4まで段階的に判断され、裁断所によって全てが認められなければ原告勝訴には至りません。
1.営業秘密とする情報の特定
2.営業秘密の三要件(秘密管理性、有用性、非公知性)の判断
3.被告による営業秘密の不正使用
4.損害論


特許権侵害訴訟では、原告(特許権者)の権利範囲が訴訟を行う段階で既に明確である一方、営業秘密侵害訴訟では原告(営業秘密保持者)が主張する営業秘密が未だ明確ではありません。このため、営業秘密侵害訴訟では「1.営業秘密とする情報の特定」と「2.営業秘密の三要件の判断」とがまず判断されます。
営業秘密侵害訴訟ではこのハードルが高いといわれています。
特に三要件の秘密管理性が認められ難いと考えられていますが、裏を返すと原告が本来秘密としなければならない情報を適切に管理できていないということになります。

また、原告が営業秘密であると主張する情報が明確に特定できないことにより、裁判において三要件の判断すら行われない場合も散見されます。この場合は、原告ですら自身が秘密にしたい情報が何であるかが明確でないことになります。

このように、営業秘密侵害訴訟において原告は自身が営業秘密と主張する情報を明確にし、その情報は三要件全てを満たす必要があります。

そして、営業秘密侵害訴訟では「3.被告による営業秘密の不正使用」が認められなければなりません。これも特許権侵害にはありません。特許権侵害では、第三者が正当な理由なく他者の特許権を実施した場合にはそれだけで不法行為となるためです。
すなわち、原告主張の情報が営業秘密であると裁判所によって認められても、当該営業秘密が被告によって不正使用されていなければ原告の主張は認められません。なお、営業秘密の不正使用が認められない場合とは、被告が正当な権利を有して原告の営業秘密を使用している場合や、そもそも被告が原告の営業秘密を使用していない場合があります。

これら1~3が認められてやっと損害論となります。損害論に至っても、原告側に損害が発生していない場合には損害額はゼロとなりますし、低額の損害しか認められない場合もあります。

このように、営業秘密侵害訴訟では特許権侵害訴訟に比べて原告主張が認められるためのハードルが多いようにも思えます。一方で、特許権に関しては大前提として特許出願をして審査を経て特許権を取得するというハードルがありますが、営業秘密侵害訴訟では上記「1」と「2」が特許権における審査と同様であるとも考えれられます。

以上のように、営業秘密を管理する場合には、訴訟の流れを意識することも重要かと思います。

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2019年4月17日水曜日

ー判例紹介ー 事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由

今回紹介する判例は、平成31年 2月14日大阪高裁判決( 平成30年(ネ)960号)です。

本事件は、控訴人がゴミ貯溜機に関する技術情報が不正競争防止法上の営業秘密である旨主張して、控訴人の外注先である被控訴人らに対して不競法に基づき、ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄、本件技術情報の使用開示等の差止め等を求めたものです。
なお、控訴人は、被控訴人が控訴人製品の図面情報を控訴人に無断で使用して本件製品1,2を製造して納入したと主張しており、裁判所も判決文中で「本件製品1,2は,取引関係者に交付された控訴人製品の図面等を利用して製造されたものであることが容易に推認でき,被控訴人らが直接でなくとも,少なくとも間接的にその製造に関与したことがうかがわれるところである。」と認定しています。
しかしながら、原審では、控訴人の請求はいずれも棄却されており、本控訴審も棄却されています。

ここで、「外注先」とあることで、ピンときた方もいるかもしれませんが、控訴人と被控訴人との間では本件技術情報に対する秘密保持契約は結ばれていませんでした。
まさにこれが請求棄却の理由です。

具体的には、裁判所は「控訴人とは別個の事業者である被控訴人太陽工業や被控訴人銀座吉田においては,事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由であるから,控訴人が被控訴人太陽工業や被控訴人銀座吉田に交付した技術上の情報につき,秘密保持契約の締結等その保護のための手立てを何ら執っていなくても,営業秘密として保護されると解することはできない。」と判断しています。

この判断は、秘密保持契約を締結することなく相手方に開示された営業秘密に対する判断として一般的なものですが、「事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由である」とまで裁判所が判示したものはあまりないかと思います。
自社の営業秘密を他社に開示する企業はこのことを肝に銘じておくべきでしょう。


また、本判決において裁判所は少々興味深い判断もしています。それは以下のような判断です。

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控訴人の従業員P7が,平成26年4月4日10時47分頃,被控訴人銀座吉田の代表者に宛てて送信した電子メール(甲115)には,控訴人製品の修理をするのに必要な部品及び図面の一部につき,「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との記載がある。控訴人は,これをもって,被控訴人銀座吉田に対しては,控訴人製品で使用される部品の一部について,その図面を外部に知られたくないものであることを伝えているから,被控訴人銀座吉田は,本件技術情報を含む,控訴人製品の図面情報が秘密として管理されることを認識し得た旨主張する。
しかし,甲115号証の電子メールが送信されたのと同じ日の13時35分頃には,改めてP7から被控訴人銀座吉田の代表者に対し同じ用件で,甲115号証の電子メールからは内容を修正した電子メール(戊65)が送信されており,これには「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との文言はない。ということは,修理に必要な部品及び図面の一部についての「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との控訴人の見解は撤回されたものと考えられるのであって,甲115号証の電子メールは,被控訴人銀座吉田が控訴人製品の図面情報が秘密として管理されることを認識できたとする根拠にはならないというべきである。
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すなわち、裁判所は、控訴人が電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」とのように当該技術情報の秘密管理意思を被控訴人に対して示したものの、その後の電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」との文言が記載されていないことから、この見解は撤回されたものと判断しています。

個人的には、この判断は結論有りきの判断ではないかとも思います。
なぜなら、一度「図面の流出は避けたい」と電子メールに記載したならば、同様の文言を電子メールに毎回記載することは一般的には考え難いと思われ、そうであるならばその後の電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」との見解の撤回意思まではないと考えるのが妥当ではないでしょうか。
しかしながら、裁判所のこの判断は、秘密保持契約を締結しないまま相手方に開示した情報の秘密管理性はこの程度の電子メールのやり取りでは認められないとの判断とも解され、他社に営業秘密を開示する場合にはいかに秘密保持契約が大切であるかを示しているとも思われます。

とはいっても、秘密保持契約を締結しないまま相手方に営業秘密を開示した場合の対応としては、この裁判所の判断が参考になるかもしれません。すなわち、このような場合には、相手方に対する毎回の電子メールに秘密保持を求める文言を記載し、当該営業秘密に対する秘密管理意思を相手方に明確に認識させるという手立てを取ると言うことです。このような手立てを取ったにもかかわらず相手方が当該営業秘密を不正使用した場合には、秘密保持契約が締結されなかったとしても不競法違反と判断される余地があるかもしれません。

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2019年4月11日木曜日

営業秘密に関する民事訴訟の受理件数推移

下記グラフは営業秘密に関する民事訴訟の受理件数の推移を示したグラフであり、作成者は私です。

このグラフは、判決が出された訴訟の受理件数であるため、和解に至った訴訟や取り下げ又は放棄された訴訟の件数は含まれていません。従って、実際の受理件数はこれよりも多いはずであるため、毎年の受理件数の実数を示したものではありませんが、訴訟件数のおおまかな推移は分かるかと思います。


このグラフは、判決が出された訴訟の受理件数であるため、判決が出ていない訴訟は当然カウントされていません。2016~2018年の一審の受理件数が少ない理由はこのためであり、これらの年、特に2017,2018年に受理された訴訟は未だその多くが判決にまで至っていないと考えられます。
しかしながら、大まかな傾向としては、一審の2013~2015年の受理件数とそれ以前の受理件数とから判断するに、営業秘密に関する訴訟件数は増加傾向にあるとも考えられます。

上記グラフのように判決ベースではあるものの営業秘密に関する訴訟の件数は多くて20件弱です。この件数をどのように見るかは人それぞれがと思いますが、下記に2017年の特許権侵害等の第一審新規受理件数を示します。この数は、この資料を参考にしています。
下記件数は、未だ判決に至っていないものや和解等に至った訴訟も含む件数です。そうすると、営業秘密に関する訴訟は実用新案権や意匠権の侵害訴訟の件数よりも多いですね。

特許権侵害:158件
実用新案権:5件
意匠権侵害:9件
商標権侵害:83件

また、営業秘密侵害訴訟において一審で原告の請求が認容(一部認容含む)された割合は、判決数を母数とすると約22%であり、原告の請求は認められ難いとも考えられます。
しかしながら、判決文を読むと、原告が営業秘密を特定できておらず営業秘密の三要件すら裁判所が判断していない訴訟も少なからずあります。これは営業秘密とは何であるかを原告側が理解していなかったとも思われ、今後営業秘密に対する理解が広まるとこのような訴訟が減り、勝訴率が高くなると思われます。

さらに、営業秘密に対する関心度は増加傾向にあるかと思います。それは刑事事件に関する統計からは明確に見て取れます。
・参考ブログ記事:営業秘密侵害の検挙件数統計データ
そうすると、当然民事事件の件数も今後増加する傾向に至るでしょうし、営業秘密に関する新たな知見を与える判決も多く出るようになるでしょう。

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2019年3月14日木曜日

ー判例紹介ー プログラムに対する営業秘密侵害と著作権侵害について

プログラム(ソースコード)に対する不法行為として、原告が被告に対して営業秘密侵害と共に著作権侵害を提起した裁判例が複数存在します。なお、アルゴリズムについては、ソースコードとは異なり、著作権法10条3項3号にあるように著作物としては認められていません。
ここでは、営業秘密侵害と共に著作権侵害も争った裁判例のうち、字幕制作ソフトウェア事件(東京地裁平成30年11月29日判決 事件番号:東京地裁平成27年(ワ)16423号)を紹介したいと思います。

字幕制作ソフトウェア事件は、原告の従業員であったA又はBが原告の営業秘密である字幕制作ソフトウェア(原告ソフトウェア)を構成するソースコードプログラム(本件ソースコード)及びそのファイル「Template.mdb」を正当な権限なく原告から持ち出して被告会社に開示し、被告会社が本件ソースコード等を不正に取得又は使用したと原告が主張したものです。

本事件では、本件ソースコードのうち一つまたは複数のソースコードと被告ソフトウェアの複数のソースコードとを比較するために、300組のソースコードのペアについて、その一致点の有無等を鑑定人が判断し、共通性や類似性が疑われる個所を抽出しました。そして、鑑定人が、類似箇所について原告ソフトウェアを参照せずに被告らが独自に作成することが可能であるか否かにつき判断し、その結果に基づいて原告ソフトウェアの不正使用の有無が判断されました。
その結果、裁判所は、原告と被告のソースコードにおいて不自然な類似箇所が複数存在することをもって、被告による原告ソースコードの不正使用を認めました。


さらに字幕制作ソフトウェア事件では本件訴訟に先立って、著作権侵害訴訟(以下「先行訴訟」という。)が提起されています。この先行訴訟は、字幕制作ソフトウェア事件の原告が、被告ソフトウェアは原告の著作物であるプログラム(本件ソースコード)を複製又は翻案したもので原告の著作権を侵害するものであると主張したものです。

この先行訴訟では、一審(東京地裁平成25年(ワ)第18110号)で原告の請求が棄却されており、原告は同判決を不服として控訴(知財高裁平成27年(ネ)第10102号)しましたがこれも棄却されています。
具体的には、控訴審では「被控訴人プログラムが控訴人プログラムにおいて創作性を有する蓋然性の高い部分のコードの全部又は大多数をコピーしたことを推認させる事情は認められない。」として棄却しています。

一方、営業秘密侵害を争った字幕制作ソフトウェア事件では、上述のように、被告による本件ソースコードの不正使用が裁判所によって認められています。
このように著作権法違反を認めない一方で営業秘密侵害を認めた字幕制作ソフトウェア事件からは、営業秘密侵害における不正使用の範囲は著作権侵害の複製又は翻案の範囲よりも広い概念であると考えられます。

すなわち、著作権侵害を認められるためには「創作性を有する蓋然性の高い部分のコードの全部又は大多数をコピー」した場合ですが、営業秘密の不正使用と認められるためには「ソースコードに不自然な類似性や共通性が見られる」ことで足り、ソースコードを営業秘密として管理していたならば、当該ソースコードに対する著作権侵害が認められなくても営業秘密侵害が認められる可能性があると考えられます。

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2019年2月21日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密性が否定されたアルゴリズムに基づくソースコードの営業秘密性

アルゴリズムは、コンピュータによる処理手順を示したものであり、例えばフローチャート等によって表現されます。そして、ソースコードは、アルゴリズムに基づいて記述されます。このため、営業秘密性が否定されたアルゴリズムに基づいて作成されたソースコードは営業秘密性、特に非公知性を有するのでしょうか。

これを判示したものとして、知財高裁平成28年4月27日判決の接触角計算プログラム事件が挙げられるかと思います。本事件は、ソースコードと共にアルゴリズムも原告保有の営業秘密であるとしてその被告による不正使用を争った事件です。このブログでも何度か紹介したものです。

本事件において原告(被控訴人)は、原告の元従業員等であった被告(控訴人X)等が被告会社(控訴人ニック)を設立し、原告ソースコード及び原告ソースコードに記述された原告アルゴリズムを不正使用して被告旧接触角計算(液滴法)プログラム(以下「被告旧プログラム」ともいう。)と被告新接触角計算(液滴法)プログラム(以下「被告新プログラム」ともいう。)を作成したと主張しました。

ここで原告アルゴリズムは、表紙に「CONFIDENTIAL」と記載され,全頁の上部には「【社外秘】」と記載されたハンドブック(以下「本件ハンドブック」という。)に記載されているか,あるいは,記載されている事項から容易に導き出すことができる事項であると裁判所によって認定されています。

しかしながら、裁判所は「本件ハンドブックは,被控訴人の研究開発部開発課が,営業担当者向けに,顧客へのソフトウエアの説明に役立てるため,携帯用として作成したものであること,接触角の解析方法として,θ/2法や接線法は,公知の原理であるところ,被控訴人においては,画像処理パラメータを公開することにより,試料に合わせた最適な画像処理を顧客に見つけてもらうという方針を取っていたことが認められ,これらの事実に照らせば,プログラムのソースコードの記述を離れた原告アルゴリズム自体が,被控訴人において,秘密として管理されていたものということはできない。」として原告アルゴリズムの秘密管理性を認めませんでした。

また、裁判所は「原告アルゴリズムの内容の多くは,一般に知られた方法やそれに基づき容易に想起し得るもの,あるいは,格別の技術的な意義を有するとはいえない情報から構成されているといわざるを得ないことに加え,一部ノウハウといい得る情報が含まれているとしても,(略),原告アルゴリズムを,営業担当者向けに,顧客へのソフトウエアの説明に役立てるため携帯用として作成した本件ハンドブックに記載していたのであるから,被控訴人の営業担当者がその顧客に説明したことによって,公知のものとなっていたと推認することができる。」として原告アルゴリズムの非公知性も認めませんでした。


一方、原告アルゴリズムとは異なる管理を行っていた原告ソースコードに対して、裁判所は次のように判断してその営業秘密性を認めていました。

すなわち裁判所は「原告プログラムが完成した平成21年7月当時,開発を担当するプログラマの使用するパソコンにはパスワードの設定がされ,また,被控訴人は,完成したプログラムのソースコードを研究開発部のネットワーク共有フォルダ「RandD_HDD」サーバの「SOFT_Source」フォルダに保管し,当該フォルダをパスワード管理した上で,アクセス権者を限定するとともに,従業員に対し,上記管理体制を周知し,不正利用した場合にはフォルダへのアクセスの履歴(ログ)が残るので,どのパソコンからアクセスしたかを特定可能である旨注意喚起するなどしていたことに照らすと,原告ソースコードは,被控訴人において,秘密として管理されていたものというべきである。」として秘密管理性を認め、また、「原告プログラムは,理化学機器の開発,製造及び販売等を業とする被控訴人にとって,その売上げの大きな部分を占める接触角計に用いる専用のソフトウェアであるから,そのソースコードは,被控訴人の事業活動に有用な技術上の情報であり,また,公然と知られてないものである」として有用性及び非公知性を認めました。

このように、本事件では、原告アルゴリズムはその営業秘密性を認められなかったものの、原告アルゴリズムを記述した原告ソースコードの営業秘密性は認められました。
すなわち、下位概念であるソースコードが適切に秘密管理等されていたならば、その上位概念であるアルゴリズムの営業秘密性の有無にかかわりなく、その営業秘密性は認められることを示唆していると思われます。

また、本事件で注目すべきことは、原告アルゴリズムと原告ソースコードが別々に管理されていたということです。もし、原告ソースコードが原告アルゴリズムと同様に本件ハンドブックに記載されていたら(ソースコードをハンドブックに記載することはあまり考えられませんが。)、原告ソースコードの秘密管理性も認められず、原告ソースコードの営業秘密性は裁判において否定されたかもしれません。
このように、関連する技術に関する複数の技術情報は、管理の手間は増加するかもしれませんが、一つにまとめて管理するよりも別々に管理する方が不測の事態を避けるためにも良いかと思われます。


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2019年1月18日金曜日

ー判例紹介ー 技術的に特徴のないプログラムの営業秘密性

技術的に特徴のないプログラム(ソースコード)は、営業秘密として認められるのでしょうか?
すなわち技術的に特徴のないソースコードは、既知のソースコードの組み合わせであり、非公知性や有用性がないと解釈できるかもしれません。

このようなことに対して判断が行われた裁判例として、Full Function事件(大阪地裁平成25年7月16日 平成23年(ワ)第8221号)があります。
この事件は、原告の元従業員であった被告P1及び被告P2が原告の営業秘密である本件ソースコード等を被告会社に対し開示し、被告会社が製造するソフトウェアの開発に使用等したと原告が主張した事件です。
この事件において、原告が開発して販売しているソフトウェア(原告ソフトウェア)は、原告が購入したエコー・システム社の販売管理ソフトウェアであって、ソースコードを開示して販売される「エコー・システム」に原告独自に機能を追加して顧客に応じてカスタマイズをしたものであり、開発環境及び実行環境としてマジックソフトウェア・ジャパン社のdbMagic(以下「dbMagic」という。)を使用するものであす。そして、dbMagicで使用可能な原告ソフトウェアのソースコードが、原告が営業秘密であると主張している本件ソースコードです。

このような事実のうえで原告は、本件ソースコードの非公知性に対して次のように主張しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(ア)公知情報の組合せであっても,当該組合せが知られておらず,財産的価値を有する場合は,非公知性がある。
(イ)本件ソースコードは,市販のエコー・システム(甲22)のソースコードを基に作られているが,以下のとおり,非公知性がある。
a 原告ソフトウェアは,エコー・システムにはない生産管理に関する機能等も有するなどエコー・システムよりも機能が追加されている。本件ソースコードのうち,上記追加機能に対応する部分は,それ自体非公知である。
b また,本件ソースコードは,エコー・システムのソースコードを長期間にわたりカスタマイズしたもので,全体が非公知である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方、被告は「本件ソースコードは,エコー・システムのソースコードを基に,顧客に応じてカスタマイズされたものである。」として非公知性がないことを主張しました。


これに対して裁判所は「一般に,このようなシステムにおいては,個々のデータ項目,そのレイアウト,処理手順等の設計事項は,その対象とする企業の業務フローや,公知の会計上の準則等に依拠して決定されるものであるから,機能や処理手順に,製品毎の顕著な差が生ずるものとは考えられない。そして,機能や仕様が共通する以上,実装についても,そのソフトウェアでしか実現していない特殊な機能ないし特徴的な処理であれば格別,そうでない一般的な実装の形態は当業者にとって周知であるものが多く,表現の幅にも限りがあると解されるから,おのずと似通うものとならざるを得ないと考えられる。原告自身も,原告ソフトウェアに他社製品にないような特有の機能ないし利点があることを格別主張立証していない。」とのように述べており、原告ソースコードの非公知性が低いような心証であることをうかがわせています。
しかしながら、これに続いて裁判所は「イ そうすると,原告主張の本件ソースコードが秘密管理性を有するとしても,その非公知性が肯定され,営業秘密として保護される対象となるのは,現実のコードそのものに限られるというべきである。ウ そうすると,本件ソースコードは,上記趣旨及び限度において,営業秘密該当性を肯定すべきものである。」とのように判断し、原告主張の本件ソースコードの非公知性を肯定しました。
これは原告による「本件ソースコードは,・・・全体が非公知である。」との主張を認めたものと思われます。
このように、複数の公知のコードが組み合わされたソースコードであっても、全体として公知でなければ、営業秘密としての非公知性は認められると考えられます。

では、このような全体として非公知であるとして営業秘密性が認められたソースコードに対する不正使用の範囲はどのようなものでしょうか。
本事件において、被告による不正使用について原告は「ア 被告P2は,被告ソフトウェアの開発に当たって,本件ソースコード(プログラミングの設定画面)を参照し,原告ソフトウェアのテーブル定義,パラメータの設定,そこで行われているプログラムの処理等の仕様書記載情報を読み取り,当該情報を基に,被告ムーブの担当者にVB2008によるプログラミングを指示して,被告ソフトウェアを開発した。」と主張しました。

しかしながら裁判所は、「本件において営業秘密として保護されるのは,本件ソースコードそれ自体であるから,例えば,これをそのまま複製した場合や,異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合などが「使用」に該当するものというべきである。原告が主張する使用とは,ソースコードの記述そのものとは異なる抽象化,一般化された情報の使用をいうものにすぎず,不正競争防止法2条1項7号にいう「使用」には該当しないと言わざるを得ない。」とのように判断し、被告による不正使用については認めませんでした。
このように、全体として非公知であるとして営業秘密性が認められたソースコードに対する不正使用の範囲は非常に狭く、具体的には「そのまま複製した場合や,異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合」に限られると解されます。このような不正使用の範囲はプログラムに対する著作権侵害と同様の範囲とも考えられます。

すなわち、ソースコードを営業秘密として管理するにあたり、当該ソースコードの技術的な特徴の有無を判断し、当該ソースコードの不正使用の範囲がどの程度となり得るのかも理解することが望ましいと思われます。また、ソースコードに技術的な特徴があるのであれば、当該ソースコードのアルゴリズムも営業秘密として管理するべきでしょう。

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2019年1月10日木曜日

ー判例紹介ー 他社のミスにより得たプログラムを使用したら営業秘密侵害?

他社のミスにより得た他社のプログラムを使用したら営業秘密侵害となる可能性はあるのでしょうか?このような判断がなされた裁判があります。
この事件は、大阪地裁平成28年11月22日判決の貸金返還請求事件(事件番号平成25年(ワ)第11642号)です。

本事件は、原告会社が被告会社に対し、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として、元金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める一方、被告会社は、原告会社が被告会社の営業秘密であるソフトウェア(被告作成ソフト)を取得し使用するなどの不正競争をしたと主張したものです。このため、通常の営業秘密侵害事件とは異なり、被告会社が営業秘密保有企業です。

まず、本事件における営業秘密侵害に関連する経緯は、訴外会社が宮城県警から請け負ったシステム開発を原告会社が下請けし、原告会社が被告会社に対してソフトウェアの開発の依頼を予定し、被告会社は原告会社からこの発注を受ける前提で被告作成ソフトの開発を行っていました。
しかしながら、被告会社は、納入するソフトウェアのソースコードの開示と著作権の譲渡を原告会社から求められたため、被告会社は原告会社からのソフトウェア開発を受注しないとの決定をしました。

ところが、被告会社の従業員は、原告会社から貸与されたパソコン上に被告作成ソフトのファイルを残したまま、パソコンを原告会社に返却したようです。
そして、原告会社は、この被告作成ソフトを使用して、受注したシステムを開発しました。


ここで、被告会社の従業員が原告会社のパソコン上に被告作成ソフトのファイルを残していた事実は、被告作成ソフトの秘密管理性又は非公知性が否定される可能性が考えられます。

しかしながら、これに対して裁判所は「原告会社のパソコンに被告作成ソフトが残されていたのは,被告会社の何らかの過失によるとしか考えようがないから,被告会社が積極的に開示しようとしたものではない以上,上記のような一回限りの出来事をもって,被告作成ソフトの秘密管理性に影響を及ぼすものとはいえない。」とのように判断しました。
このように裁判所は、原告会社のパソコンに被告作成ソフトが残されていたという過失は重要視しませんでした。

一方で裁判所は「そもそもソフトウェアのソースコードは,一般に非公開とされている」ことを前提とすると共に、被告作成ソフトのソースコードの開示と著作権の譲渡が原告会社から求められたために、被告会社が原告会社からの受注を断るという経緯を重要視し、「上記経緯に照らし,被告作成ソフトのソースコードを原告らのみならず第三者が知る手段を持っていなかったことも明らかであるから,被告作成ソフトは非公知であり,秘密として管理されていたものといえる。」と判断しました。その結果、原告企業による被告作成ソフトの不正使用が認められました。

このように本事件では、被告作成ソフトに対する秘密管理意思を被告会社は原告会社に対して直接的に示していないものの、その経緯から秘密管理意思を認めています。

この事件のように、他社の意図に沿わない形で自社が入手した当該他社の情報、すなわち他社から流入した情報(営業秘密)を使用することには相当な注意が必要です。
このため、他社の情報を入手した場合は、その入手経緯を十分に確認する必要があります。
例えば、Eメールの誤送信によって入手する可能性もあるでしょう。この判決に沿って考えると、Eメールの誤送信によって入手した営業秘密であっても、送信先企業における秘密管理意思が伺い知れるにもかかわらず、送信先企業の許可なく使用すると営業秘密侵害となる可能性があります。

ちなみに、原告会社は「被告作成ソフトは,宮城県警で行われた平成24年9月28日のデモンストレーションの際は何とか起動したものの,Web化されておらず,多数の問題点を指摘された。その後改修を加えて平成25年1月に何とか納入したものの,同年3月から5月にかけても改修し続けたが,結局完成させることができなかった」とも主張し、有用性を否定しました。これが事実であれば、原告会社は、訴訟までに至った被告作成ソフトの使用にはメリットがなかったのかもしれません。しかしながら、このようなことにかかわらず、原告会社の行為は営業秘密の不正使用と認定されました。

弁理士による営業秘密関連情報の発信