技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その4

前回のブログ記事に引き続き「優れた作用効果」が無い等により営業秘密の有用性を否定した判例を紹介します。

過去のブログ記事
・技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その1
・技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その2
・技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その3

４件目は発熱セメント体事件（大阪地裁平成２０年１１月４日判決）です。
この事件では、被告らの代表者であるＹが平成１５年１０月ころに、原告が電気技師として雇用していたＰ２を石巻まで呼ぶなどして同人から本件各情報を聞き出し、Ｙは原告が同年１２月１５日にＰ２を技術指導として被告高橋屋根工業株式会社に出張させた際にも、Ｐ２から本件各情報を聞き出したというものです。 そして、Ｐ２は原告の従業員として本件各情報を外部に漏洩しない義務を負う立場であったにもかかわらず、被告らに対し本件各情報（発熱セメント体に係る本件情報１～７）を不正に開示したと原告は主張しています。

そして、本件情報１に対して裁判所は「本件情報１は，炭素を均一に混合するという点を除いて，乙２３公報により平成１５年１０月当時において既に公知であったものであり，炭素を均一に混合するという点についても，有用な技術情報とはいい難いことからすれば，不正競争防止法２条６項にいう「事業活動に有用な技術上の情報であって，公然と知られていないもの」ということはできず，同項にいう「営業秘密」に該当するとは認められない」とのようにその有用性、非公知性を否定しています。
この乙２３公報は、特開２０００－１１０１０６号公報（公開日：平成１２年４月１８日）であり、出願人は原告とは異なる者です。 なお、乙２３公報の発明の名称は融雪道路および融雪道路用構造材です。

上記のように裁判所は、「炭素を均一に混合するという点を除いて」とのように本件情報１と乙２３公報との相違点を認めています。しかしながら、この相違点については下記のようにして有用性がないと判断しています。
「原告は，発熱部は炭素を所定割合均一に混合しているので，遠赤外線を放射し，その遠赤外線は表面層を通過して雪を溶かしやすくすると主張する。しかしながら，炭素を均一に混合していることと，遠赤外線を放射することを因果的に裏付ける証拠はない。また，仮にこのような効果があるとしても，乙２３発明において，セメントに炭素を混合することが開示されている以上，炭素を混合するに当たり，偏りのないよう均一に混合するというのは，当業者であれば通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択する設計的事項にすぎない。また，上記相違点に係る情報には炭素を均一に混合するための特別な方法が具体的に開示されているわけでもない。したがって，単に均一に混合するという上記相違点に係る情報は，それだけでは到底技術的に有用な情報とは認め難い。」
上記判断は、特許でいうところの進歩性の判断に類するとも思われます。一方で、原告による本件情報１の作用効果の説明が裁判において不十分であったために、このような判断になったとも考えられます。
何れにせよ、本事件では、被告が特許公報を用いて原告が営業秘密とする技術情報の有用性、非公知性を否定しています。
すなわち、技術情報を営業秘密とする場合には、特許公報に記載の技術と対比して有用性、非公知性を主張できるものである必要があります。

また、他の本件情報２～７に対してもその有用性を裁判所は否定しています。全てをここで記載するのも煩雑ですので、これらのうち代表的と思われるものを記載します。
「（４）本件情報５の営業秘密該当性 　
原告は，「融雪板が４個の端子を有するのがよいこと」（本件情報５）をもって「営業秘密」に該当すると主張し，その有用性として，実用的に複数の融雪板を並置することができると主張する。しかし，端子の数を４個にすることと融雪板を並置できることとの関連性は不明であり，他に端子の数を４個にすることによる特段の作用効果は主張されていない。そもそも，端子を何個にするかは，融雪板をどの程度の大きさにするのかとの関係において，当業者の通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択される設計的事項にすぎないというべきである。
・・・
（５）本件情報６の営業秘密該当性 　
原告は，「融雪板の適切な具体的な寸法が，一辺が約３０ｃｍがよいこと」をもって「営業秘密」に該当すると主張し，その有用性として，ハンドリングしやすい実用的な融雪板とすることができると主張する。しかし，融雪板をどのような寸法にするかは，まさに当業者の通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択される設計的事項にすぎないというべきであり，一辺が３０ｃｍであることについて，特段の作用効果も認められない。
・・・
本件各情報を全体としてみても、上記のとおりそれぞれ公知か又は有用性を欠く情報を単に寄せ集めただけのものであり，これらの情報が組み合わせられることにより予測外の特別に優れた作用効果を奏するとも認められない（そのような主張立証もない。）。したがって，本件各情報が全体としてみた場合に独自の有用性があるものとして営業秘密性が肯定されるものでもないというべきである。 」

このように、本事件において裁判所は、原告が営業秘密として主張する技術情報に対して、特許公報を引例としてその有用性や非公知性を否定しています。当然とも思われますが、このことは重要な知見であるとも考えられます。
すなわち、裁判所における有用性や非公知性の判断に特許公報が影響を与えるということです。特許公報は、膨大な数存在し、そこから多種多様な技術情報が公知となっており、日々その数を増しています。したがって、技術情報を営業秘密とする場合には、一般的に知られている情報だけでなく、特許公報を検索して公知となっているか否か、また、有用性を主張できるほどの作用効果があるか否かを判断する必要があると考えられます。

また、裁判所は、特に引例を挙げることものなく、「当業者の通常の創意工夫の範囲内において適宜に選択される設計的事項にすぎない」や「予測外の特別に優れた作用効果を奏するとも認められない」としてその有用性や非公知性を否定しています。これは果たして適切なのでしょうか？
一方で、原告も、当該技術情報の作用効果を十分に説明できなかったようであり、そのことが裁判所の判断に与えているようです。

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特許の判定制度に対する法改正

ここのところ、技術情報を営業秘密とした場合における有用性判断に対する判例紹介ばかりなのでちょっと違う話題を。

昨日「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」との発表が経済産業省からありました。
この法改正の一番の目玉は、データの不正取得を不正競争と位置付けたことですね。

で、先日、特許庁から発表された「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて」の中の「６． 判定における営業秘密の保護」という項目にある判定請求についても法改正がされるようです。

ここで、本項目には「他方で、特許発明の技術的範囲につき特許庁に見解を求めることができる判定制度（特許法第 71 条）については、営業秘密が記載された書類であっても、閲覧等は制限されていない。」とさらっと書いてあります。
そうだったんですね。私は判定に閲覧制限がないことを知りませんでした。
いままで一度の判定請求を行ったことが無く、このことにを気に留めたことがありませんでした。
そして、上記項目では「判定に関する書類に営業秘密が記載されている場合には、当事者の申出 により、当該の書類の閲覧等を制限するべきである。 」と今更ながら提言していました。

本改正案では、これに関して、（証明等の請求）第百八十六条が改正されます。　
第百八十六条は、「何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。」というもので、新たにこの二号に下記条文が新設されます。
「判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの。」

で、このような閲覧制限に対して営業秘密に関係する判例が既にあります。
それは、二重打刻鍵事件（東京地裁平成２７年８月２７日判決）であり、民事訴訟において閲覧制限の制度があるにもかかわらず、その制度を利用しなかったことが営業秘密の非公知性の判断に影響を与えたものです。

本判決では、裁判所は原告が主張する鍵情報の秘密管理性を認めない理由の一つとして「原告が，平成２６年７月３０日に本件訴訟を提起した後，口頭弁論の終結日（平成２７年５月２８日）に至るまで，本件鍵情報と同一内容が記載された訴状別紙「営業秘密目録」記載１につき，民事訴訟法９２条１項２号に基づく閲覧等制限の申立てさえせず，その結果，約１０か月間にわたって，本件鍵情報が何人も自由に閲覧できる状態に置かれていたこと（同法９１条１項参照）も併せ考慮すれば，本件鍵情報に営業秘密性（非公知性，秘密管理性）があると認めることはできない。」と判断しています。
この判決は、原告は営業秘密の証拠については少なくとも閲覧制限を積極的に行う等しないと、秘密管理性と共に非公知性が認められなくなる可能性があることを示しています。

上記判決は、特許庁による判定制度にもそのまま当てはまるのではないでしょうか？
すなわち、特許庁の判定制度を利用し、判定に関する書類に営業秘密が記載されているにもかかわらず、閲覧制限の申し立てをしなかった場合には、当該営業秘密に関する非公知性及び秘密管理性があると認められなくなるということです。
このことは、判定請求を行うときに必ず意識しないといけないことですね。

しかしながら、特許庁ともあろう行政機関が、その利用者に対して多大なるリスクを負わせる可能性が有る制度をそのまま放置していたことにビックリです。
裏を返すと、今までいかに営業秘密がないがしろにされていたか、そして、今になって営業秘密の重要性について気が付いたかということかと思います。

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技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その3

前回のブログ記事に引き続き「優れた作用効果」が無い等により営業秘密の有用性を否定した判例を紹介します。
３件目は錫合金組成事件（大阪地裁平成２８年７月２１日判決）です。

この事件では、被告らはかつて原告会社の従業員であり、被告らは原告に勤務していた平成２２年１０月頃から大阪市に工房を設置し、「Ｐ１０」との名称を使用するなどして錫製品の製造販売等を行い、原告会社を退職した後も錫製品の製造販売等をしているというものです。
原告は、原告らが開発した錫合金（本件合金）の組成が営業秘密に該当すると主張しています。

なお、この事件は、有用性についてだけでなく、リバースエンジニアリングやどのような技術情報を営業秘密として管理するべきか、ということについて知見を与えてくれる事件であり、非常に参考になる事件であると私は考えています。

そして、本事件において原告は以下のように有用性を主張しています。
「従前，錫製品には鉛が含まれていたが，食品，添加物等の規格基準が改正され，容器等の鉛の含有量を●（省略）●未満にしなければならないと変更されたため，鉛レス合金を開発する必要が生じた。そこで，原告会社の昭和５６年以降の基礎研究に基づき，原告組合は，平成１９年以降，鉛レス合金の開発を行った。合金は，温度，成分の割合等によって液体，固体の状態が異なり，温度，割合，状態の関係を一つずつ実験する必要があり，・・・，●（省略）●から成る鉛レスの本件合金を開発した。
このようにして開発された本件合金を使用すると，鉛の含有率が●（省略）●以下であっても，錫の切削性が失われず，加工，鋳造が容易になり，従来と同じく伝統的な技術による加工が可能となるから，本件合金は，特殊な伝統技術を用いた錫器製造の根幹をなす。
したがって，本件合金は，錫器の製造に有用な技術上の情報に当たる。 」

一方、裁判所は、以下のようにして本件合金の有用性を否定しています。
「原告らは，本件合金を使用すると，鉛の含有率が●（省略）●以下であっても，錫の切削性が失われず，加工，鋳造が容易になる旨主張する。
しかし，本件合金がそのような効果を有することを認めるに足りる証拠はない。
原告らは，本件合金の開発経緯について，多くのテストと会議を重ねたとして鉛レス地金開発事業地金研究会議の議事録（甲８）及びそのテスト結果の一部（甲３４）を提出し，また，多額の開発資金を投じた証拠（甲５，６，２４）を提出する。しかし，証拠として提出された上記議事録では，テスト結果の部分は開示されておらず，また，上記テスト結果の一部（甲３４）のみでは，地金テストの結果が持つ意味は明らかでなく，多額の投下資金を投じたからといって直ちに本件合金に上記の効果があると認めることもできない。原告製品が本件合金を用いて製造されているとしても，そのことから直ちに別紙記載の一定の成分組成と一定の配合範囲から成る本件合金が原告ら主張の効果を有すると認めることもできない。
また，原告ら代表者は，陳述書（甲２０）において，本件合金の有用性を説明するが，本件合金がその説明に係る効果を有することは，客観的に確認されるべきものであり，関係者の陳述のみによって直ちにそれを認めることはできない。
結局，原告らは，本件合金の技術上の有用性について，これを認めるに足りる証拠を提出していないといわざるを得ず，本件合金について営業秘密としての有用性を認めることはできない。 」
すなわち、本判決では、原告が営業秘密であると主張する本件合金の効果は、原告の主観だけでは認められず、客観的に確認できなければならないとされています。

しかし、この判決で疑問に思うことは、客観的に確認できる効果とは何でしょうか？
例えば、顧客情報であっても、その顧客情報を他社が用いたとしても新たな顧客獲得ができない可能性もあるかと思います。そのような場合は、有用性が認められるような効果が無いとも判断され可能かとも思いますが、顧客情報に関しては秘密管理性、非公知性が認められれば、有用性も必然的に認められるようです。（本判決では、リバースエンジニアリングによって公知性が失われているとして、本件合金の非公知性も認められていません。）
そうすると、技術情報と営業情報とでその判断に差があるようにも思えてしまいます。
また、技術者が主観的に効果があると考えるものの、客観的にはその効果が未だ認められていない未完成の技術は、その有用性が認められず、営業秘密とされないのでしょうか？

このようなことを考えると、技術情報を営業秘密とした場合に、その有用性に客観的な効果を求めることに疑問を感じますが、本事件のように客観的な効果を求める判決が出ていることは留意すべきかと思います。

すなわち、技術情報を営業秘密として管理する場合には、その効果を客観的に説明可能なようにするべきかと思います。

特に、化学系の技術情報に関しては、その内容から当業者が当然に認識し得る作用効果が分からない技術も多いかと思います。そうであるならば、化学系の技術情報の管理において、裁判において作用効果を認めさせるためのデータ等も管理すべきかと思います。
しかしながら、そこまですると、技術情報の営業秘密管理が特許出願と同様の視点で行う必要が生じ、果たしてそれが法が求める「営業秘密」としての管理であるのか、少々疑問が生じてきます。

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