特許庁発表の「経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】」

先日、特許庁から「経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】」が発表されました。

200ページ近い中々のボリュームで、国内外の大手企業の知財戦略が紹介されています。

その中で、当然、営業秘密やノウハウに触れた内容もあります。

医薬品等のメーカーであるSanofi S.A.では、特許出願による公知化リスクを強く意識しており、特に製造工程に関わる発明の営業秘密化の判断を積極的に行っているようです。

さらに医薬品の製造工程は、その認可機関への申請時に書類として記載・提出されるために秘匿性が失われるので、どの時点まで秘匿化するのか、どの時点で特許出願するのかも協議しています。

特に、特許出願の時期については、早すぎると製品化後の存続期間が短くなるため、投資回収が十分にできないという状況になってしまうために、特許出願を急ぎすぎないようにしているとのこと。当然、この特許出願を行うまでは、その発明は営業秘密として扱われるのでしょう。

まさに、このような知財戦略は、発明の秘匿化と特許化とを意識した教科書的な手法と言えるでしょう。しかしながら、ここまで秘匿化と特許化とを意識している企業は、製薬メーカー以外には多くないのかもしれません。

また、ブリヂストンでは、バリューチェーンで蓄積されているナリッジやノウハウを抽出して、開示リスト等で可視化しているようです。

これは、なかなか大変なことであろうと思います。

私は、特許出願のメリットの一つに、その管理のし易さがあると思っています。すなわち、Ｊ－Ｐｌａｔｐａｔによって特許出願を行政が管理してくれいているというメリットです。これにより、たとえ、自社での特許の管理体制が甘くても、自社がどのような発明を特許出願しているのかインターネットで分かり、そのステイタスもほぼリアルタイムで分かります。さらに、自社の外国出願ですらＥｓｐａｃｅｎｅｔで分かってしまいます。

一方、ノウハウ管理は、なかなか大変だと思います。当たり前ですが、行政がノウハウ管理してくれるわけもなく、自社で管理しなければなりません。そして、企業規模が大きくなればなるほど、ノウハウの量も多くなり、それを分類し、アクセス権限も設定し、システム上で閲覧可能とすることは手間と資金を必要とするでしょう。

発明（技術）の営業秘密化は、特許出願よりもコスト削減につながるというような話も聞きますが私は決してそんなことはなく、企業規模が大きくなるほど、システム構築等の手間と費用を考慮すると、営業秘密化の方がコストを要するのではないかとさえ思います。

また、本田技研は、ノウハウの技術流出を防止するために、知財部門がノウハウ管理を行っているようです。これは、ライセンスを意識してとのこと。

実は、知財部門がノウハウを管理している企業は多くないように思います。では、どこでノウハウを管理しているかというと、例えば技術開発部等という企業も多いのではないでしょうか。

そして、知財部では技術開発部が一体どのようなノウハウを秘密として管理しているのかを把握していないという企業もあるかと思います。企業規模が大きくなると、異なる技術開発部で同様の研究開発を行っている場合もあります。そのような場合に、技術開発部ごとにノウハウ管理をし、それを知財部が把握していないと、同様の技術についてある技術開発部では秘匿化している一方、他の技術開発部では特許化すなわち公知化しているという事態に陥りかねません。

そのような事態を避けるためにも、やはり秘匿化するノウハウは技術開発部で管理すると共に知財部でも集約して管理することがベストでしょう。

このように、この事例集はいろいろ参考になることが多く書かれていると思います。

最近、特許化と秘匿化との両輪による知財戦略（知財戦術）はどのようなものか？と考えていたりもするので、しっかり読み込んでみたいですね。

http://www.営業秘密ラボ.com/

弁理士による営業秘密関連情報の発信

新興企業やフリーランスの保護のための提言

先日、「新興企業の知的財産権保護を　大手による無断活用防止―自民提言案」とのニュースがありました。

これは、昨年、公正取引委員会がまとめた「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」を受けてのものだと思われます。

あらためて、この実態調査報告書を読むと、取引先が優越的地位を濫用して営業秘密やノウハウを取得する実態が書かれています。

参考：スタートアップの取引慣行に関する実態調査（経過報告）令和２年４月３日 未来投資会議資料

参考：未来投資会議（第３７回）　配布資料　　　

ここで、営業秘密を取引先に開示する場合には、秘密保持契約を締結することが必須ですが、取引先が秘密保持契約の締結を拒んだり、片務的な秘密保持契約の締結を強要されたり、と様々です。

このような実態調査報告書には記載がないものの、営業秘密の裁判例からあり得そうな例を一つ。

まず秘密保持契約には秘密保持の対象から除外する情報を定めた規定が設けられることが一般的です。たとえば、以下のようなものです。（参照：【参考資料】秘密情報の保護ハンドブック　～企業価値向上にむけて～）

① 開示を受け又は知得したときに既に保有していた情報

② 開示を受け又は知得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報③ 開示を受け又は知得した後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

④ 開示を受け又は知得したときに既に公知であった情報 

⑤ 開示を受け又は知得した後、自己の責めに帰さない事由により公知となった情報

そして営業秘密の裁判例として、攪拌造粒機事件（大阪地裁平成２４年１２月６日判決　事件番号：平成２３年（ワ）第２２８３号） や皮膚バリア粘着プレート事件（東京地裁令和２年３月１９日判決　事件番号：平成２０年（ワ）２３８６０号） では、原告が営業秘密であると主張した情報が公知であった（上記④）と裁判所によって認定され、その営業秘密性及び被告が当該情報の使用したとしても秘密保持契約違反ではないと判断されました。

すなわち、たとえ、秘密保持契約を締結して開示された情報であっても、公知の情報であれば開示先に秘密保持義務はなく、取引先（開示先）は自由に使用してもよいということです。これは、このような除外規定が設けられた秘密保持契約を締結すると当然のことだと思われます。

しかしながら、そもそも、公知の情報とは何でしょうか？

この「公知」の判断は、特許で言うところの「新規性」の判断とも類似していると思われ、案外難しいかもしれません。

開示した営業秘密と全く同じ情報が記載された資料を取引先が提示した場合には、自社の営業秘密が公知となっていることを認めざる負えません。

しかしながら、全く同じではなく若干違う資料を提示した場合にはどうでしょうか？若干違うものの、当業者であれば同じ解釈できると主張された場合にはどうでしょうか？

また、複数の資料を提示され、この複数の資料の組合せが開示した営業秘密と同じであると主張された場合にはどうでしょうか？

ここで、技術情報は特許公開公報、論文、及びインターネット上の情報等様々なものが溢れかえっています。自社が営業秘密と考えている情報も、特許検索等により調査（先行技術調査）すると全く同じでなくても同様の資料が見つかるかもしれません。

取引先は、開示された営業秘密を自由に使用することを目的として、先行技術調査によって開示された営業秘密を公知であると主張する可能性もあるでしょう。

公知であるか否か微妙な場合には、口先による説明力の問題です。

これがうまい人は、実際には公知でなくても、公知であると説明できるでしょう。こういうことがうまい職種は、やはり弁理士や技術系の弁護士、企業の知財部の人達でしょう。

そして、大企業になるほど、これらの人を使うことができます。一方で、中小企業やベンチャーになるほど、これらの人との繋がりが薄い傾向にあるでしょう。

そうすると、中小、ベンチャー企業は秘密保持契約を締結して営業秘密を大企業に開示しても、その後、除外規定を持ち出されて自由に使用されるリスクがあります。一方で、公知であることの主張は、優越的地位の濫用とは認められないでしょう。

では、このような事態に陥った場合にはどうするべきでしょうか？

そのためには、まず「公知」とはどのようなことを指すのかを理解する必要があります。

そして、開示先が上記のようなことを主張した場合に、対応可能な人物を予め見つけておくことも必要でしょう。

昨今、オープンイノベーションという言葉も広く浸透し、自社の営業秘密を他社に開示する場面もあるでしょう。そのとき、秘密保持契約を締結したからと言って必ずしも安心できるものではありません。開示した営業秘密が取引先に目的外で使用されることもある程度想定して、秘密保持契約を締結する必要があります。そして、開示先が不当と思われる要求をしてきた場合には、営業秘密の開示を行わない、そもそもの取引を行わない、という決断も必要ではないでしょうか。

ところで、この提言は自民党の競争政策調査会は行い、記事には「明らか」になったとありますが、ネットを探しても自民党のホームページを探しても見つからない。

せっかく良い提言を行っているのだから、積極的に公開するべきでしょう。

ＩＴ、ＩＴ、言うのであれば、まずはこういうところからも行うべきでは？

http://www.営業秘密ラボ.com/

弁理士による営業秘密関連情報の発信

各国の特許出願件数の推移、果たして日本は本当にダメなのか？

近年、中国の技術力は明らかに高まっていることは、誰しもが認識していることです。

そして、昨年は、中国のＰＣＴ出願件数が米国を向いて世界一になったことが話題になりました。一方で、日本は中国にPCT出願件数で負け、世界３位に転落し、技術力も低下している、とのようにネガティブな捉えられ方をしています。

果たして、それは本当なのでしょうか？

まず、図１は、国別の国内特許出願件数です。いわゆる５庁である米国、欧州、日本、韓国、中国における国内特許出願件数を比較しています。

図１

出展：特許行政年次報告書2019本編掲載図表ダウンロード

皆さんご存じのように、中国の特許出願件数が著しく増加しています。

ただし、これは中国政府等による手厚い助成の効果もあり、特許出願される技術の内容はまさに玉石混合でしょう。とはいえ、中国の技術力の高まりを否定できるものではありません。

参考：中国における政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度

図２は、米国、日本、韓国、欧州における出願件数の増減が分かり易いように、図１から中国を除いたものです。

図２

2010年を基準とすると、米国、韓国は増加傾向にあり、欧州も微増です。一方、他国とは異なり日本だけが出願件数が減少傾向にあります。これだけを見ると、日本は特許出願できるレベルでの技術開発力が低下しているとも考えられるでしょう。

次に図３は、ＰＣＴ出願件数の各国推移です。

図３

資料：GLOBAL NOTE　出典：WIPO

ＰＣＴ出願件数も中国の増加が著しく、2017年には日本を抜き、2019年には世界一位となっています。なお、中国では、ＰＣＴ出願にも助成がありますので、それを考慮に入れる必要はあるかと思いますが。

しかしながら、国内特許出願とは違い、日本もＰＣＴ出願は増加傾向にあります。韓国も増加傾向です。一方、米国は、2010年を基準とすると、増加していますが近年では横ばいです。2019年に韓国に追いつかれたドイツは横ばいです。

そして図４は、2010年を基準としたＰＣＴ出願増加率です。増加率が著しい中国は除いています。

図４

図４からは、韓国の増加率が増加が顕著に表れ、2019年には2010年の2倍となっています。しかしながら、日本の増加率も高く、2019年には2010年の1.6倍を超えています。一方、米国は2019年では2010年の1.3倍ですが、ここ5年は横ばいです。

このペースでＰＣＴ出願件数が推移すると、数年後には日本は米国を抜くことになります。韓国のＰＣＴ出願件数は2019年において日本の半分以下なので、この増加率が続いたとしても日本を抜くにはしばらく時間がかかりそうです。

ここで、ＰＣＴ出願は、この後、複数国に移行するものであり、国内出願だけを行う場合に比べて数倍の資金が必要となります。このため、各企業は、ＰＣＴ出願を行うか否かを精査します。すなわち、一般的に、ＰＣＴ出願される発明はより進歩性（技術レベル）の高い、又は他国へのビジネス展開も視野に入れた重要な発明といえるでしょう。そうすると、国内出願に比べて、ＰＣＴ出願件数は各国の技術力をより表しているとも考えられます。

そして、上述のようなＰＣＴ出願件数の推移からすると、日本は決して技術力が低下しているとは言えないでしょう。逆に日本の技術力は、益々上昇しているとも考えられるのではないでしょうか。

今後、中国における特許出願の助成が縮小又は終了となると、中国の特許出願件数は国内出願と共にＰＣＴ出願も減少するでしょうから、もしかすると、近い将来にはＰＣＴ出願件数は日本が世界一になるかもしれません。

このように、ＰＣＴ特許出願件数の見方を少し変えただけで、日本の技術力が低下していることはなく、逆に上昇し続けており、世界一が視野に入っているレベルにあるとも言えます。

また、他国と日本の異なる点は、日本は国内特許出願件数が減少し続けているという点です。日本企業によるＰＣＴ出願は、そのほとんどが日本の国内特許出願を基礎としていることを鑑みると（近年は直接ＰＣＴ出願する企業も増えていますが多数ではないでしょう）、ＰＣＴ出願件数も減少傾向となるとも思われますが、そうはなっていません。もし、日本の国内特許出願件数が減少していなければ、今頃、既に日本がＰＣＴ出願件数で世界一となっているかもしれません。

日本の国内特許出願件数の減少は、企業が発明の進歩性の判断を厳しく行っていることと、秘匿化が進んでいることにあると思います。技術の秘匿化は、特許のように公開されるものではないため、企業が優れた技術を秘匿化していれば、他社に追いつかれる要素が減り、当該企業の優位性を保ち続ける可能性がります。それが端的に表れている技術分野が、材料系なのでしょう。そのような選択を行っている企業が日本には多いのかもしれません。

そして、日本企業の国内特許出願件数が減少している一方、ＰＣＴ出願が増加しているという他国にない特徴を鑑みると、日本企業は他国に比較して技術の特許化と秘匿化とをメリハリを利かせて積極的に選択している可能性が有るのではないかとすら思います。当然、企業が秘匿化している技術内容や数は分かりようがありませんので、多分にバイアスがかかった考えではありますが・・・。

以上のように、ＰＣＴ出願件数からは、中国の技術力上昇は認められるとしても、日本の技術力が低下しているとは言い難いでしょう。逆に、日本の技術力の上昇度合いは、米国と比べて相対的に高いともいえるのではないでしょうか。

とはいえ、特許出願件数は国の技術力を示す指標の一つでしかなく、秘匿化している技術を反映している指標でもありません。また、技術分野毎に状況は異なっているでしょう。そうすると、特許出願件数だけで日本の技術力を推し量ろうとすること自体にさほど意味がないとも思えますし、そもそも特許出願件数を増やすことを目的とすることにも意味のあるものとは思えません。

さらに特許出願件数が企業の収益力を示しているものでもなく、巷で日本の技術力が低下していると言わしめる理由は別にあるのでしょう。個人的には、日本は技術力が低下していることもなければ、ダメになったわけでもなく、伸びしろが小さくなり高止まりしているのではないかと思いますが。

http://www.営業秘密ラボ.com/

弁理士による営業秘密関連情報の発信

「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」純粋に知財の視点からどうなのか？

コロナ対策の一つとして「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」に賛同した企業が続々と現れています。

この宣言の趣旨は「我々は、新型コロナウイルス感染症の診断、予防、封じ込めおよび治療をはじめとする、新型コロナウイルス感染症のまん延終結を唯一の目的とした行為に対しては、一切の対価や補償を求めることなく、我々が保有する特許権・実用新案権・意匠権・著作権の権利行使を一定期間行なわないことを宣言します。」というものであり、他社の特許権が製品開発の障壁ともなり得ることを鑑みると、非常に理解できるものです。

一方で「新型コロナウイルス感染症のまん延終結を唯一の目的とした行為」を宣言の対象としているものの、自社が保有する特許権等の独占排他権を放棄する行為であり、宣言を行った企業に相当高いリスクを生じさせる行為であると考えられます。

そもそも「まん延終結を唯一の目的とした行為」が一体どのような行為であるのかも明確ではありません。この行為は必ずしも、非営利行為というわけではないでしょうし、多額の利益を得るような行為も含まれるのでしょう。

また、宣言の終了を世界保健機関（ＷＨＯ）が新型コロナウイルス感染症まん延の終結宣言を行う日までとしていますが、これも何時なのかはわかりません。最悪、終結宣言が行われないかもしれません。そうすると、文言上、権利不行使は未来永劫となってしまいます。

すなわち、自社の特許権によって実施できなかった技術を導入した製品を他社が製造販売できることとなり、それによって当該他社が利益を上げることを容認することとなります（後述するように宣言には権利不行使の範囲を制限することも可能です）。

その結果、他社が大きな利益を得、ブランド価値を高め、自社の強力な競合他社に成長する可能性もあるでしょう。

また、コロナ対策を純粋にビジネスチャンスと捉えた場合、他社への特許権の不行使により、そのビジネスチャンスを逃す又は利益の最大化に失する可能性もあり得ます。

そういう懸念もあるためでしょう、この宣言は無条件に権利行使を行わないというものではなく、宣言者の意思により権利不行使の範囲も制限することができます。

このホームページでは、「COVID対策宣言書の対象範囲、期間その他に一切の制限を設けていない宣言者」と「権利不行使の範囲を制限した宣言者」とを明確に分けて記載しており、その宣言の内容、すなわち権利不行使の範囲を第三者が確認できるようになっています。

なお、６月３日に確認したところ「COVID対策宣言書の対象範囲、期間その他に一切の制限を設けていない宣言者」は４５社であり、「権利不行使の範囲を制限した宣言者」は２９社であり、制限を設けない宣言者の方が多くなっています。

ここで、権利不行使の範囲の制限にはどのようなものがあるのかを確認しました。下記はそのなかの一例です。

１．権利を実施するものは通知、同意を必要とする。

２．権限の対象を非営利目的のみとする。

３．適用範囲を日本とする。

４．宣言の終了時期をまん延終結前に定める。

５．適用外とする技術分野を定める。

６．自社の単独所有の権利に限定する。

７．権利を実施するものは権利を使用した製品の販売実績を開示する。

８．著作権は適用外とする

やはり、通知や同意を必要とするという制限を設けている宣言者が多く見られました。最低限このような制限を設ける必要はあるのではないでしょうか。この制限により、権利不行使の対象を権利者が有効的にコントロールすることが可能となるので当然でしょう。

また、宣言の終了時期を制限として定めた宣言者も多数でした。

さらに、単独所有の権利に限定するという制限を設けている宣言者も複数ありました。特許出願は共同出願も多数存在するため、このような制限も必要でしょう。その一方で、実施許諾をしている権利を権利不行使の範囲外とするとのような制限を設けたものはありませんでした。何ら制限を設けなかった宣言者は、共願案件や実施許諾をした権利も保有しているでしょうから、共願者や許諾者には何か説明をしているのでしょうか？

そして、このような宣言内容であるため、当然賛同しない企業もあります。

特に、製薬メーカーは宣言者にいないようです。コロナワクチンや治療薬等を先に開発できれば、大きな利益を得る可能性があるため企業としては当然の判断でしょう。コロナワクチン等の開発製造は、明らかに「新型コロナウイルス感染症のまん延終結を唯一の目的とした行為」でしょうから、この宣言を行うことは大きなビジネスチャンスを失う可能性がありますから。

この宣言において、多くの企業が何ら制限を設けていないことには驚きました。

制限を設けていない企業は、宣言を行っても自社の利益に与える影響は微々たるものであるという判断なのでしょう。それとも、単に知財（特に特許権）というものを重要視していないのでしょうか？もしかしたら、公報等で開示している知財は自社の強みではなく、秘匿化している知財こそ強みであり、それは守られているという判断もあるのかもしれません。

この宣言を行うか否か、宣言に制限を設けるか否か、これは企業における知財に対する深い判断（無意識の判断もあるでしょう）があると思います。この宣言から、各企業が知財をどのように考えているのかの一端を垣間見れる気がします。

http://www.営業秘密ラボ.com/

弁理士による営業秘密関連情報の発信

－判例紹介ー 取引先に営業秘密を開示したものの、その非公知性が否定された裁判例 その２

前回紹介した、取引先と秘密保持契約を締結して情報を開示したものの、その情報は営業秘密ではないとされた裁判例（東京地裁 令和２年３月１９日　平成２０年（ワ）２３８６０号）の続きです。
本事件において原告は、シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面の原材料として「 東レ（株） ＤＯＷ ＣＯＲＮＩＮＧ ＭＧ７－９８５０ Ａ剤・Ｂ剤 」を用いることを営業秘密であると主張しました。しかしながら、裁判所は当該情報について営業秘密性を認めませんでした。

一方で原告は、さらに、被告が被告製品のＰＭＤＡ申請に際してシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの端部を丸みを帯びた形状とするという情報を開示した行為が本件秘密保持義務違反に該当するとも主しました。

確かに、秘密保持契約を締結していれば、秘密保持の対象とする情報が営業秘密でなくても、秘密保持契約に違反した使用をしていれば民事的責任を問えるでしょう。しかしながら、これについても下記のように裁判所は認めませんでした。

―――――――――――――――――――――――――――

皮膚バリア粘着プレートの原材料にシリコーンゲルを用いるという情報が，本件契約前の交渉段階から既に公知の情報であったことは上記（第４の１）認定のとおりである。また，その端部を丸みを帯びた形状とするという点も，絆創膏などの代表的な皮膚保護剤や原告製品に先行して販売されていたシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの形状からも明らかなように，その端部は角張った形状か丸みを帯びた形状の製品が多く（公知の事実及び前記認定事実１(1)，シカケアの説明文書においても角を丸くした形でシカケアを切って手術痕等に貼付する方法が説明されていること（前記認定事実１(1)ア）などに照らすと，皮膚バリア粘着プレートの端部を丸みを帯びた形状とするという情報は，本件契約前の交渉段階から既に公知の情報（本件契約の契約書第９条③の４）といえる。そうすると，原告が指摘する情報は，いずれも「相手方の技術上及び取引上の情報」（同契約書第９条①②）に該当するとは認められない。

―――――――――――――――――――――――――――

ここで、原告と被告とが締結した秘密保持契約は下記のものです。

―――――――――――――――――――――――――――

第９条（秘密保持義務） 甲（原告）と乙（被告）は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、次の情報を第三者に開示または漏洩してはならない。 　 

①　本件契約及び個別契約の締結前に行われた交渉の段階において、図面・仕様書・資料・材料・型・設備・見積依頼・口頭の説明、その他により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報。 　　

②　前項のほか、本件契約及び個別契約により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報 　 

③　前項の規定は、次の各号に定める情報には適用しない。 

 １　相手方から知り得た時点で，既に保有している情報 

 ２　独自に開発した情報 

 ３　秘密保持義務を負うことはなく，第三者から正当に入手した情報 

 ４　公知になった情報

 ―――――――――――――――――――――――――――

すなわち、裁判所は、秘密保持契約にも「公知となった情報」は秘密保持を適用しないとの規定が設けられているために、公知であるとして営業秘密と認められなかった情報も、秘密保持の対象とはならないと判断しました。

このような事例は、本事件だけではありません。以前に紹介した攪拌造粒機事件があります。

この事件では原告が被告に攪拌造粒機の製造を委託し、秘密保持契約を締結して図面を被告に開示したものの、委託契約が終了した後に被告が当該図面を使用して攪拌造粒機を製造販売したというものです。この事件では、原告製品は所謂リバースエンジニアリンが可能でり非公知性を喪失していることを理由に、裁判所は原告製品図面を営業秘密とは認めませんでした。

そして、原告は、被告による秘密保持契約違反も主張しましたが、この秘密保持契約も公知となった情報を秘密保持の対象から除外する規定が設けられていたために、認められませんでした。

このように、秘密保持契約を締結していても、公知となった情報は秘密保持の対象から除外する等の規定が設けられていれば、非公知性が喪失しているとして営業秘密と認められなかった情報は、秘密保持の対象からも除外されることになります。

これは、特別なことではなく、上記のような除外規定が設けられていれば当然のことです。

今回紹介した事件では、原告は既に非公知性を失っている情報であるにもかかわらず、当該情報が営業秘密のみならず、被告との間で締結した秘密保持の対象になると考えていました。その結果、不要な争いとなってしまいました。

このようなことから、自社が秘密と考える情報は、秘密保持の対象となり得るのかを十分に検討し、相手先と契約を締結する必要があります。

http://www.営業秘密ラボ.com/

弁理士による営業秘密関連情報の発信