技術情報を営業秘密として特定する方法、特許明細書のような形式で良いの？

技術情報を営業秘密として特定する方法は色々あります。図面等がその代表例かと思いますが、営業秘密としての特定が可能であればその形式は問われません。

・参考ブログ記事：ー判例から考えるー　どのような技術情報を営業秘密とできるのか？

また、企業は発明であるものの特許出願を選択せずに、営業秘密として秘匿する場合もあります。そのような場合には、特許明細書と同様の形式で技術情報を特定する案もあります。確かに、特許明細書と同様の形式で技術情報を特定すれば、特許出願になれている知財部担当者にも親和性が高く管理し易いでしょうし、何よりもその後に特許出願を行う可能性があるのであれば、特許出願も容易です。

では、本当に特許明細書と同様の形式で技術情報を特定することが好ましいのでしょうか？
私は、秘匿化のために特許明細書と同様の形式で技術情報を特定することに関して、かならずしも好ましくないと思います。

まず、技術情報を営業秘密とするためには、秘密管理性を満たさなければなりません。
ここで、接触角計算プログラム事件 （知財高裁平成２８年４月２７日，一審：東京地裁平成２６年４月２４日判決等）が参考になるかと思います。
本事件は知財高裁でも争われたので影響力はそれなりに高いかと思います。まず、接触角計算プログラム事件において原告（被控訴人）が営業秘密と主張する原告アルゴリズムは、表紙中央部に「ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ」と大きく印字され，各ページの上部欄外には「【社外秘】」と小さく印字された本件ハンドブックに記載されたいました。

しかしながら、裁判所は「本件ハンドブックは，被控訴人の研究開発部開発課が，営業担当者向けに，顧客へのソフトウエアの説明に役立てるため，携帯用として作成したものであること，接触角の解析方法として，θ／２法や接線法は，公知の原理であるところ，被控訴人においては，画像処理パラメータを公開することにより，試料に合わせた最適な画像処理を顧客に見つけてもらうという方針を取っていたことが認められ，これらの事実に照らせば，プログラムのソースコードの記述を離れた原告アルゴリズム自体が，被控訴人において，秘密として管理されていたものということはできない。」と判断し、原告アルゴリズムの秘密管理性を否定しています。

すなわち、秘密管理意思が認識できるような表記がされていたとしても、当該情報に公知情報と秘密情報とが混在していた場合には秘密管理性が認められない可能性があると解されます。換言すると、上記判例における本件ハンドブックのような秘密管理措置は、秘密管理措置の形骸化ともいえるでしょう。

・参考ブログ記事：技術情報を営業秘密とする場合に留意したい秘密管理措置

では、特許明細書はどうでしょうか？
そもそも特許明細書は、公知技術と発明とを意識して分けて記載する形式ではありません。それどころか、当業者が実施可能なように実施形態を記載しなければならないため、公知技術をある程度記載する必要があります。また、特許請求の範囲も一般的には公知技術が含まれるものであり、拒絶理由通知を受けた後に補正によって新規性・進歩性を有する技術内容に限定していくものです。

すなわち、特許明細書は発明と公知技術とが混在して記載されるものであり、何が新規性・進歩性のある発明なのかは審査を経て明確になるものです。従って、営業秘密とする技術情報を特許明細書のような形式で記載することは、裁判において秘密管理性・非公知性が認められない可能性も生じるかと思います。

そこで、技術情報を営業秘密として管理する手法として以下のものを考えます。なお、以下では営業秘密とする技術情報を「秘密情報」といいます。

１．公知情報と秘密情報は明確に分ける。
　　秘密情報が客観的に何であるか認識できるように。←公知技術調査が重要
　　秘密情報の作用効果を客観的に主張できるようにも記載（特に化学系）。

２．公知情報は必要最小限
　　そもそも社内文書なので第三者が実施可能なように公知情報を記載する必要もない。

３．秘密情報は細分化して記載（箇条書きや項目分け）
　　公知となった秘密情報を秘密解除し易いように。

４．社内用語を用いて秘密情報を特定
　　社内文章であるため、社内で把握できればよいはず。
　　万が一漏えいしたとしても、第三者による把握を多少なりとも難しくする。

上記１～４の手法で営業秘密とする技術情報を特定すると、特許明細書の形式とは異なるものになるかと思います。特に、営業秘密とする技術情報は、特許明細書とは異なり、当業者に実施可能なように特定する必要もありません。なお、上記１～４の特定の仕方は、文章や図、グラフを用いた紙媒体や電子媒体になるかと思います。

さらに、このようにして特定した秘密情報に対して下記の管理を継続して行うことがベストでしょう。

A．自社による秘密情報の開示状況の把握
B．定期的な公知情報の調査

管理A，Bを行うことで、公知となった秘密情報を秘密管理から解除します。具体的には、上記３の細分化して記載された秘密情報のうち公知となった秘密情報に対して、取り消し線を引くといった作業でしょうか。このとき、秘密解除した日付も記録しておくことが肝心かと思います。これによって公知となった秘密情報の秘密管理措置の形骸化を防止します。
すなわち、営業秘密として管理する技術情報に対しては、理想的にはその公知状態に応じて秘密管理から除外する等の“メンテナンス”が必要であると考えます。このメンテナンスを怠ると、接触角プログラム事件のように本来秘密情報であるはずの技術情報の秘密管理性までも認められない事態となり得るかと思います。

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ー判例紹介ー 技術情報を営業秘密とした場合におけるリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の判断

技術情報を営業秘密とする場合に留意する必要がある事項として、自社製品がリバースエンジニアリングされることで、当該営業秘密の非公知性が失われる場合があることです。

営業秘密における非公知性の判断時は、損害賠償請求については不正行為が行われた時点であり、差止請求については口頭弁論終結時です。このため、技術情報を営業秘密として管理しても、その後、当該技術情報を使用した自社製品が販売等され、当該自社製品がリバースエンジニアリングされることで非公知性が失われる可能性が生じます。このようなことは、出願時を新規性の判断時期とする特許とは大きな違いです。

下記表は、私が調べたリバースエンジニアリングによって非公知性が失われたか否かの判断がなされた判例の一覧です。下記判例の中には”リバースエンジニアリング”という文言が判決文の中には表れていないものの、実質的にリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無の判断を行ったと考えられる判例が含まれています。

上記表から分かるように、近年においてリバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無が判断された判決が増えています。

なお、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無については、被告がリバースエンジニアリングによって原告が主張する営業秘密の非公知性が失われているとの主張が行われたときにのみ裁判所が判断します。従って、近年において被告によるこのような主張が増加していることになります。

ここで、リバースエンジニアリングによって当該技術情報を取得可能であれば、全て非公知性を失うかというとそういうわけではありません。セラミックコンデンサー事件では「専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要」なものはリバースエンジニアリングが可能であったとしても非公知性は失われないとしています。

一方、光通風雨戸事件は、一審ではリバースエンジニアリングによっても非公知性は失われていないとされたものの、二審では覆り、非公知性が失われたと判断されました。具体的には、二審において裁判所は「本件情報１に係る図面（甲１５〔１〕～〔８〕の８枚）は，光通風雨戸のスラットＡ及びＢ，上下レール枠，下レール枠，縦枠並びにカマチＡないしＣの各部材の形状について０．１ミリ単位でその寸法を特定するなどしたものであり，なるほどそれ自体精密なものではあるが，これは，ノギスなどの一般的な技術的手段を用いれば光通風雨戸の製品自体から再製することが容易なものである。」や「一般的な技術的手段を用いれば光通風雨戸の製品自体から再製することが容易なもの」とし、非公知性を失っていると判断しています。

上記二つの判例は、リバースエンジニアリングによる非公知性喪失の有無において代表的なものです。

そして、これらの判断基準からすると、リバースエンジニアリングによって非公知性が失われていると判断され易いものは、表からも分かるように機械構造のような測定が可能なもののようです。

このように、技術情報について営業秘密とする場合には、当該技術情報が使用された自社製品のリバースエンジニアリングによって非公知性が失われるか否かについて留意する必要があるかと思います。

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ー判例から考えるー 技術情報を営業秘密管理する場合にも先行技術調査が必要？

営業秘密の要件の一つに非公知性があります。
非公知性は、不正競争防止法２条６項でいうところの「公然と知られていないこと」であり、公知の情報はたとえ秘密管理していても営業秘密とは認められず、不競法による保護を受けることはできません。

ここで、技術情報は、特許出願公報等により膨大な量の情報がすでに公知となっています。このため、裁判において、原告が秘密管理している技術情報の非公知性又は有用性が公知技術に基づいて否定され、その結果、当該技術情報の営業秘密性が否定される場合があります。

・参考過去ブログ記事：技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その4

また、接触角計算プログラム事件 （知財高裁平成２８年４月２７日，一審：東京地裁平成２６年４月２４日判決等）では、「ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ」等の記載を行っていた情報（本件ハンドブック）に含まれる情報（原告アルゴリズム）であっても、「本件ハンドブックは，被控訴人の研究開発部開発課が，営業担当者向けに，顧客へのソフトウエアの説明に役立てるため，携帯用として作成したものであること，接触角の解析方法として，θ／２法や接線法は，公知の原理であるところ，被控訴人においては，画像処理パラメータを公開することにより，試料に合わせた最適な画像処理を顧客に見つけてもらうという方針を取っていたことが認められ，これらの事実に照らせば，プログラムのソースコードの記述を離れた原告アルゴリズム自体が，被控訴人において，秘密として管理されていたものということはできない。」とのように裁判所で判断され、原告が営業秘密と主張する技術情報（原告アルゴリズム）が記載されている情報（本件ハンドブック）に公知技術が含まれているために、当該技術情報の秘密管理性までも否定されています。
なお、接触角計算プログラム事件では、秘密管理していたソースコードについては、有用性及び非公知性も認められています。

・参考過去ブログ記事：技術情報を営業秘密とする場合に留意したい秘密管理措置

このように、技術情報を営業秘密とする場合には、当該技術情報が公知であるか否かの判断、すなわち先行技術調査が必要であるかと思います。
また、接触角計算プログラム事件のように、公知技術と営業秘密化する技術情報を混在させて秘密管理することで、営業秘密化する技術情報の秘密管理性までもが否定される場合があることに留意が必要です。

そして、技術情報の営業秘密化にあたって行う先行技術調査は、特許出願における先行技術調査よりも重要かもしれません。
特許出願では、特許請求の範囲が公知技術と同じであっても、すなわち特許庁の審査において新規性がないと判断されても、その後補正を行うことによって新規性を有するものにできます。
しかしながら、技術情報を営業秘密とした場合には、裁判の過程で補正という制度はありません。すなわち、原告が営業秘密であると主張する技術情報に公知技術が含まれることを理由に裁判所で営業秘密性が否定されたとしても、公知技術が含まれないように、営業秘密であると主張する技術情報を補正することはできません。
従って、技術情報を営業秘密化する場合には、当該技術情報が非公知であるか否かの判断が重要となると考えられます。

今までは秘密管理性が裁判で争われるケースが多かったものの、企業も営業秘密に関する理解を深めることで秘密管理性に満たすように技術情報を管理するでしょうから、秘密管理性について裁判所で争われるケースは減ると思います。
その結果、今後は技術情報について特に非公知性や有用性について争われるケースが多くなるのではないかと思います。このため、万が一、裁判となった場合に勝訴できるように、非公知性や有用性についても十分に満たした形で技術情報を秘密管理する必要があるでしょう。

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