論文「サービス産業のイノベーションと特許・営業秘密」

「サービス産業のイノベーションと特許・営業秘密」という２０１４年４月の論文を見つけました。 独立行政法人 経済産業研究所の「ディスカッション・ペーパー（日本語） 2014年度」で公開されています。

この論文は、サービス産業のイノベーションの実態、イノベーションに対する特許及び営業秘密の役割について、製造業と比較した結果が論じられており、複数の視点から、サービス業と製造業とにおける特許や営業秘密の保有に関する数値を表にして示しています。

この中で興味深かった比較は、特許、営業秘密の所有の有無と各イノベーションの関係を比較した結果（表５）です。

この比較の説明（８ページ）を引用すると「例外なく特許や営業秘密を持つ企業ほどイノベーションを行っている傾向がある。特に、新製品・新サービスの開発、既存製品・サービスの高度化・改善で特許や営業秘密の有無による差が大きい。新業種・新業態進出と特許所有とはサービス企業でのみ有意な関係があるが、産業を問わず営業秘密を持つ企業は新業種・新業態への進出を行う傾向がある。生産・流通方法の革新（プロセス・イノベーション）は、特許の所有とは関係ないが、製造業では営業秘密とかなり強い関連が観察される。」とのことです。

このような「特許や営業秘密を持つ企業ほどイノベーションを行っている傾向がある。」ということは、知財業界にいる人間であれば直感的に認識しているかと思います。このような認識が、具体的な数値で示されることは非常に有意義であると思います。 裏を返すと、イノベーションを行いた企業は、特許や営業秘密とすることができるような“何か”を意識するべきであり、それができない企業はイノベーションを起こし難いとも言えるかもしれません。

ただ、新業種・新業態進出に関しては、特許や営業秘密の所有とイノベーションとの関係は薄いようです。これはこれで面白いと感じました。
特許や営業秘密は、その対象が明確に特定されなければなりません。思うに新業種・新業態とは、まずは漠然としたアイデアなのではないでしょうか？そうであるならば、新業種・新業態のアイデアは特許や営業秘密といった“モノ”としては認識し難いでしょう。特に、特許に関しては技術的な要素が必要ですから、よりその傾向が強いかと思います。
しかしながら、新業種・新業態のアイデアがより明確になりその内容が特定できるようになると特許や営業秘密といった“モノ”になり、それがさらに新製品・新サービスの開発・改善にも至るのではないでしょうか。

また、 本論文では「生産・流通方法の革新（プロセス・イノベーション）は、特許の所有とは関係ないが、製造業では営業秘密とかなり強い関連が観察される。」と記されています。
これは、まさに企業の特許戦略を示していると思います。
生産方法は、主に企業の工場内等、外部からは認識し難い場所で使用される技術です。このため生産方法に関する特許を取得しても、侵害者はその工場内で特許に係る発明を実施することになるため、特許権者は侵害者を発見し難いということになります。
そうであれば、特許出願しても技術を他者に公開するだけになるかもしれません。そこで生産方法は特許出願をせずに秘匿化、すなわち営業秘密化するという知財戦略が多くの企業でなされています。
表５では、このような生産方法に対する企業の知財戦略を示すとも思われる結果が数値として表れており、非常に興味深いです。

また、自社のみで行い難いイノベーションを他社の協力も得て実行する、所謂オープンイノベーションの必要性も表５は示しているかもしれません。
上述のように、表５ではイノベーションを起こすには特許や営業秘密の保有が重要になることが示されています。すなわち、自社で特許や営業秘密を有していなければ、イノベーションを起こせる可能性が相対的に低くなります。
そこで、自社が起こしたいイノベーションに関する特許や営業秘密を保有している他企業の力を借りることで、自社のみでは起こせないイノベーションを起こせる可能性が高まることを表５は示しているとも思えます。

さらに、本論文ではイノベーションは下記の４つに分類できることが示されています。
１．プロダクト・イノベーション（新製品・新サービス）
２．プロセス・イノベーション（製品・サービスの生産・流通方法）
３．業務・組織イノベーション
４．マーケティング・イノベーション

営業秘密に関しては、技術情報と営業情報に分類されますが、上記のような４つに分類してもよいのではないでしょうか。すなわち、プロダクト情報、プロセス情報、業務・組織情報、マーケティング情報です。
私は常々、営業秘密を技術情報と営業情報とに分類することは難しいと思っていました。これは不正競争防止法２条６項にそのような定義されているためであり、このように技術情報と営業情報とに分類しないと法的保護を受けられないものではありません。
そこで、営業秘密をプロダクト情報、プロセス情報、業務・組織情報、マーケティング情報、とのように分けて考えるほうが、何を営業秘密とするかもイメージが持ちやすく、また、自社が保有している営業秘密の分類もし易いのではないでしょうか。

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ー判例紹介ー 営業秘密管理として最低限行うべき秘密管理

今回紹介する裁判例は、平成３０年２月２６日知財高裁判決（知的財産高等裁判所平成２９年（ネ）第１０００７号、原審・東京地方裁判所立川支部平成２６年（ワ）第１５１９号）です。

本事件の被控訴人（一審原告）は、ケーブルテレビ関連機器の開発、製造・販売等を目的とする株式会社であり、控訴人（一審被告）は、平成２５年６月２１日に設立されたケーブルテレビ関連機器の製造・販売等を目的とする株式会社です。

被控訴人における営業部部長Ａが被控訴人在職中に控訴人を設立し、Ａが控訴人の代表取締役に、被控訴人における営業部課長であったＢが控訴人の取締役に、それぞれ就任しています。ＡとＢは，被控訴人を退職しています。
また、Ｃは被控訴人において、取締役として商品開発業務を行っていましたが、被控訴人の退職後に控訴人に入社しています。Ｄは、被控訴人におけるソフトウェア開発の責任者として商品開発業務を行っていたが、被控訴人を定年退職した後に業務委託社員として被控訴人で勤務していました。

なお、Ａ、Ｂ及びＣが被控訴人に在籍していた当時、被控訴人は役員以下１５名程度の小規模会社でした。

そして、本事件において被控訴人（一審原告）は、原告ＰＣソースコード・原告マイコンソースコード・原告回路図データ・原告部品リストデータ・原告基板データ（以下「本件情報」といいます。）が営業秘密である主張しています。

一審判決では、本件情報は全て不競法２条６項所定の営業秘密に該当し、被告人は故意又は重過失により本件情報の不正開示を受け、これらを用いて被告製品を製造・販売したとして，被告製品の製造・販売の差止請求及び廃棄請求が認容されています。
そして、二審判決でも、被控訴人（一審原告）が勝訴（請求の一部認容）しています。

本事件は、営業秘密における秘密管理性について参考になる近時の判決であると思います。

具体的には、この本件情報の秘密管理性について知財高裁は下記の〔１〕～〔５〕を認め、「本件情報については，被控訴人の従業員において被控訴人の秘密情報であると認識していたものであるとともに，秘密として管理していることを十分に認識し得る措置が講じられていたと認められるから，秘密管理性が認められる。」とのように判断しています。

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〔１〕被控訴人は，平成２２年７月１日に就業規則を制定し，従業員に秘密保持義務を課していた。
〔２〕被控訴人は，前身の丸栄電機時代の平成２１年３月１３日に情報セキュリティ管理の国際規格であるＩＳＯ２７００１の要求事項に適合していると認証され，適合性審査を毎年更新しており，ＩＳＯ規格の内部監査員養成セミナーを受けたシステム管理責任者らにより，従業員に対し，一般情報セキュリティ教育を行っていた。
〔３〕被控訴人の資産台帳上，機器制御ソフトウェア，部品リストデータ，基板データ，回路図データは，公開レベル「秘密」と区分されていた。
〔４〕被控訴人の社内ファイルサーバ内のデータのうち，アクセスを制限するものは，「会社資料Ｓ」，「仕様書原本Ｓ」，「開発技術Ｓ」，「栄幸電子Ｓ」，「営業部Ｓ」の５つのフォルダに分けられ，それぞれアクセスできる従業員を限定した上で，個々の従業員が特定の端末から，ユーザー名とパスワードを入力しなければアクセスできないように管理されていた。
〔５〕本件情報のうち，原告部品リストデータは「栄幸電子Ｓ」フォルダに保管され，原告ＰＣソースコードや原告マイコンソースコード，原告回路図データ，原告基板データは，「開発技術Ｓ」に保管されていた。

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この知財高裁の判断は、技術情報の秘密管理を行う重要な知見かと思います。
すなわち、上記〔１〕～〔５〕を満たすような秘密管理措置を行えば、営業秘密としての秘密管理性が満たされる可能性が高いと考えられます。
ただ、〔２〕のようなＩＳＯ２７００１の認証を得ることは手間等を考えると難しいかもしれませんが、従業員に対するセキュリティ教育は行うべきでしょう。

すなわち、秘密管理措置としては以下のことを最低限行うべきかと思います。
＜１＞　就業規則で従業員に対する秘密保持義務を課す（上記〔１〕）
＜２＞　従業員に対するセキュリティ教育（上記〔２〕）
＜３＞　データに対する管理区分の設定（上記〔３〕）
＜４＞　サーバに対するアクセス制限（上記〔４〕，〔５〕）

多くの企業は、実際に上記＜１＞～＜４＞について既に実施している可能性が高いと思います。
しかしながら、企業が秘密とすべき全ての情報が特に＜３＞，＜４＞を満たすように管理されているでしょうか。もし、当該情報が＜３＞，＜４＞の管理から漏れていると、それは秘密管理されているとは認められない可能性も考えられます。
裁判所は情報毎に秘密管理措置を判断するため、たとえ他の情報が＜３＞，＜４＞を満たすように管理されているとしても、そうでない情報は秘密管理されていると裁判所は判断しない可能性があります。
このため、企業は秘密とすべき情報を正しく認識し、これに対するアクセス管理を確実に行う必要があるでしょう。これは口で言うことは簡単ですが、実際には企業規模が大きくなるほど、様々な情報が膨大に存在するため、それらの情報を精査しアクセス管理を行うことは難しいことだと思います。

また、本事件の原告は１５名程度の小規模の企業であることに留意する必要があるかと思います。すなわち、小規模の企業でもこのような秘密管理措置を行っているのです。そうであれば、このような秘密管理措置を行っていない中規模・大規模の企業においては、秘密管理性はなおのこと認められにくいのではないでしょうか。

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営業秘密と先使用権主張の準備 その２

前回のブログ記事「営業秘密と先使用権主張の準備　その１」の続きです。

前回では、営業秘密の非公知性喪失の有無の確認を先使用権主張の準備に利用することに触れました。

まず、営業秘密の非公知性喪失の有無の確認とはなんでしょうか？

参考ブログ記事：ー判例から考えるー　技術情報を営業秘密管理する場合にも先行技術調査が必要？

上記参考ブログでも記載したように、営業秘密化する技術情報と公知技術とを混在させて秘密管理してしまうと、営業秘密化する技術情報の秘密管理性までもが否定される場合があります。一種の秘密管理の形骸化でしょうか。
このため、特に重要な営業秘密に関しては、営業秘密管理している間は定期的に特許文献調査等を行い、当該技術情報の非公知性喪失の有無を確認するべきと考えます。
もし、当該技術情報の非公知性が喪失した場合には、他の営業秘密の秘密管理性に影響を与えないように、秘密管理を解除するというような措置をとるべきでしょう。

このような非公知性喪失の有無の確認を定期的に確認すると、自社で営業秘密管理している技術情報と同様の技術を他社が特許出願していることを発見する可能性があります。
この場合、先使用権主張の準備を行うことが、営業秘密の非公知性喪失の有無の確認を先使用権主張の準備に利用するということです。
これにより、無駄な先使用権主張の準備は回避できるかと思います。

図案化すると下記のような感じです。

１．開発した技術の先行技術文献調査（検索式の作成）
２．先行技術が無い場合に技術情報を特許出願又は秘匿化の決定 
３．秘匿化した技術情報のうち、少なくとも実施又は実施の準備をしている技術情報を定期的(半年や１年毎)に他社特許調査（検索式の利用）
４．他社の特許出願を発見した場合に、先使用権主張の準備
５．当該他社の特許出願の審査状況をウォッチ

このような手法をとることで、先使用権主張の準備を行う対象となる技術情報は、実際に他社が特許出願した技術のみとなります。
なお、この手法は、既に他社特許出願の特許公開公報が発行されたのちに、他社特許出願のタイミングまで遡って先使用権主張の準備を行うものです。このため、収集すべき証拠資料が既に失われていることを危惧される方もいるかもしれません。
しかしながら、他社特許出願の確認を半年に一度行うのであれば、最長でも２年前に出願された他社特許出願を発見することになり、他社特許出願のタイミングからさほど時間は経過していないと考えられます。もし、２年前の証拠資料が失われているとしたら、それは自社の文書管理に問題があると考えられ、営業秘密管理以前の問題でしょう。

上記例では、他社の特許出願を確認したタイミングで先使用権主張の準備を行うものですが、当該特許出願が自社の営業秘密と同様の技術範囲で特許権を取得するとは限りません。
このため、他社の特許権取得を確認したタイミングで先使用権主張の準備を行ってもいいかもしれません。これにより、より無駄のない先使用権主張の準備が可能となります。その一方で、この場合は、他社が特許出願したタイミングまで遡って証拠資料を見つけだし、先使用権主張の準備を行う必要があります。すなわち、他社の特許出願タイミングから数年～１０年以上経過したのちに先使用権主張の準備を行う可能性があります。このため、証拠資料が破棄されている等のリスクも生じ易くなることに留意する必要があります。

また、定期的に特許調査を行うことは大変ではないかと思う人もいるかと思いますが、果たしてそうでしょうか？
対象となる営業秘密は実際に自社で実施又は実施の準備をしている技術情報です。
このような技術情報は一社当たりどの程度あるでしょうか？
中小企業であればさほど多くはないかもしれませんし、企業規模が大きくなれば当然対象となる営業秘密は多くなりますが、その分、知財部員も多くなります。
さらに、上記「１」において適切な検索式を作成しておけば、前回の調査期間と今回の調査期間との差分を確認するだけでいいのです。このため、半年おき又は一年おきに確認したとしても実際に目を通す必要のある他社特許の件数は、一回の調査当たり数件から十数件程度かもしれません。この程度の特許調査であれば、半日もあれば完了しますので、さほどの手間ではないかと思います。

以上説明したように、先使用権主張の準備を営業秘密の非公知性喪失の有無の確認とセットで行うことにより、より無駄のない先使用権主張の準備が可能になると考えます。

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