オープンイノベーションや他社等との共同研究・開発のリスク

一昔前までは、知財戦略と言えば、単に特許出願することを指していたかもしれません。
しかしながら、今の時代、技術開発において自社開発だけでなく、オープン・クローズ戦略、オープンイノベーション、産学連携、異業種連携等、様々な形態・選択肢が考えられ、さらに、他社の特許出願戦略も考慮して、敢えて権利化せずに公知化することや秘匿化することを深く考える必要があるでしょう。

ここで、オープンイノベーションや産学連携等の共同研究・開発等では、他社等に自社の技術を積極的に開示したり、共同研究・開発により共有となる技術情報が現れます。このとき必ず相手方と交わされるものが秘密保持契約でしょう。
では、情報を開示する相手方や共同研究・開発先と秘密保持契約を締結すれば、自社が秘匿したい情報は守れるのでしょうか？

当然ながら、決してそのようなことはなく、相手方が不注意又は意図して秘密保持義務のある情報を開示や使用した利する可能性があります。
また、共同研究・開発の相手方が大学等の研究機関であれば、論文や学会発表等により、積極的に公開することを希望するでしょう。そのような相手に対して、秘密保持契約を締結しようとしても、秘密保持期限等で合意が難しく、うまくいかないことは容易に想像できます。

さらに、海外の企業や研究機関との共同研究・開発等を行う場合も今後多くなるでしょう。 その相手方によっては「秘密」という概念が希薄な国もありますし、公的な研究機関を装っていても、その国の軍と密接な関係を有している機関もあるようです。 そのような相手方に秘密保持義務を課したところで意味はあるのでしょうか？

このように、秘密保持契約を締結したからと言って安心できるものでは決してなく、相手方と情報を共有したのであれば、その情報は漏えいする可能性は確実にあります。そのため秘密保持契約は、情報漏えいを抑制するに過ぎないと考えます。

すなわち、本当に秘密するべき情報は、他社等に開示や共有するべきではありません。
そもそも自社が秘密にしたい技術についての共同研究・開発等は行うべきではないでしょうし、共同研究・開発等をする対象も技術漏えいが生じても許容できる範囲内とするべきです。

従って、共同研究・開発等は、秘匿すべき情報が漏えいするリスクを許容できる範囲内で行うべき、すなわち、共同研究等がビジネスにもたらす利益と情報漏洩がもたらす不利益とを天秤にかけて判断するべきでしょう。

また、基礎技術開発であれば、その基礎技術までは共同研究・開発したとしても、その後の、ビジネスに直結する応用技術に関しては自社開発（独自開発）で行う、というような選択も当然にあります。
さらに、最終的に欲しい技術が複数の技術を統合したものであれば、この複数の技術を別々の相手方と共同研究・開発、又はこの一部を共同研究・開発し、これらを統合した最終的な技術は自社開発するということも考えられるでしょう。

このように、本当に秘匿化するべき技術は、他社に漏洩しないことを第一として、共同研究・開発等を推進するべきかと思います。

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誤った秘密管理、先使用権の準備は営業秘密の秘密管理でもあるか？

情報を秘密管理する場合に、どのような形態で秘密管理すればよいのでしょうか。
 一般的には、デジタルデータや紙媒体に情報を記載して、それを秘密管理します。
 しかしながら、必ずしもそのような形態で秘密管理しないといけないわけではありません。
 一方で、裁判において、本来秘密としたい情報とは異なる物を秘密管理したとしても、当然に当該情報の秘密管理性は認められません。

 知財高裁令和元年１０月９日判決（令和元年（ネ）１００３７号）はそのような判決です。
 本事件の原告は、鍵の販売・取付け・修理等を業とする株式会社です。また、被告会社は、ウェブ広告、鍵の修理・交換を業とする株式会社であり、被告Ａは被告会社の代表取締役であり、被告Ｂ及び被告Ｃは原告の元従業員です。
 本事件において原告は、鍵を解錠するために用いる特殊工具であるグンマジの開錠方法に関する情報及びグンマジの構造・部材に関する情報が営業秘密であると主張しています。

 そして、原告は、住宅用グンマジのうち鍵の学校に置いてあるものは金庫で保管し、各錠前技師が所持するものは各自のロッカーで保管して毎日数を確認し、各錠前技師に配布されないものについても各支店で厳重に管理していたことを主張しました。
しかしながら、この主張に対して裁判所は、「このことは，工具であるグンマジの物理的な管理方法をいうにすぎず，「営業秘密」に該当するか否かが検討されるべき本件情報の管理態様をいうものではない」とのように判断しました。

確かに、原告の主張は、グンマジの管理方法であり、グンマジの開錠方法やグンマジの構造・部材に関する情報ではありません。このため、グンマジの管理方法を当該営業秘密の秘密管理性を示すものであるとして主張することは適当ではないでしょう。

この判決は分かり易いのですが、次の例ではいかがでしょうか。
技術情報を営業秘密とする場合、度々、特許制度でいうところの先使用権も考慮に入れる場合が多いかと思います。そして、技術情報を営業秘密とする場合、万が一のために先使用権主張の準備を行う企業も多いかと思います。

先使用権主張の準備としては、証拠資料をファイル等にまとめ、公証人役場で確定日付の公証を得て封をすることがあるかと思います。このように封をされたファイルには営業秘密とする技術情報に関する資料も含まれているでしょう。
では、このようなファイルは、当該営業秘密に対する秘密管理といえるのでしょうか？

私は、これは秘密管理とは言えないと思います。その理由は、この管理は先使用権主張のための管理であり、営業秘密そのものの管理ではないからです。
また、封をしたファイルは、その中を確認できないので、どのような情報が記載されているのかを確認できません。どのような情報が営業秘密であるのか予見できないため、秘密管理しているとは言えないでしょう。

従って、営業秘密とする技術情報は、先使用権主張の準備とはことなる形態で秘密管理する必要があります。このように、技術情報を営業秘密とする場合において、先使用権の準備は秘密管理とは異なることを認識する必要があります。

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マル秘マークを付した文書ファイルの秘密管理性について

複数ページからなる文書ファイルの表紙等にマル秘マークを付すことにより、秘密管理を行う場合は多々あるかと思います。
しかしながら、マル秘マーク付けたとしても、その秘密管理性が認められなかった裁判例があります。

その一つは、接触角計算プログラム事件（知財高裁平成２８年４月２７日判決 平成２６年(ネ)１００５９等）です。
本事件では、原告の元従業員が被告であり、原告はアルゴリズム及びソースコードが営業秘密であると主張しました。
このうち、原告アルゴリズムはハンドブックに記載されており、本件ハンドブックには表紙中央部に「ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ」と大きく印字され、各ページの上部欄外には「【社外秘】」と小さく印字されていました。
しかしながら、裁判所はこの本件ハンドブックに記載された原告アルゴリズムの秘密管理性を認めませんでした。

知財高裁では以下のように判断しています。

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本件ハンドブックは、被控訴人の研究開発部開発課が、営業担当者向けに、顧客へのソフトウエアの説明に役立てるため、携帯用として作成したものであること、接触角の解析方法として、θ／２法や接線法は、公知の原理であるところ、被控訴人においては、画像処理パラメータを公開することにより、試料に合わせた最適な画像処理を顧客に見つけてもらうという方針を取っていたことが認められ、これらの事実に照らせば、プログラムのソースコードの記述を離れた原告アルゴリズム自体が、被控訴人において、秘密として管理されていたものということはできない。

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なお、この判断は、一審裁判所における判断のほうが分かり易いかもしれません。

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原告アルゴリズムについては，本件ハンドブックにおいて，どの部分が秘密であるかを具体的に特定しない態様で記載されていたことなどからして，営業担当者が，営業活動に際して，本件ハンドブックのどの部分の記載内容が秘密であるかを認識することが困難であったと考えられるのであって，このことからしても，秘密として管理されていたと認めることはできない。

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このように、本事件では、マル秘マークが付された本件ハンドブックに本件アルゴリズムが記載されていたものの、本件ハンドブックの使用状態から本件アルゴリズムの秘密管理性が認められないという判断がされました。また、本件ハンドブックの全体及び各頁にマル秘の表示を行っていたことから、真に秘密としたい情報が何であるかの認識可能性が滅却してたとも考えられます。

次に挙げる裁判例は、サロン顧客名簿事件（知財高裁令和元年８月７日判決　平成３１年（ネ）１００１６号）です。 この事件では、エクステサロンを営む控訴人（原告）の元従業員である被控訴人（被告）が控訴人を退職後に同市内のまつげエクステサロンで就労し、控訴人の営業秘密に当たる控訴人の顧客２名の施術履歴を取得したと主張しました。

そして、原告は、その秘密管理性として、原告店舗において顧客カルテが入っているファイルの背表紙にマル秘マークを付して、室内に防犯カメラも設置したと主張しました。

しかしながら、裁判所は、原告における顧客カルテの管理体制について以下のように判断し、施術履歴の秘密管理性を認めませんでした。
・顧客カルテは従業員であれば誰でも閲覧することができた。
・顧客カルテが入っているファイルの保管の際に施錠等の措置はとられていなかった。
・施術履歴の用紙にマル秘マークが付されていたかは明らかではない。
・他に、施術履歴についての管理体制を裏付ける的確な証拠はない。

さらに、裁判所は、以下のように、SNSを利用した社内での情報共有の在り方も秘密管理性を否定するものとしています。

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控訴人の一支店から他の支店に顧客を紹介することがあり，その際には，顧客に施術するなどの営業上の必要から，支店間で情報を共有するため，顧客カルテを撮影し，その画像を，私用のスマートフォンのＬＩＮＥアプリを用いて従業員間で共有する取扱いが日常的に行われていた（弁論の全趣旨）。ＬＩＮＥアプリにより画像を共有すれば，サーバーに画像が保存されるほか，私用スマートフォンの端末にも画像が保存されるものであり，顧客カルテについての上記取扱いは，顧客カルテが秘密として管理されていなかったことを示すものといえる。

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このように、サロン顧客名簿事件でも、原告が営業秘密であると主張する情報（顧客の施術履歴）が記載されているファイル（顧客カルテ）の管理体制に基づいて、当該情報の秘密管理性を認めませんでした。

これらの裁判例から、マル秘マークが付されたファイル等であっても、その管理体制や使用態様によっては、その中に記載の情報に対する秘密管理性が認められない可能性があります。また、多くの情報が混在したファイルにおいて、その一部の情報が営業秘密であったとしても、その秘密管理性が認められない可能性も生じえます。
このため、企業は、営業秘密とする情報に対して、マル秘マーク等を付すといった外形的な秘密管理だけでなく、秘密管理性が失われないように日々の管理状態や使用状態等にも気を付ける必要があります。

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あけましておめでとうございます。今年の予定

あけましておめでとうございます。
今年は近いうちに、雑誌に寄稿した論文が新たに掲載される予定です。内容は有用性についてです。

その次としては、すでにブログでときどき書いていますが、営業秘密の帰属についてまとめてみたいと思います。
営業秘密の帰属は、会社員の転職がますます多くなる昨今、議論される可能性が高くなるかと思っています。

営業秘密、特に技術情報に係る営業秘密について、秘密管理性、非公知性、有用性をそれなりにまとめたつもりです。
そのうえで、営業秘密の帰属についてまとめることで、技術情報に係る営業秘密について一通りを論じることになるのではないでしょうか。

そして、その次は、今までの論文やブログで書いた内容を書籍化しようかなと思っています。今年はこの書籍化に向けて動いてみるつもりです。さて、どうなるでしょう？

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営業秘密の帰属に対する行政の考え

営業秘密の帰属に対する行政の考えを窺える書籍や資料は複数有ります。

そのうち、最も古い書籍は、1990年発行の「通商産業省（現経済産業省）知的財産政策室監修 営業秘密ー逐条解説　改正不正競争防止法ー」かと思います。1990年（平成2年）から不正競争防止法において営業秘密の民事的保護が規定されましたのでは、この書籍は、営業秘密の立法者の考えそのものとも言えるかと思います。

まず、本書の87ページの”一「保有者ヨリ示サレタル営業秘密」”には「本号は本源的保有者から営業秘密を示された者の不正行為を規定したものであり、本源的保有者自身の行為は本号の対象とはならない。」とし、「例えば企業に所属する従業員が職務上営業秘密を開発した場合に、当該営業秘密の本源的保有者は企業と従業員のいずれにかるのか、即ちいずれに帰属するのかという点が問題となる。」とのように帰属について問題提起しています。

そして、これに対して本書では「個々の営業秘密の性格、当該営業秘密の作成に際しての発案者や従業員の貢献度等、作成がなされる状況に応じてその帰属を判断することになるものと考えられる。」とし、下記のように例示しています。

「例えば企業Ａで働く従業員Ｂが自ら営業秘密を開発しそれがＢに帰属する場合にはＡから示された営業秘密ではないため、Ｂが転職して競業企業Ｃにおいて当該営業秘密を使用したり開示したりする場合であっても、本号に掲げる不正行為には該当しない。・・・契約によってＢからＡに帰属を移した営業秘密をＢが転職して競業企業Ｃにおいて利用したり開示したりする行為は、本号の適用を受けないとしても債務不履行責任を負うことは当然である。」（下線は筆者による。）

すなわち、本書では、営業秘密が従業員Ｂに帰属する場合には当該営業秘密を他社等に開示しても不競法２条1項7号違反にはならない、一方で、帰属を企業に移していたら債務不履行となる、と解釈しているようです。

なお、本書の93ページの注意書き（４）には「営業秘密の帰属については、①企画、発案したのは誰か、②営業秘密作成の際の資金、資材の提供者は誰か、③営業秘密作成の際の当該従業員の貢献度等の要因を勘案しながら、判断することが適切であると考えられる。」とありますが、具体的にこれらの要因をどのように勘案するかの記載はありません。

次に、挙げる書籍は、1991年発行の通商産業省知的財産政策室監 「営業秘密ガイドライン」です。これは、上記「逐条解説」から１年後に発行されています。
この27ページには、質問事例として「得意先を開拓した営業担当者が転職した後に前のお客のところへ営業に行ってもよいか」というものがあげられており、これに対して下記のように回答されています。

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もし、あなたの顧客開拓が前の会社の具体的な指示で、担当範囲を決めて行われたようなものであるならば、その顧客のリストは、会社のものとなり、会社から「示された」営業秘密になるかもしれません。この場合は、そのリストを会社が秘密として管理していれば、本法の対象となるかもしれせん。

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また、本書の69、70、83、84ページには、「逐条解説」と同様に帰属が問題となることが記載されると共に、その判断として「逐条解説」の93ページの注意書きにある３つの要因があげられているものの、「逐条解説」に記載されていたような、営業秘密が従業員に帰属する場合の事例の記載はありません。
すなわち、「ガイドライン」では「逐条解説」に比べて、営業秘密が従業員帰属となる可能性についてトーンダウンしているようにも思えます。

さらに、近年になって公表された経済産業省経済産業政策局 知的財産政策室 編著の発行２００３年１月３０日（２０１１年１２月１日改訂）「営業秘密管理指針」（旧営業秘密管理指針）の15ページには、以下のようにあります。

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営業秘密の管理主体は、事業者であることが前提である（第2 条第1 項第7 号）ため、その情報の創作者が誰であるかを問わず、事業者が当該情報を秘密として管理している場合には「営業秘密」になる可能性がある。
・・・
c） 従業者等が、在職中に創作した情報であっても、その情報を事業者が営業秘密として管理している場合には、その不正な使用行為又は開示行為は処罰や差止めの対象となり得る

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上記ｃ）は、逐条解説に記載されていたような、営業秘密が従業員帰属となる可能性を真っ向から否定すると思われる解説です。

そして、平成２７年１月２８日発行（最終改訂：平成３１年１月２３日） の「営業秘密管理指針」には、営業秘密の帰属についての記載がなくなりました。なお、経済産業省経済産業政策局 知的財産政策室 編著 第３版 ２０１８年９月１日 「秘密情報の保護ハンドブック ～企業価値向上に向けて～ 」にも営業秘密の帰属に関する解説はないようです。

このように、営業秘密の帰属に関する行政の考えは、以下のように変化しています。

１．営業秘密の帰属の問題提起：発明は従業員帰属とする説

↓

２．営業秘密の帰属の問題提起をしつつ、発明を従業員帰属とする説はなくなり、従業員が作成した顧客リストであってもそれを会社帰属とする説

↓

３．営業秘密の帰属の問題提起もなく、営業秘密は会社帰属とする説

↓

４．営業秘密の帰属について解説なし

このように行政の考えは変化しており、営業秘密の帰属について一貫した考えは示されていません。

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