素材の請求項と当該素材を用いた製品の請求項を作成するメリット

特許請求の範囲を作成する場合、下記のような構成とすることはよくあります。特に、素材の発明ではこのような請求項の構成とすることは多々あるでしょう。

【請求項１】

　 aからなるA。

【請求項２】

　請求項１のAを用いたB。

上記の例では、請求項１に特許性があれば請求項２も特許性があります。

では、この製品Aを特許権者から正当に購入した企業Xが製品Bを製造販売すると、それは侵害になるのでしょうか？当然、企業Xは請求項１に係る特許の侵害にはなりませんが、請求項２に係る特許の侵害となるでしょう。

よりイメージし易いように、下記のような特許請求の範囲を想定します。

【請求項１】

　 aからなる繊維。

【請求項２】

　請求項１の繊維を用いた衣服。

上記特許権を繊維メーカーYが保有しているとします。

この繊維を当該繊維メーカーから直接又は商社を介して正当に購入した衣服メーカーXが当該繊維を用いて衣服を製造販売します。

そうすると、この衣服メーカーXは、特許権者から正当に繊維を購入したにもかかわらず、この繊維を用いた衣服を製造販売することで繊維メーカーYが有する特許権のうち請求項２の侵害となります。

ここで、このような請求項の構成はビジネスにおいても使い道があるかと思います。

例えば、素材を開発したものの、この素材の有効な利用方法が見いだせない場合等です。

再び繊維を例にすると、ベンチャー企業が新たな繊維を開発したものの、その用途開発を他社に委ねるというようなオープンイノベーションを実行する場合です。

ベンチャー企業が、上記のような繊維を用いた衣服の特許権を有していれば、オープンイノベーション先の衣服メーカーは安心感高くベンチャー企業と共に衣服の開発ができるでしょう。また、オープンイノベーション先となる衣服メーカーに当該請求項に対して専用実施権を設定してもよいでしょう。

すなわち、当該ベンチャー企業が販売する繊維を購入した第三者が当該繊維を用いた衣服の製造販売をした場合に、特許権の侵害であるため差し止め等ができます。これにより、ベンチャー企業は、上記衣服メーカーに安心感を与えて開発をまかせつつ、衣服の製造販売を目的としない第三者には当該繊維を販売することで、別途収益を挙げることができます。

さらに、衣服だけでなく、例えば、かばんや帽子等、繊維の利用が想定される製品毎に特許権を取得すれば、それぞれの製品毎に他社と共同開発し易くなります。

このように、素材の特許権を取得する場合に、その後のビジネス展開を考慮して特許請求の範囲を作成することは当然ですし、補正により新たに特許請求の範囲に加えることができるように予め実施形態に想定される用途を記載してもよいでしょう。

重要なことは、自社のビジネス（事業）に基づいて特許出願を行うことであり、そのためにどのような特許を取得することがベストであるかを考えるということです。上記のことはその一例にすぎません。

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判例紹介：勝手に持ち出された装置に使用されている営業秘密の不正取得について

今回紹介する裁判例は、２WAY対応型酸素チェンバーの制御装置を原告の納入先から被告会社（原告の元代理店）が原告に連絡することなく持ち出した、というものです（東京地裁令和３年9月29日判決　平30年（ワ）3526号）。

具体的には、原告及び被告会社はいずれも２ＷＡＹ対応型酸素チャンバー（高気圧，低気圧両方のいずれにも対応する酸素チャンバー）を製造・販売等し、競合関係にあります。

そして、原告の主な主張は、被告会社及び原告の元従業員で被告会社の従業員である被告Ｙに対し、被告らは共同して、原告が取引先に納入した原告製の２ＷＡＹ対応型酸素チャンバーから、営業秘密であるパラメータに係るデータ（以下「本件データ」という。）を内蔵する制御装置等を取り外して持ち出し、競合製品の製造過程で同データを外注先に開示した、というものです。

本事件の前提事実は以下のとおりです。

・平成２２年１１月１日　原告と被告会社は、原告が高気圧酸素チャンバーシステムを製造して被告会社に供給し、被告会社が販売代理店としてこれを日本国内で販売する販売代理店契約を締結。

・平成２４年１０月頃　三重県のフットサルクラブから酸素チャンバーの購入連絡が有り、被告会社従業員と原告代表者が当クラブを往訪。平成２４年１０月５日に本件クラブは酸素チャンバーの購入申込書を作成して被告会社にファックスで送信し、その後、申込みに係る酸素チャンバーが同クラブに納入される。

なお、本件の酸素チャンバーは、装置本体に加え、その動作を制御するための制御装置、電磁弁ボックス及びケーブルから構成されます。原告製の酸素チャンバーの制御装置においては、通常、その動作を制御するためのデータを修正することができないようにロックするための加工が施されていますが、本件クラブに納入した制御装置は本件クラブの要望を踏まえてロックを外し、作動条件を自由に設定することが可能な状態にされていたとのことです。

なお、制御装置に記録されているデータは、気圧の上限・下限，加圧（減圧）に要する時間、チャンバー内を一定の気圧に保っている時間、排気時間及び動作の繰返しの回数等を内容とし、これらの数値に基づいて酸素チャンバー内の気圧を昇降させるためのものです。

・平成２８年１１月１８日　被告会社は原告製の酸素チャンバーの仕入れを終了。

・平成２８年１２月頃　被告会社は酸素チャンバーの製造を新たな事業として開始。

・平成２９年３月２１日　被告会社は、訴外電機株式会社に対し、酸素チャンバー用の制御装置の開発、製造を依頼。訴外電機株式会社は依頼に基づいて制御装置の設計を開始し、同年６月２６日「２ＷＡＹ酸素ルーム制御盤」に関する図面の表紙を作成して被告会社に提出。なお、この訴外電気株式会社は、原告の制御装置も製造しています。

・平成２９年７月２０日　被告会社は福井県にあるＢから酸素チャンバーを５３５万円で購入する旨の注文を受けた。被告会社は同年１０月４日までにＢに対し酸素チャンバーを納品。同日、被告会社のウェブサイトにその旨を酸素チャンバーの写真付きで掲載。被告会社は、平成２９年１０月１３日までに被告会社のウェブサイトに同年７月９日時点には掲載されていなかった２ＷＡＹ対応型酸素チャンバーの広告の掲載を開始した。

・平成２９年９月１日　被告会社取締役及び被告Y等が本件クラブを訪れ、同クラブの代表者に検査・点検目的であることを告げ、同月２日午前０時２０分から同時２４分までの間に、同クラブに設置されている本件酸素チャンバーから本件制御装置等を取り外して持ち出す。

・平成２９年９月１１日頃　同クラブの代表者が原告代表者に本件制御装置等の返却予定について電話で問い合わせたところ、原告がその持ち出しに関与していないことが判明。このため、被告会社に対して弁護士を通じて本件制御装置等の返還を求める。

・平成２９年９月１７日　被告会社は本件クラブに対し、検査・点検をすることなく本件制御装置等を返還。しかし、その後、本件酸素チャンバーには低圧モードが正常に機能しない不具合が生じた。このため、同クラブは、原告にその修理を依頼し、同年１１月頃までの間に、原告において修理を行った。

上記前提事実からすると、被告は原告の代理店であったものの、被告自身が酸素チャンバーの製造販売を開始し、何らかの理由によって原告製造の酸素チャンバーの制御装置等を納入先から原告には無許可で持ち出した、とのことです。

そして、制御装置は通常であればロックがされていますが、持ち出した制御装置はロックが元々解除されていた、とのことなので、原告が被告に対して営業秘密であるデータの不正取得を疑うことは当然であるとも思われます。

次に裁判所の判断です。まずは、原告が主張する本件データの営業秘密該当性についてです。裁判所は以下の理由により秘密管理性を認めました。

①原告製の酸素チャンバーは、その出荷前に制御装置内の特定の箇所をジャンパー線で接続し導通させることにより、本件データ等を読み出せないようロックがかけられており、それ以降、原告社内でこれにアクセスできるのは原告代表者のほか限られた人数の役員等であった。

②原告の従業員には就業規則第５条(5)により守秘義務を課せられていた。

③原告は本件データを含む制御装置一式の製作を委託していた電機会社との間で機密保持契約を締結しており、本件データは同契約第１条の「秘密情報」に該当すると考えられる。

④原告製の酸素チャンバーの販売代理店であった被告会社も本件データの変更は自由にできなかった。

⑤原告製の酸素チャンバーを購入した顧客も本件データにアクセスすることはできなかった。

また、有用性及び非公知性についても、本件データは原告製の酸素チャンバーを制御する上で必須の情報であり、いずれの製造業者においても酸素チャンバーを制御するためにかかるデータの設定が必要であるとしても、その内容は製造業者ごとに異なり得るものである、として認めました。

このように、裁判所は、原告の本件データを営業秘密であるとして認めました。

また、裁判所は、被告による製造装置の持ち出しについても「死亡事故を契機とした検査・点検のため本件制御装置等を持ち出したとの被告らの主張は不自然で採用し難い」、さらに「被告らは，本件制御装置等の部材の取外し等は行っていないと主張するが，同装置等を本件クラブに返還した後，本件酸素チャンバーに不具合が生じていることからすると，被告らが同装置等を保管中に何らかの作為を加えた可能性も否定できない。」とし、「被告らが本件制御装置等を持ち出した理由はその検査・点検以外の点にあったのではないかとの疑念を払拭できない」と述べています。

さらに、裁判所は下記のようにも認定しています。

❝被告会社製の酸素チャンバーの上記開発経緯に照らすと，本件持出し行為の行われた同年９月１日の時点において，被告会社製の酸素チャンバーの制御装置や同装置に格納されるデータの開発が一定程度進められていたと考えられるものの，被告らが被告製品の独自開発の根拠として提出する共立電機作成に係る同年６月２６日付け図面（乙２）は，図面の表紙にすぎず，制御装置等の図面は証拠として提出されておらず，同装置に格納するデータが独自に開発・作成されていたことを客観的に示す証拠もない。

そうすると，本件持出し行為当時，被告会社に本件データを取得する必要がなかったということはできない。❞

そして、被告による制御装置の持ち出しについて「本件制御装置等を持ち出した目的がその検査・点検にあったとの被告らの主張は不自然・不合理で採用し難く，その真の目的は他の点にあったのではないかとも考えられるところである。」と判断しています。

以上のことからすると、被告による原告の営業秘密の不正取得等が認められるようにも思えます。しかしながら、裁判所は、被告による営業秘密の不正取得を認めませんでした。

この理由は「被告らが本件制御装置等を保管していた間，本件制御装置に対していかなる作業又は操作を行ったかは証拠上明らかではない。」、「原告は，被告会社が本件データを使用して，酸素チャンバーを製造したと主張するが，被告会社製の酸素チャンバーの開発・製造に当たり，本件データが使用されたことを客観的に示す証拠はない。」というものです。

そして、裁判所は「被告らが本件データを取得し，また，被告会社が取得した本件データを使用して酸素チャンバーを製造したとの事実を認めるに足りる証拠はないので，本件持出し行為が不競法２条１項４号の不正競争行為に該当するとの原告主張は理由がない。」とのように結論付けました。

以上のように、被告が原告の代理店を止め、自社で酸素チャンバーの製造販売を開始した後に、原告に知らせることなく元の販売先から制御装置を持ち出した、という行為は主観的にはその制御装置でしか得られない何らかの情報を取得する目的ではないかとも思えます。

しかしながら、その情報が営業秘密であるならば、当該営業秘密を取得したということが認められる”直接的な証拠”が必要です。本事件は、そのような直接的な証拠が何ら存在しないために、原告の訴えは棄却となりました。

営業秘密の不正取得に対する訴えは、まずは①営業秘密とする情報の特定、次に②当該情報の営業秘密性というハードルを越え、さらに③当該営業秘密が不正取得又は使用されたということも立証しなければなりません。

このように、営業秘密の不正取得に対する訴訟は、原告に立証責任がある要件が多く、被告の行為が怪しくても勝訴に至ることができない場合もあるかと思います。

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ＣＰコードとＱＲコードから考える知財戦略（その２）

前回の”ＣＰコードとＱＲコードから考える知財戦略（その１）”の続きです。

今回は、ＣＰコードとＱＲコードとの戦略の違いについて検討します。

まず、下記図は自由技術化、特許化、及び秘匿化に対する発明の独占度、発明の普及貢献度、及び他社に対する差別化貢献度の関係を示した図です。

特許化は、ライセンスの有無、ライセンスの有償又は無償によって、発明の独占度、普及貢献度、差別化貢献度をコントロールすることができます。これは、発明を特許化することのメリットであり、事業に特許を生かすために必要な認識であると考えます。

ここで、ＣＰコードとＱＲコードは共に情報をコードに変換してこのコードを物品に貼り付ける等して利用するという技術であり、商品というよりもサービスという側面が強いビジネスになります。

このため、やはり多くの人（物品）に利用されなければビジネスとして成立しないようにも思え、特許権のライセンスによってコードを普及させるという点ではＣＰコード、ＱＲコード共に同様の戦略でした。もし、コードの特許権をライセンスしないと、新規技術であるコードの独占性は保たれるものの、普及を期待することは難しいでしょう。特にＣＰコードに関しては権利者の企業規模が大きくないため、他社による市場参入を促す必要性が高かったと思います。

このようにＣＰコードとＱＲコードは、特許権のライセンスを事業に利用したものの、そのライセンスの程度が異なっていました。

ＱＲコードはコードそのものの使用については無償ライセンスとする一方、ＣＰコードは有償ライセンスとしたようです。上記図にあるように、特許権の無償ライセンスは普及貢献度がより高いものの特許権による収益は得られません。一方で、有償ライセンスは収益を得ることができるものの、普及貢献度が無償ライセンスよりも低くなります。

ＱＲコード、ＣＰコードは共に物品に貼り付けて使用等されるものです。このようなコードのライセンシーは、多数のコードを生成して利用することが想定され、コードの数とラインセス料とが比例関係にあるとライセンシーはコードの利用を躊躇する要因となるでしょう。すなわち、ＣＰコードにおいて特許権の有償ライセンスという選択は、ＣＰコードを普及させるという目的にとっては中途半端な選択であったと思えます。その結果、優れたコードであるにもかかわらず、ＣＰコードは十分に普及しなかったとも考えられます。

そうすると、デンソーのように、無償ライセンスすることでＣＰコードの利用企業をより多くすることがより好ましいかったのでしょう。すなわち、コードそのものからの収益は期待せずに、読取装置で収益を挙げるというデンソーの戦略が正解であったと思えます。

このように、事業戦略・戦術を立案する上でその戦略・戦術が誤っていると、これに基づく知財戦略・戦術も誤ったものになります。ＣＰコードの例のように、広く普及を促すべき発明に対して特許権の有償ライセンスは誤った選択だったのでしょう。実際、ＣＰコードの事業会社はある段階でこの事実に気が付いたのかもしれません。

そうであれば、ＣＰコードを無償ライセンスとし、読取装置のみによって収益を挙げるとのように、事業戦略（事業戦術）を変更するべきだったのでしょう。これにより、ＣＰコードを無償ライセンスとすることでＣＰコードからの収益は失われますが、ＣＰコードが広く普及することが期待でき、普及の拡大に伴う読取装置の販売又はライセンシーの拡大によって失われた収益以上の収益を得られる可能性が高かったのではないでしょうか。

知財視点からの戦略変更を知財戦略カスケードダウンで図示すると下記図のようになります。事業戦略・戦術が期待した目標を達成できない場合には、知財の視点から事業戦略・戦術の見直しを促す又は新たな事業戦略・戦術を提案することは当然行うべきでしょう。

上記図は、知財から技術へのフィードバックを含むことで、下記の三位一体を実現することとなります。

ここで、知財戦略カスケードダウンでは知財は事業に基づくという考えの元で成り立ちます。一方で、上記三位一体の図では、事業、研究開発、及び知財が独立性を保ち、各々が主体性を有しつつも、関連し合うという理想的な形態とも思えますが、”知財は事業に基づく”という考えは特段含まれていません。そうすると、知財（知財部）の立ち位置（拠り所）が明確でなく、単に研究開発の成果である発明を特許出願等をするという”特許部”になる可能性があります。そこには、事業の概念は深く入り込まないでしょう。

このため、”知財は事業に基づく”という考えを三位一体に含むのであれば、下記図のように修正が必要と考えます。

この修正図では、事業に知財を取り込むことで、”知財は事業に基づく”ということを表しています。そして、実際の企業組織も同様にすることが考えられます。多くの企業では、知財部が独立した組織であったり、研究開発部の下位組織となっている場合が多いかと思います。しかしながら、上記修正三位一体ではこのような組織ではなく、事業部の下位組織として知財を位置付けます。例えば、事業部知財課とのようにです。

これにより、事業戦略・戦術の立案と共に知財戦略・戦術が立案し易くなります。すなわち、知財を事業の下部組織とすることで、知財は事業計画をリアルタイムで入手し、それに基づいた知財戦略・戦術を立案しつつ、事業計画にフィードバック等を行い、より収益性を高まるための事業戦略・戦術と共に知財戦略・戦術を同時に立案することとなります。

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