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2020年3月7日土曜日

特許出願&営業秘密化フロー

発明の特許出願と営業秘密化とを組み合わせたフローを考えました。
とはいえ、このようなことは知財部の方々が通常業務として考えていることと変わりはないかとも思います。


発明の営業秘密化を検討するうえで、特徴的な部分は破線で囲まれたステップと考えます。
発明を公開しないと判断した場合であっても、今一度、発明の実施形態を検討します。
そして、発明を実施した自社製品をリバースエンジニアリングすることで公知化されるか否かを検討します。
すなわち、発明を秘匿化しようと一旦判断しても、公知化される発明を秘匿化してもそれは営業秘密としての要件を満たさない可能性があるので、やはり特許化を検討しましょう、ということです。
このとき、リバースエンジニアリングによって公知と判断される実施状態とはどのようなものであるかを十分に理解しなければなりません。

しかしながら、特許出願するということは、特許公報によって積極的な公開にもなります。すなわち、競合他社は自社製品をリバースエンジニアリングすることなく、自社の発明を知る可能性があります。
このような公開リスクを避けるために、発明を秘匿化するという判断も当然あります。しかしながら、この場合は、秘匿化したとしてもその営業秘密としての非公知性は認められない可能性は認識するべきでしょう。

また、発明の公開(公知化)を許容できるのであれば、特許出願を検討するべきでしょう。
特許出願を行うにあたっては、進歩性の有無を事前にある程度は検討します。
ここで、営業秘密とは関係ありませんが、進歩性が低そうであり、発明が機械構造等であるならば、積極的に実用新案出願も検討したらいかがでしょうか。
実用新案を嫌う会社や弁理士は少なからず居ます。
しかしながら、私の経験上、実用新案であれば特許では権利化できない技術、すなわち特許の審査において設計変更と判断されるような技術であっても、実用新案技術評価書では新規性・進歩性ありと判断される可能性があります。
そのため、他社による特許取得を阻害する目的の出願であれば、特許出願ではなく実用新案出願を行い、実用新案で権利化してもよいのではないかと思います。

なお、発明を営業秘密化する場合には、その対象を特許出願と同様のレベルで特定することが必要と考えます。すなわち、発明とその効果をセットにして考え、当該効果を生じさせることが当業者によって理解できるレベルで発明の構成を特定します。これにより、営業秘密でいうところの有用性(技術的な有用性)があることを明確にします。

このフローは、上述のように、既にどこでも行っているものかと思いますが、このようにフローとすることで特許出願に対するリスクや秘匿化に対するリスク等も少なからず明確にできると思います。
今後、このフローを叩き台にして、フローの改善ができればよいのですが。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年2月7日金曜日

技術情報の営業秘密保護のために知財部と特許事務所ができること。

技術情報を営業秘密として積極的に保護するのであれば、企業における知財部の役割は大きなものになるかと思います。

もし、知財部が特許出願のみを業務範囲とするのであれば、開発側から出てきた発明届けを確認し、場合によっては簡単に先行技術調査を行い、それを発明者にフィードバックして発明届けをブラッシュアップするでしょう。
その次には、特許事務所に明細書作成依頼を出し、発明者と特許事務所との打ち合わせをセッティングし、その後、特許事務所から出された明細書を確認・修正し、特許事務所に対して特許庁への出願依頼を行うという工程を行うでしょう。その後、PCT出願や中間処理の対応等もあります。
こられの工程は、自社における事業戦略等に基づくものであり、この他にも他社の出願動向や他社による侵害調査等も行うかと思います。

ここで、多くの企業の知財部において、各仕事の起点は開発側からの発明届けである場合が多いのではないでしょうか。
しかし、技術情報を営業秘密として保護する場合には、それでは遅い可能性があります。

営業秘密について企業の方と話をすると、少なからずの方から発明者の頭の中にある非公知の情報はどうなるのか?や開発途中の情報、まとまっていない情報はどうなるのか?といった質問や疑問を受けます。

発明者の頭の中にある非公知の情報は、所属企業に開示されていないので企業の営業秘密には当然なり得ません。
また、開発途中の情報やまとまっていない情報は、企業に開示されているものの、情報として特定が不十分であり、秘密管理されていなければ営業秘密とはなり得ません(営業秘密の要件を満たさないものの企業秘密としての民事的保護は受けられる可能性はあると思いますが。)。

そうすると、そのような情報を営業秘密とする作業はやはり知財の専門家である知財部ではないでしょうか。知財部の方が、開発部門や発明者と密に交流し、現状の開発状況や今後の開発予定等を聞き出し、必要であれば内容を特定して秘密管理の対象とするべきでしょう。このためには、知財部と開発側との間で、定期的に密なやり取りが必要でしょうし、そもそも営業秘密も知的財産であるという意識を持ち、そのために必要な知識も身につける必要があるかと思います。



では、特許事務所は何ができるでしょうか。特許事務所は、主に企業から特許出願を行うことが決定された技術を聞き、それを明細書に仕上げていきます。
この時点で、既に特許出願が前提となっているので、営業秘密云々の話ではありません。場合によっては、特許事務所に渡された情報であっても、開示する必要がない情報であれば、ノウハウということで明細書に記載しないようにしましょう、とのような相談をクライアント企業とは行いますが。

そこで、特許事務所はより上流工程、発明発掘の段階から関わることができるのではないでしょうか。すなわち、新規な技術(発明)に対して特許出願をするか否かの判断から関わるということです。
より具体的には、特許出願ありきという考えを持たずに、当該技術に関する事業内容や製品化の状態を考慮すると共に、リバースエンジニアリングが営業秘密の非公知性に与える影響や、営業秘密における有用性の判断等を行いつつ、当該技術を特許出願をするべきか秘匿化するべきかを専門的な知見から助言することができると考えます。
また、秘匿化する技術(発明)に対しては、当該技術を秘密管理できるように明細書に近い形で文章化する作業の要否もここで判断できるでしょう。

とは言いながら、このようなことは多かれ少なかれ、既存の知財部や特許事務所でも行っていることでしょう。しかしながら、営業秘密の知的財産という意識を持ち、特許出願を前提とした知財管理に偏らず、特許出願と秘匿化を両輪とした知財管理を積極的に行うべきかと思います。特に、特許事務所は特許出願等の代理人を行うビジネスモデルなので、そのビジネスモデルに加えて、技術情報の秘匿化も収益をもたらすビジネスにできればと思っています。

なお、企業によっては、特許出願に関する規定はあるものの、発明を秘匿化する際の規定がない企業もあるかとも思います。このような企業では、同じ発明であっても特許出願した場合は評価されても、秘匿化された場合は評価され難いかもしれません。
そのような評価であればどうしても発明は特許出願ありきという判断に偏りがちになるかと思います。
このため、発明を積極的に秘匿化する場合には、秘匿化した場合であっても発明者に特許出願と同等の評価がなされるような規定の整備が重要になるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年1月25日土曜日

オープンイノベーションや他社等との共同研究・開発のリスク

一昔前までは、知財戦略と言えば、単に特許出願することを指していたかもしれません。
しかしながら、今の時代、技術開発において自社開発だけでなく、オープン・クローズ戦略、オープンイノベーション、産学連携、異業種連携等、様々な形態・選択肢が考えられ、さらに、他社の特許出願戦略も考慮して、敢えて権利化せずに公知化することや秘匿化することを深く考える必要があるでしょう。

ここで、オープンイノベーションや産学連携等の共同研究・開発等では、他社等に自社の技術を積極的に開示したり、共同研究・開発により共有となる技術情報が現れます。このとき必ず相手方と交わされるものが秘密保持契約でしょう。
では、情報を開示する相手方や共同研究・開発先と秘密保持契約を締結すれば、自社が秘匿したい情報は守れるのでしょうか?

当然ながら、決してそのようなことはなく、相手方が不注意又は意図して秘密保持義務のある情報を開示や使用した利する可能性があります。
また、共同研究・開発の相手方が大学等の研究機関であれば、論文や学会発表等により、積極的に公開することを希望するでしょう。そのような相手に対して、秘密保持契約を締結しようとしても、秘密保持期限等で合意が難しく、うまくいかないことは容易に想像できます。


さらに、海外の企業や研究機関との共同研究・開発等を行う場合も今後多くなるでしょう。 その相手方によっては「秘密」という概念が希薄な国もありますし、公的な研究機関を装っていても、その国の軍と密接な関係を有している機関もあるようです。 そのような相手方に秘密保持義務を課したところで意味はあるのでしょうか?

このように、秘密保持契約を締結したからと言って安心できるものでは決してなく、相手方と情報を共有したのであれば、その情報は漏えいする可能性は確実にあります。そのため秘密保持契約は、情報漏えいを抑制するに過ぎないと考えます。

すなわち、本当に秘密するべき情報は、他社等に開示や共有するべきではありません。
そもそも自社が秘密にしたい技術についての共同研究・開発等は行うべきではないでしょうし、共同研究・開発等をする対象も技術漏えいが生じても許容できる範囲内とするべきです。

従って、共同研究・開発等は、秘匿すべき情報が漏えいするリスクを許容できる範囲内で行うべき、すなわち、共同研究等がビジネスにもたらす利益と情報漏洩がもたらす不利益とを天秤にかけて判断するべきでしょう。

また、基礎技術開発であれば、その基礎技術までは共同研究・開発したとしても、その後の、ビジネスに直結する応用技術に関しては自社開発(独自開発)で行う、というような選択も当然にあります。
さらに、最終的に欲しい技術が複数の技術を統合したものであれば、この複数の技術を別々の相手方と共同研究・開発、又はこの一部を共同研究・開発し、これらを統合した最終的な技術は自社開発するということも考えられるでしょう。

このように、本当に秘匿化するべき技術は、他社に漏洩しないことを第一として、共同研究・開発等を推進するべきかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年11月28日木曜日

11/25に開催した弁理士会の営業秘密研修を終えて。

先日、日本弁理士会関東会主催の弁理士向けの研修会「技術情報を不正競争防止法の営業秘密とした民事訴訟における裁判所の種々の判断」を行いました。
多くの方にご聴講いただきありがとうございました。

研修の時間は2時間であり、最後のほうは少々駆け足ぎみで終わりましたが、営業秘密として重要な要素である三要件(秘密管理性、有用性、非公知性)については、技術情報を営業秘密とする視点から可能な限りの説明はできたのではないかと思います。

また、研修後に数名の方から質問も頂きました。
やはり、研修後に質問していただくと、こちらも勉強になるので大変うれしいです。
中には、私と同様の疑問をお持ちの方もいらっしゃり、そのような疑問が営業秘密管理における不明瞭な点として再認識できます。

どの企業でも秘密としている情報は少なからずあり、情報の秘匿化の重要性は多かれ少なかれ感じていることと思います。
しかしながら特許等に比べて、営業秘密はその詳細は未だ広く認識されているとは言い難いということが現状だと思っています。また、そもそも営業秘密が知的財産であるという認識でない人も多いのではないでしょうか。

さらに、技術系の企業においては、特許出願しない発明(公開しない技術情報)もあり、そのような技術情報の確実な管理は必要不可欠です。
一方で、秘匿化している技術情報をビジネス戦略上、他社に開示する場合もあるでしょう。さらには、他社や大学等の公的な研究機関と共同開発を行った結果、新たに創出される技術情報もあるでしょう。
このような場合に、秘密管理(秘密保持契約等)をどのように行うべきかを課題に感じている企業もあるかと思います。

そして、今後問題として生じると思われる営業秘密の帰属、特に秘匿化された職務発明は会社帰属なのか、従業員帰属なのか?不正競争防止法2条1項7号、及び8,9号をどのように解釈するべきか。

このようなことも、今後、まとめていく必要を感じています。

またどこからかお声がかかれば、このような研修を行えればと思います。


http://www.営業秘密ラボ.com/
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年9月27日金曜日

日本の特許出願件数と企業の研究開発費の推移

毎年更新している日本の特許出願件数と企業の研究開発費の推移を表したグラフです。
 新たに平成30年の特許出願件数と平成29年の研究開発費とを加えました。
研究開発費は、「我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向 -主要指標と調査データ-」から得たものです。

このグラフからわかるように、特許出願件数は相変わらず微減です。数年後には年間30万件を切るでしょう。一方で、研究開発費は近年において微増減を繰り返しています。

このような傾向は今後大きく変わることはないでしょうから、結局、特許出願されずに秘匿化される技術情報をしっかり守りましょう、という結論になりますね。

また、最近では企業における情報の秘匿化に対する意識も高くなっているようにも感じます。
そうすると、秘匿化に対する意識の低い企業は、意識の高い企業に比べて相対的に弱体化することになるでしょう。本来自社で秘匿化するべき情報が、他社に漏洩して使用される可能性が高まるためです。

特に特許出願件数を絞っている企業は、相対的に秘匿化すべき技術情報の数が増加しているはずでしょうから、そのような技術の管理手法を真剣に考えるべきではないでしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年9月3日火曜日

パテント誌に掲載された論考がpdf化されました。

弁理士会発行のパテント誌7月号に掲載された私の論考がpdf化されてインターネットで公開されました。

弁理士会ホームページ:プログラムの営業秘密性に対する裁判所の判断

弁理士会では、パテント誌に掲載された記事が約1月後に誰でも閲覧可能なようにホームページ上に掲載されます。また、キーワード検索も可能とされています。

弁理士会ホームページ:「月刊パテント/別冊パテント」目録検索システム

複数の知財関係の雑誌が発行されていますが、その内容がインターネットで誰でも閲覧可能とされているものはパテント誌だけでしょうか。
会員等になれば、IDやパスワード入力によりインターネットでも閲覧可能とされているものが多いなか、誰でも閲覧可能とする取り組みは非常にうれしいです。

記事を書く者としても、パテント誌は主に弁理士会会員向けに発行されるものですが、インターネットで公開されることにより、より多くの人の目に触れる機会が与えられるので励みになります。

ところで、先日、他の雑誌にも新たな論考を寄稿しましたが、さて、掲載が認められるでしょうか?


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年8月30日金曜日

営業秘密と秘密情報との違い

営業秘密という文言と似たような文言として、秘密情報等があります。
この違いとして営業秘密は、不正競争防止法2条6項に規定されているように、秘密管理性、有用性、及び非公知性の三要件を全て満たしたものである一方、秘密情報にはこのような法的な定義はありません。

過去のブログ記事:ノウハウ、言葉の定義

すなわち、営業秘密よりも秘密情報等の方が概念的に広いものとなります。
例えば、営業秘密については非公知性が必要とされますが、秘密情報は非公知性が不要とも考えられます。
また、営業秘密は有用性の要件も必要とされていますが、この目的は、公序良俗に反する内容の情報(脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報)など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外することです。しかしながら、秘密情報は、このような要件も必要とされていません(反社会的な情報が秘密情報として実際に法的に保護されるか疑問ですが。)。
秘密管理性についてはどうでしょう。秘密情報というからには、ある程度の秘密管理性も秘密情報としての要件には含まれるかと思いますが、その判断は営業秘密ほど厳しくないと思われます。

では、どのような情報が営業秘密ではなく、秘密情報となり得るでしょうか?
例えば、一般的に知られているビジネスであるものの、自社では初めて行うようなビジネスの情報等がそれにあたるかと思います。
このようなビジネスの情報自体は一般的に知られているため非公知性がないと判断される可能性が高いものの、自社として競合他社には当該ビジネスを行うことを事前に知られたくない情報ともなり得、そのような場合には秘密情報にあたるでしょう。


また、営業秘密と秘密情報との大きな違いとしては、その法的効果が全く異なります。

まず、営業秘密は三要件を満たした情報であり不正競争防止法で保護され、その法的効果が秘密情報に比べて非常に強くなります。

例えば、営業秘密の不正使用や不正開示と認められれば、差し止め請求や当該営業秘密を取得等した第三者に対しても営業秘密侵害(不競法2条1稿5号、6号、8号、9号)の責を負わせることが可能となります。すなわち、当該第三者に対して、差し止めや損害賠償請求を求めることができます。このことは、もし企業から情報が流出した場合には、非常に有用な効力となり得ます。
さらに、不正競争防止法に基づいて、営業秘密の不正使用や不正開示等に対する刑事的責任を負わせることができます。

一方、秘密情報の不正使用や不正開示は、不正競争防止法の適用範囲ではなく、民法による不法行為となります。学説等によると、秘密情報の不正使用に対しても損害賠償だけでなく、差し止めも可能のようですが、当該秘密情報を取得した第三者に対しては何ら請求することはできません。すなわち、営業秘密と異なり、秘密情報は流出すると流出の拡大を止めることができないかもしれません。
さらに、秘密情報の不正使用等に対して刑事的責任を負わせることもできません。

ここで、裁判において、当該情報が営業秘密と認定されなかった場合には、当該情報は秘密情報であるとして秘密保持義務違反で戦うという戦略もあり得るかと思います。しかしながら、この場合には、秘密保持義務契約の内容が重要となります。

下記ブログ記事で紹介した裁判例は、このような事案であり、営業秘密であると原告が主張した技術情報は非公知性を喪失していると裁判所によって判断され、さらに裁判所は「秘密保持義務についても,非公知で有用性のある情報のみが対象といえる」と判断し、営業秘密と認められなかった当該情報は秘密保持契約の対象となる情報でもないとされました。

過去のブログ記事:営業秘密と共に秘密保持義務も認められなかった事例

すなわち、当該情報が営業秘密と認定されなかった場合に、秘密保持契約の対象とする秘密情報であると認定されるようにするには、「秘密保持契約の対象とする情報 ≠ 営業秘密」と解釈されるように契約書で定める必要があります。

しかしながら、このような契約書を作成することは難しいかもしれません。例えば、秘密情報の適用範囲が広く解釈されるような契約書にすると、包括的すぎるとしてその契約書自体の効力が認められないかもしれません。
そうすると、秘密保持の対象とする情報を、個々に特定し、それぞれに対して秘密保持義務を有するとのような契約とするべきでしょう。このように考えると、秘密保持の対象とする情報の特定が営業秘密と同様に重要となるかと思われます。

以上のように、営業秘密と秘密情報とは大きな違いがあり、その法的な効果も異なります。情報管理を行う際には、この違いを明確に認識するべきでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年8月23日金曜日

頭の中にある情報って営業秘密?

頭の中にある情報は営業秘密となるのでしょうか?
これは時々聞かれる質問です。

この懸念に対しては、2つのパターンがあるかと思います。
(1)実際に会社が営業秘密としている情報であって、従業員が記憶している情報。
(2)従業員自身が想起しているものの、未だ会社(上司等)には伝えていない情報。

質問の意図としては(2)に該当するのですが、(1)のパターンでは当然、営業秘密であれば記憶している情報であっても、当該情報を転職先等に開示してはいけません。

(2)のパターンは、未だ会社に伝えていないのであれば、会社が秘密管理している情報ではないので、転職先等に開示しても問題ありません。なお、想起している情報に営業秘密が含まれている場合には、その営業秘密を開示してはいけないことは当然です。

営業秘密の3要件、特に秘密管理性について理解していれば、悩むことではないはずですが、営業秘密の3要件を理解している人はほとんどいないでしょう。
しかし、転職を考えている方のうち、営業秘密について漠然とした疑問や理解不足を感じている人は多いのではないでしょうか。


特に、研究開発等に従事する技術者の場合、日々の研究開発の過程で、頭の中に新たなアイデアを温めている人も多いかと思います。そして、優秀な方ほど、そのようなアイデアは多く持っているでしょう。
そうすると、そのような人が転職を考えている場合、果たしてそのようなアイデアを転職先で使用してもよいのか判断できず、転職に躊躇するかもしれません。

また、会社での業務の過程で、自身が取得した技能を転職先で使用してもよいのであろうか、と考える人もいるかと思います。このような場合も、その技能に秘密情報が含まれていなければ、当然、他社で使用しても構いません。
例えば、一般的な溶接の技能であって、他者よりも速く、キレイに仕上げる技能等がこれに当てはまるでしょう。弁理士ならば、明細書を書く能力でしょうか。

しかしながら、上述のように、営業秘密の定義を理解している方はほとんどいないと思いますし、営業秘密がなんであるかを正しく学ぶ機会はあまりありません。
企業内研修等で営業秘密を学ぶかもしれませんが、企業内研修では「他社に開示してよい情報」という括りでの解説はないでしょう。
現に、私も企業向け研修を何度か行っていますが「持ち出してはいけない情報」という括りでしか営業秘密を解説していません。当然ですね、会社自身が会社から持ち出してよい情報を従業員に教えることはないでしょう(頭の中の情報を持ち出すという表現は違和感がありますが・・・)。

とはいえ、今後は益々、転職が一般的に行われることになるでしょうから、社会人としての常識として、営業秘密を理解しなければならないでしょう。そして、何が営業秘密となり、何が営業秘密ではないかを十分に理解しなければ、転職を躊躇することにもなりますし、転職と共に犯罪者になってしまうかもしれません。

上記のようなこともあり、転職を考えている人向けの営業秘密セミナー等を行えば良いのかなとも思う今日この頃です。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年7月18日木曜日

寄稿した論考が今月のパテント誌に掲載されています。

今月のパテント誌(vol.72 2019年7月号)に、私が寄稿した論考「プログラムの営業秘密性に対する裁判所の判断」が掲載されています。

このブログでも、幾つか記事にしていた内容も踏まえて、プログラムの営業秘密性についてまとめています。

少々かいつまんで紹介しますと、プログラム(ソースコード)は裁判において秘密管理性が認められ易いようです。
また、ソースコードは、著作物でもあります。
このため、ソースコードの不正使用は、営業秘密侵害と共に著作権侵害に基づいて提起される可能性もあります。このような場合、各々の侵害判断は同じ基準ではなく、営業秘密侵害のようがより広い概念として判断される可能性があります。

今後、プログラムの重要性は益々高まる一方で、プログラムとしてはアルゴリズムを特許化できてもソースコードは特許化が難しいので、ソースコードは営業秘密として守る必要があります。
そうした場合に、ソースコードの秘匿化の考え方の一助になればと思います。

なお、パテント誌の記事は、一月ほどでpdf化されて公開されるので、そうなった場合に本ブログでもリンクを掲載しますので、パテント誌が手元にない方はそちらをご覧ください。



弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年6月20日木曜日

製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為

先日、公正取引委員会から「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」が公表されました。

・製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書の公表について(公正取引委員会)

これには、・ノウハウの開示を強要される ・名ばかりの共同研究を強いられる ・特許出願に干渉される ・知的財産権の無償譲渡を強要される 等の事例が報告されています。
具体的には、「(令和元年6月14日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書(概要)」において以下のような事例が挙げられています。

・1「片務的なNDA」
実例1:相手方の秘密は厳守する一方、自社の秘密は守られないという片務的なNDA契約を締結させられる。
・2「ノウハウの開示強要」
実例2:営業秘密のレシピを「商品カルテ」に記載させられた挙げ句に模倣品を製造され、取引を停止される。
 ・3「買いたたき」
実例3:金型設計図面等込みの発注になったにもかかわらず、対価は従来どおりに据え置かれる。
 ・4「技術指導の強要」
実例4:競合他社の工員に対して自 社の熟練工による技術指導 を無償で実施させられる。
・5「名ばかりの共同研究」
実例5:ほとんど自社で研究するのに、成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられる。
 ・6「出願に干渉」
実例6:取引と関係のない自社だけで生み出した発明等を出願する場合でも、内容を事前報告させられ、修正指示に応じさせられる 。
 ・7「知財の無償譲渡等」
実例7:特許権の1/2を無償譲渡させられる。
実例8:一方的に無償ライセンスさせられる。

ここで、-6「出願に干渉」ー以外は、営業秘密の不正使用とも考えられる行為が含まれるかと思います。裏を返すと、優越的地位の濫用行為は特許権(特許出願)等の権利取得に関するものよりも、より実態の見えにくい「ノウハウ」に対して行われ易いとも考えられます。


ここで、不正競争防止法2条1項4号では、以下のように規定されています。

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不正競争防止法2条1項4号
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
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上記条文で気になるところは「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」ですが、この解釈について経済産業省 知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法 平成30年11月29日施行版」の84ページに以下の様に記載されています。

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「窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段」の「窃取」「詐欺」「強迫」は、不正 の手段の例示として挙げたものであり、「その他の不正の手段」とは、窃盗罪や詐欺罪等の刑罰法規に該当するような行為だけでなく、社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合もこれに 含まれると解される。
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上記下線で示されるように「窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段」は刑罰法規に該当する行為だけが当てはまるわけではありません。
想像するに、例えば、取引会社が下請け会社に取り引き停止をチラつかせて、下請け会社に営業秘密を無理矢理に開示させることも含まれる可能性があるのではないでしょうか?
そうすると、この取引会社は独占禁止法だけでなく、不正競争防止法違反も問われることになるかと思います。

さらに、不正競争防止法違反における営業秘密領得の恐ろしいところは、営業秘密を不正に取得した取引先企業だけでなく、これに関与した取引先企業の従業員も責任を問われる可能性があると言うことです。
具体的には、上記のように取引会社が不正の手段によって下請け会社の営業秘密を取得した場合には、その営業秘密の取得に関与した取引会社の従業員が刑事告訴される可能性があります。
実際に、上司の命令に従い業務として行った行為が営業秘密領得に当たるとして書類送検された事例があります。

参考ブログ記事:営業秘密の不正取得を上司から指示された事件

このように、もしかしたら今までは“許されること”であった下請け会社に対する行為が今後は犯罪として扱われるかもしれません。そして、そのこと、具体的には営業秘密の不正取得は犯罪であることを明確に認識し、もし業務命令としてそのような行為を指示された場合にはハッキリと拒絶する必要があります。そうしないと、犯罪者になるかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年4月11日木曜日

営業秘密に関する民事訴訟の受理件数推移

下記グラフは営業秘密に関する民事訴訟の受理件数の推移を示したグラフであり、作成者は私です。

このグラフは、判決が出された訴訟の受理件数であるため、和解に至った訴訟や取り下げ又は放棄された訴訟の件数は含まれていません。従って、実際の受理件数はこれよりも多いはずであるため、毎年の受理件数の実数を示したものではありませんが、訴訟件数のおおまかな推移は分かるかと思います。


このグラフは、判決が出された訴訟の受理件数であるため、判決が出ていない訴訟は当然カウントされていません。2016~2018年の一審の受理件数が少ない理由はこのためであり、これらの年、特に2017,2018年に受理された訴訟は未だその多くが判決にまで至っていないと考えられます。
しかしながら、大まかな傾向としては、一審の2013~2015年の受理件数とそれ以前の受理件数とから判断するに、営業秘密に関する訴訟件数は増加傾向にあるとも考えられます。

上記グラフのように判決ベースではあるものの営業秘密に関する訴訟の件数は多くて20件弱です。この件数をどのように見るかは人それぞれがと思いますが、下記に2017年の特許権侵害等の第一審新規受理件数を示します。この数は、この資料を参考にしています。
下記件数は、未だ判決に至っていないものや和解等に至った訴訟も含む件数です。そうすると、営業秘密に関する訴訟は実用新案権や意匠権の侵害訴訟の件数よりも多いですね。

特許権侵害:158件
実用新案権:5件
意匠権侵害:9件
商標権侵害:83件

また、営業秘密侵害訴訟において一審で原告の請求が認容(一部認容含む)された割合は、判決数を母数とすると約22%であり、原告の請求は認められ難いとも考えられます。
しかしながら、判決文を読むと、原告が営業秘密を特定できておらず営業秘密の三要件すら裁判所が判断していない訴訟も少なからずあります。これは営業秘密とは何であるかを原告側が理解していなかったとも思われ、今後営業秘密に対する理解が広まるとこのような訴訟が減り、勝訴率が高くなると思われます。

さらに、営業秘密に対する関心度は増加傾向にあるかと思います。それは刑事事件に関する統計からは明確に見て取れます。
・参考ブログ記事:営業秘密侵害の検挙件数統計データ
そうすると、当然民事事件の件数も今後増加する傾向に至るでしょうし、営業秘密に関する新たな知見を与える判決も多く出るようになるでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年4月4日木曜日

元号が令和になりましたが、日本政府の秘密保持の意識は低すぎ・・・。

令和という新しい元号は事前に漏えいすることなく発表されました。
しかしながら、他の元号案については当面非公表としているにもかかわらず、既に漏えいされています。

毎日新聞4月2日「「英弘」「久化」「広至」「万和」「万保」 新元号原案の全6案判明」
KYODO4月1日「他の元号原案は非公表と菅官房長官」
JIJI.COM3月18日「新元号の考案者、当面非公表=政府、公文書には記録」

毎日新聞の報道によると「政府関係者」からとあります。
しかも、「考案者のプライバシーに配慮する」(上記JIJI.COM)ために非公表としたにもかかわらず、考案者と思われる人物の名前まで明かされてしまっています。政府は非公表とすることを考案者の方々に事前に伝えているでしょうし、それを自ら望む考案者の方もいるかもしれません。個人のプライバシーは配慮されてしかるべきにもかかわらず、政府関係者がそれを漏えいして新聞社が報道する、もうやりたい放題ですね。

このように日本政府から内部漏えいが生じていることは、既に巷で言われているように非常に恐ろしいことだと思います。 元号原案だけでなく、その他の秘密事項も漏えいされている可能性もあるのではないでしょうか。さらに、政府が非公表とした情報がたったの1日で漏えいされるという政府による情報管理の甘さは衝撃的です。


ここで、この元号原案が営業秘密となり得るのかを検討しますと、秘密管理性、非公知性は認められるでしょうが、有用性はどうでしょうか。
有用性は事業活動に有用と解されますが、元号原案は事業に用いるものとは解され難いと思われます。そうであるならば、元号原案は、有用性が認められず、営業秘密とは判断されないかもしれません。

もし、元号原案が営業秘密であるとしても、民事的保護は受けられるでしょうか?
民事的保護としては、日本政府が原告、漏えい者が被告となり、日本政府が差し止めや損害賠償を求めることになるのでしょう。しかしながら、元号原案は既に漏えいの結果、広く知れ渡っているために差し止めは意味を為さないでしょうし、日本政府に実質的な損害はないと考えられるので損害賠償も認められないでしょう。

では、刑事責任はどうでしょうか?ここで、木村 光江 著「営業秘密侵害罪と情報に対する刑事的保護について」法学会雑誌 59巻1号(2018年7月)の44頁の注釈11には以下のようにあります。

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営業秘密に関する刑事罰については,当初,すべて「不正の競争の目的」という主観的要件が必要とされていた。これは,不正な競争行為を目的とする場合に限る ことにより,内部告発や取材・報道活動が処罰対象から除外されることを明確にするためであると説明されている。経済産業省知的財産政策部会「不正競争防止法の 見直しの方向性について」(2015 年)10-11 頁,玉井克哉「営業秘密侵害罪における図利加害の目的」警察学論集68 巻12 号(2015 年)53 頁参照。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 このように、「報道」目的の漏えいは刑事罰の対象からは除外されるようなので、今回の件も、たとえ営業秘密と認められようとも刑事責任を負わせることは難しいかもしれません。

しかしながら、日本政府はこの漏えいさせた関係者を見つけ出し、他の法域を用いる等して何らかの処分は行うべきでしょう。
そうでないと、秘密情報は秘密としなくてもよいというような間違った認識を政府内に生じさせかねませんし、やはり処分を行うことがこのような事例に対する対応策の一つかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年1月31日木曜日

営業秘密侵害と特許侵害との違いは“人”の介在?

営業秘密侵害と特許侵害との違いは何でしょうか?
当然、色々あるかと思います。
そもそも、特許侵害は特許権が存在しないと成り立ちません。
一方、営業秘密侵害は営業秘密の存在が必要です。
ここで、大きな違いの一つに、営業秘密侵害は“人”が介在する場合が多い一方、特許侵害は“人”の介在はないということでしょうか。

営業秘密侵害における人の介在の典型的なパターンは、転職者でしょうか。具体的には、営業秘密を保有する企業の元従業員が競合他社に転職する場合に、この元従業員が営業秘密を持ち出すパターンです。このように元従業員の転職と共に侵害が発生するようなことは、特許侵害では考え難いです。

そして、営業秘密侵害では、被告企業と共にこの元従業員も被告となる場合が多々ありますし、この元従業員は刑事責任を負う場合もあります。

また、訴訟が提起された後の被告企業の対応も異なるかと思います。
特許侵害の場合であれば、当該特許権の無効を争うでしょうし、訴訟で侵害の事実が認められた場合に備え、製品の仕様変更や製品の販売停止等を検討するでしょう。
一方、営業秘密侵害であれば、原告が営業秘密と主張する情報の秘密管理性、有用性、非行知性の妥当性を争うでしょう。



ここで、営業秘密侵害の場合には、営業秘密を持ち込んだ疑いのある転職者(原告の元授業員)の処遇も被告企業は考えることになるでしょう。
営業秘密侵害の場合において被告企業は、訴訟を提起されるまで又は原告企業から警告等されるまで、転職者が原告企業の営業秘密を持ち込んだことを認識しない可能性が高いと思われます。

このような状況において被告企業は、この転職者にそれまでと変わらず業務を遂行させることができるのでしょうか?それは難しいかもしれません。一旦、全く異なる業務に従事させるという判断もあり得ます。
さらに、訴訟は2~3年も継続される可能性もあります。結論が出ない間、被告企業は当該転職者の処遇をどのようにするべきか悩むでしょう。
また、被告敗訴となった場合、当該転職者をどうするべきでしょうか?解雇するのでしょうか?

ここで、このような転職者は、原告企業の営業秘密を知り得る立場にあることから、転職先である被告企業にとっても優秀な人材の可能性が高いかと思います。実際に、転職者が被告企業で厚遇を得ていたことが示唆される裁判もあります。
被告企業にとっては、このような優秀な転職者に対して当初予定していた業務を遂行させることができない事態や解雇する事態に陥ることは、甚だ不本意でしょう。
このように営業秘密侵害では、被告企業にとってこのような人的問題も発生する可能性が考えられます。

逆に考えると、企業(転職元企業)は元従業員の転職先企業に対して、営業秘密侵害を問うことで転職先企業における元従業員の業務遂行を妨害できる可能性があります。
それが、ボンバルディアが三菱航空機に対して行った訴訟かもしれません。
これに対して、三菱航空機はボンバルディアに反訴を行うという手段で対向しています。人材の流動化が高まっている現在、このような訴訟も増加するかもしれません。

では、転職者を受け入れる企業はどうするべきでしょうか?
対策としては、当該企業が営業秘密の流入リスクを十分に理解したうえで、転職者に対しても前職企業が保有する営業秘密の持ち込みは刑事罰もあり得る違法行為であることを入社前に理解してもらうことです。

また、入社後に転職者の上司等が、前職企業の営業秘密であろう情報を当該転職者から聞き出そうとする行為も行ってはなりません。

もし、転職者が前職企業の営業秘密を持ち出して自宅に保管していた場合には、この上司の言動が圧力となり、違法と分かっていても転職先企業で当該営業秘密を開示する可能性があるからです。

このようなことにより、転職先企業は、転職者を介した他社の営業秘密の流入を確実に防止する必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年12月16日日曜日

「高輪ゲートウェイ」はブランド戦略としては大成功!!

批判渦巻く「高輪ゲートウェイ」ですが、ブランド戦略としては大成功といえるでしょう。それはなぜか?

良くも悪くもこれだけ話題になっているからです。
当初は私も「ゲートウェイ」ってなんだそりゃ?と思いました。
駅名だけならその周辺の地名が一般的に高輪であれば「高輪」でいいでしょう。
他の山手線の駅名とも調和がとれています。
事前の駅名募集でも「高輪」が一位であったとのこともあり、多くの人が納得し、なにより無難です。

しかしながら、駅名を「高輪」としたら、今ほどの話題性はあったでしょうか?
答えは一つです。これほど話題になることはなかったでしょう。
私みたいな地方出身者からすると、あの周辺が高輪という地域であることを認識する程度であり、東京在住の人は想定内の駅名であり、発表時に少々話題になる程度でしょう。
また、上記のように他の山手線の駅名とも調和がとれますが、それはイコール、特徴がないということになります。もし駅名を「高輪」とすると他の山手線の駅名に埋没し、山手線の駅名の一つでしかありません。

ところが「高輪ゲートウェイ」はどうでしょう。
まさに駅名発表から2週間経過しても、反対運動が起きるほどの話題性!!
これほど話題になった駅名発表は過去にあったでしょうか?
確かに、「ゲートウェイ」は何となく言わんとするところは分かるものの、ダサい、カッコ悪い、他に何かあるだろう、との感は私にもあります。
だからこそ、インパクトは絶大でした。
そして、この話題性は単なる「高輪」では得られません。

ここで、駅名の考え方には2つあると考えました。
(1)誰にでも分かりやすい駅名
(2)その周辺地域のブランド価値を高める駅名
「高輪ゲートウェイ」は上記(1)を狙ったものではなく、(2)を狙ったものでしょう。JR東日本は「高輪ゲートウェイ」とした理由を下記のように説明しています。

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この地域は、古来より街道が通じ江戸の玄関口として賑わいをみせた地であり、明治時代には地域をつなぐ鉄道が開通した由緒あるエリアという歴史的背景を持っています。 新しい街は、世界中から先進的な企業と人材が集う国際交流拠点の形成を目指しており、 新駅はこの地域の歴史を受け継ぎ、今後も交流拠点としての機能を担うことになります。
新しい駅が、過去と未来、日本と世界、そして多くの人々をつなぐ結節点として、街全体の発展に寄与するよう選定しました。 (JR東日本ニュース 田町~品川駅間の新駅の駅名決定について
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このように、「高輪ゲートウェイ」は、その周辺のブランド価値を高めることを意識して決定された駅名でしょう。
ところが、ブランド戦略の一環として駅名を「高輪」にしていたら、それは第1段階としては失敗でしょう。その理由は、上述のように、駅名が無難すぎてインパクトがなく、話題性に欠けるからです。多くの人が予想可能な駅名であるから当然ですね。駅名発表のときに少々話題になる程度であり、駅開業になったときに、多くの人が「ああ高輪って駅名だったね」という程度の印象でしょう。

 

ブランドを構築する場合、まずはそのブランドを消費者に印象付けなければなりません。
企業等が「ブランド」といわれるものを作る場合、一番最初の壁はこれでしょう。「ブランド」とするものを作ったとしても、そのほとんどは消費者の目に留まることなく消滅しているのではないでしょうか。
その点、「高輪ゲートウェイ」は良くも悪くも多くの人に印象付きました。
しばらくすると、何となく忘れ去られるでしょうが、開業が近づくとその是非と共に再び話題になることは必至でしょう。

また、商標でいうところの外観、称呼、観念の考え方からしても「高輪ゲートウェイ」はオリジナリティの高い名称であり、自他商品等識別能力が高いと考えられます。
具体的には、外観は見た目ですが、山手線の他の駅名にはないカタカナが用いられているように、外観が他の駅名とは異なります。山手線の路線名の一覧表示をした場合にはより目立つことでしょう。
また、称呼は読み方ですが、「タカナワゲートウェイ」は文字数が多く、かつ「タカナワ」と「ゲートウェイ」の二つに分けて読むこともでき、これも他の駅名とは異なります。
そして、観念は商標から想起されるイメージですが、高輪という地名と共にゲートウェイが持つ異なるモノを結び付けるといったイメージでしょうか?それを想起させることになります。
これらのことから、「高輪ゲートウェイ」という名称は、商標という視点からも、他の駅名とは十二分に差別化されたオリジナリティの高い駅名であるといえます。

一方で、ブランド戦略としての駅名を「高輪」とすることも当然考えられます。
その理由は、分かりやすく、多くの人に共感を得られるからです。
ここで、私は、ブランド名や商品名として分かりやすさや共感の得やすさ、具体的には商品やサービス、これらのイメージを想起しやすい名称とすることが重要だと思います。
しかしながら、このようなコンセプトでブランド名や商品名を作ると、意外性やインパクトに欠けるため、数多ある同様のコンセプトの他の商品名やサービス名との差別化が難しい名称になる可能性があります。

すなわち、分かりやすさや共感の得やすさを想起させるブランド名や商品名は、今までにない新しいコンセプトのブランドや商品にこそ適していると考えます。
具体的には、このブログの名称「営業秘密ラボ」です。
私は、営業秘密に特化したブログやホームページがないことを確認し、差別化という要素は不要であると考え、分かりやすさを重視してこの名称にしました。営業秘密+ラボとした名称によって営業秘密のことを研究しているブログだろうということは分かっていただけるかと思います。
一方で、この「営業秘密ラボ」という名称は意外性もなくインパクトがある名称とは言い難いため、印象に残るものとは言い難いでしょう。このインパクトがない名称が今後マイナスとなる可能性もあります。すなわち、類似するコンセプトのブログ等が他に現れた場合に、どのような結果になるのか?もし、営業秘密に特化したブログ等が現れれば、それらの中に埋没する可能性は十分にあります(それはそれで知財業界に営業秘密が広まった結果であり、良いことですが)。

「高輪」に話を戻します。
高輪はその地域の名称そのもののですから、分かりやすく共感を得やすい一方、地域の名称を駅名とすることは一般的であるため、インパクトはありません。駅名という機能を発揮させることだけを意識すれば、「高輪」という名称のみは良いかもしれません。しかしながら、ブランドを意識した場合にはやはり良くないかと思います。一般的な名称である「高輪」を地域の名称から昇華させ、ブランドとして人々に認識・浸透させるまでに時間を要すると考えられるためです。

一方で、「ゲートウェイ」という名称を付加したことにより、今のところ良いとは言い難いイメージを持つ人が多いかと思います。しかしながら、これはさほど問題ではないでしょう。
ブランドは名称だけでその価値が決まるものではありません。当然ながらその中身である、商品やサービスに価値があります。中身に価値があれば、その名称に対する当初の一時的なイメージは全く問題になりません。

その一例として「モーニング娘。」が挙げられるでしょう。私が学生の時に「モーニング娘。」がデビューしましたが、アイドルに疎い私ですらその名称はどうかと思いましたし、メンバーですら衝撃を受けていたと思います。挙句、発表時には読点「。」を最後につくのかどうかすらお笑いネタのように扱われていたように記憶しています。
しかしながら、その後の活躍は説明するまでもなく、「モーニング娘。」の名称は多くの人に強く印象付き、若年層のあこがれの存在となり、未だにメンバーを変えて存続しています。さらには、「モーニング娘。」とは関係がない名称の末尾に「。」をつけたものも現れたように思います。

これと同様に、批判の渦中にある「高輪ゲートウェイ」は名称が発表されただけであり、今からその中身を作っていくわけです。
その中身、具体的には駅舎やその駅周辺地域の街づくり、これらは今現在JR東日本が建設中かと思いますが、その街の印象、駅ビルに入居するテナント、公共設備、こういったモノを「ゲートウェイ」という名称が人々に与える観念とマッチさせることができれば、ブランド構築の第2段階は成功でしょう。そして、そのブランドイメージを長期にわたり維持し、継続できればブランド構築の第3段階が成功となります。
成功の暁には、末尾に「ゲートウェイ」をつけた他の名称すら現れるでしょう。

このような地域の名称を新しく作り、その名称がその地域とマッチし、強いブランドイメージの構築に成功している場所としては、横浜の「みなとみらい」が挙げられます。
実際に「みなとみらい」駅は東急電鉄の路線にあります。
そして、この「みなとみらい」地区は海に面して横浜開港の歴史と共に、「みらい」を感じさせる高層ビルも立ち並び、観光客を呼び込める商業施設と山下公園という公共施設も近くにあり、日本においてもここにしかないブランドイメージの構築に成功しています。

以上のように私は、「高輪ゲートウェイ」はブランド構築という意味において、少なくとも「高輪」に比べて良い名称だと思います。そして、今後駅周辺の街づくりによっては、強いブランドイメージを構築できる可能性のある名称であるとも思います。
このため、JR東日本は、この地域に新たなブランド構築を目指すのであれば、批判に負けて名称変更などすることなく、「高輪ゲートウェイ」を維持するべきでしょう。


ところで、ここまでの本記事では「営業秘密ラボ」の名称について触れたものの、営業秘密については述べておりません。このブログは上記のように営業秘密のみを扱うことをコンセプトとしていますので、これで終わると、単に時事ネタに乗っかっただけになります。このため、このコンセプトを貫くためには「高輪ゲートウェイ」と営業秘密とを無理やりにでもつなげる必要があります。

そこで考えるに「高輪ゲートウェイ」という名称はこれを発表するまでは営業秘密として厳密に管理していたと考えられ、その管理は成功したといえるでしょう。
「高輪ゲートウェイ」の発表に伴い人々に強いインパクトを与えるためには、事前にその情報が洩れることがあってはなりません。もし、発表前にインターネット等で話題になってしまえばインパクトが弱くなるだけでなく、巻き起こる批判に耐えかねて無難な名称に変更した可能性すらあります。そうなってしまえば、おそらく批判も覚悟のうえで決定したであろう「高輪ゲートウェイ」が水泡に帰してしまいます。

また、JR東日本社内でもこの決定はごく少数の社員のみしか関与していなかったのではないでしょうか。多くの社員が関与すれば多くの意見が集まるでしょうが、最終的に決定される名称は最大公約数的な無難なもの例えば「高輪」になったでしょう。
このような企業として重要であり、また外部に与える影響も大きい決定に対しては、その決定にかかわる担当者や有識者等やプロセスも必要最低限の情報だけを公開し、可能な限り秘密とするべきであることを今回の件で考えさせられました。

上記のように、批判が想定される重大な決定に対しては、多くの無難な意見を排除する必要があります。
現在では、ありとあらゆる商品やサービスが開発・提供され、人目を惹く新しいものは生まれにくいものです。そうすると、他の商品やサービスとの差別化を行うためには、名称等のインパクトも重要です。実際に、TVCM等はインパクトの強さを狙ったものも多くあります。
しかしながら、インパクトの強い名称は、一見して受け入れ難く、否定され易い傾向にもあるでしょう。その否定を恐れると、無難な名称になり、結果的に多くある他の商品やサービスに埋没する可能性が高くなります。そして、否定する人は、社内、社外にかかわらず、責任を有しない人たちです。責任を有する人たちは、失敗を恐れて無難な答えを出すかもしれません。
このためインパクトの強い意欲的な名称を求めたいのであれば、外野の意見を排除するためにも少人数で極秘裏に決定するということも重要なプロセスであるかと思います。

また、今回のJR東日本の決定は、失敗を恐れない英断であったと思います。駅名を「高輪」に決定すれば、駅名としては失敗はないでしょう。しかしながら、ブランド構築としての成功はどうでしょうか?
一方で、「高輪ゲートウェイ」はブランド構築に失敗した場合には、様々な人からさらに大きな批判を受けることは想像に難くありません。しかしながら、失敗を恐れずに「高輪ゲートウェイ」に決定したことは、「失敗を許さない」といわれる現在の社会や企業においてそれだけで称賛に値し、見習うべきことは大きいのではないでしょうか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年12月3日月曜日

畜産業(和牛の海外流出)を営業秘密の考えで守れるか?

畜産に関して下記のような記事がありました。このようなニュースは、畜産だけでなく、農業関係でも近年取りざたされています。代表的なものでは、日本のイチゴの種苗が韓国に流出した事件でしょう。

和牛精液あわや国外へ 出国検査甘さ露呈 申告制、告発わずか 貴重な資源流出は打撃」日本農業新聞

しかしながら上記ニュースを読むと、知財の感覚からは少々違和感があります。
すなわち、和牛の精液は和牛の遺伝資源であり、和牛に関する知的財産といえるはずであるものの、これの国外流出を食い止めるために家畜伝染病予防法を適用しようとしていることです。

家畜伝染病予防法は、第1条によると「家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。」法律です。そもそも知的財産の国外流出を防止するための法律ではありません。

現状では遺伝資源に対する国外流出の水際阻止では、家畜伝染病予防法に頼らざる負えないのかもしれませんが、実際には記事にあるように自己申告制であったりすると、この法律で国外流出を食い止めることは難しいのでしょう。
また、動物検疫所が違反者に対して告発する場合が少ないことに対して、この記事では問題視していますが、そもそもこの法律は、上記のように家畜の伝染病の予防を目的としたものであり、知的財産(遺伝資源)の流出を防止するものではありません。そのため、遺伝資源を国外へ持ち出そうとした人に対して、家畜伝染病予防法の刑事罰を適用しようとすること自体に無理があるのではないでしょうか。

そうであるならば、他の法律で遺伝資源の流出を防止する必要があります。
もし、和牛精液のように有体物である遺伝情報を所有者に断りなく持ち出したのであれば、窃盗罪にあたるでしょう。
実際に、和牛精液の窃盗事件は過去に何度もあったようです。
従って、和牛精液の窃盗を防止するために施錠管理等は一般的に行われているようです。


また、このような問題は行政側でも検討されており、平成18年から19年にかけて検討会が開かれています。

参考:「家畜の遺伝資源の保護に関する検討会」農林水産省ホームページ

この検討会では、和牛の遺伝子特許の取得も提言されています。
しかしながら、特許で和牛精子の国外流出を食い止めることはできるでしょうか?
おそらく和牛精子を国外流出させる者は、売買・譲渡等によって特許権者から正当に和牛精液を手に入れた者だと考えられます。特許権に係る和牛精液を特許権者以外が自ら生成することは困難であろうと考えられるためですし、正当な入手でなければ窃盗です。
正当に取得した和牛精液であれば、これに係る特許権は消尽していると考えられ、取得した者は自由に使用し、国外へ持ち出して他者に譲渡することも特許法上は問題ないと考えられます。
また、正当に取得した和牛精液を持ち出した国外でも特許権を取得していたとしても、当該国外での法律にもよりますが、正当に取得した和牛精液であれば当該国外での使用も問題ない可能性が高いと考えられます。
このようなことから、特許権の取得は、遺伝資源の国外流出に対する有効的な対策とは言い難いと思えます。

であるならば、和牛精液の売買時に契約で国外流出を禁ずることを定めることも考えられます。これについては、上記検討会でも提言されています。
そして、この契約に秘密保持の条項も加えることはどうでしょうか。
すなわち、和牛精液自体を秘密保持の対象とし、営業秘密として管理するのです。
ちなみに、過去の判決ではコエンザイムQ10の生産菌(生産菌製造ノウハウ事件(東京地裁平成22年4月28日判決))が営業秘密として認められているので、和牛精液も営業秘密とすることは問題ないでしょう。
また、売買契約において海外転売禁止と共に秘密保持の条項を加えることで、営業秘密でいうところの秘密管理性も満たすと考えられますし、有用性についても当然満たすでしょう。

一方、非公知性はどうでしょうか?
当該和牛精液を用いて誕生した和牛肉が流通すると、当該和牛肉のDNAを調べることが可能となります。現在では、DNAの調査は安価に可能ですから、流通している和牛肉のDNAは公知と考えられ、これにより当該和牛精液のDNAも行知となったとも解釈できるかもしれません。
しかしながら、和牛肉のDNAが判明したからといって、現在の技術では和牛肉から得たDNAの情報から和牛を生産することはできません。やはり、当該和牛精液が必要となります。であるならば、秘密管理の対象は和牛精液のDNA情報ではなく、和牛精液そのものであると考えられ、たとえ流通している和牛肉から当該DNA情報を取得できたとしても、未だ和牛精液そのものの非公知性は保たれているとも考えられないでしょうか?

そうであるならば、上記検討会でも述べているように、和牛精液の流通管理を徹底し、かつ営業秘密性を満たすように譲渡契約で定めることによって和牛精液の国外流出を抑制できる可能性があるかと思います。
特に、和牛精液を営業秘密とすることによって、これに違反した人は刑事罰が課されますし、実際に実刑となった人もいますので、抑止力としては強いかと思います。特に国外での使用目的であれば、十年以下の懲役、三千万円以下の罰金となります(不競法21条3項)。

ただし、既に流通している和牛精液に関しては、秘密管理性や非公知性が満たされていない等により営業秘密とすることはできないでしょう。
このため、このような和牛精液の国外流出に関しては、上記記事のように家畜伝染病予防法に頼らざる負えないのかもしれません。

なお、種子に関しては自家増殖原則禁止という種苗法の改正により、海外流出を食い止めようという流れがあるようです。

参考:
種苗法による自家増殖原則禁止の理解と誤解」 農ledge
第29回|農水知財 ~交配種(F1品種)の保護~」営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム

畜産に関する遺伝資源に対しても、これの国外流出を抑制するための法改正や新たな法律を作成することによって、国外流出を食い止めることを行った方がより確実と考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月27日火曜日

特許出願等を伴わない知財戦略を感じさせる2つの記事

非常に興味深い2つの記事がありました。
「"見て盗まれる技術は技術じゃない"の真意」プレジデントオンライン
「日立製作所笠戸事業所の大谷時博氏に黄綬褒章 熟練工の技、機械で」産経新聞

プレジデントオンラインの記事は、福井県鯖江市のメガネフレームメーカーの記事です。私の父の実家が鯖江市なので少々親近感があります。また、近年、中国等の海外製の影響によって鯖江市のメガネフレームの生産量が減少しているということも聞いたことがありました。このような状況は鯖江市のメガネフレームだけでなく、日本の製造業において少なからずある問題かと思います。

西村金属ホームページ
ペーパーグラスホームページ

このメーカーは、「設備は会社の機密情報」というそれまでの会社の考えを覆し、新しい社長が「HPには設備に加えて、同社が加工できる技術を大量に書き込み、検索エンジンで上位に来る」ようにした結果、メガネ以外の受注の増大に成功したというものです。

このように、ビジネス環境や今後のビジネス戦略に応じて、企業として秘匿化する情報、公開する情報を選択することが重要だと思いますし、これは特許出願等を伴わない知財戦略に当たるかと思います。
ここで、営業秘密は非公知性が要件の一つですので、一度公開すると基本的には非公知性が失われるため、営業秘密としての保護を受けることができなくなるでしょう。しかしながら、そこに捉われ過ぎて公開すべき情報を公開せずにビジネスチャンスを失うことになると本末転倒でしょう。


一方で、産経新聞の記事は、職人の技能を機械化したというものです。
これに関して、職人の技能は企業秘密でしょうか?もし、その技能が文章化や図案化により他者に認識可能なようにできないものであれば、少なくとも不競法でいうところの営業秘密として扱えないでしょう。すなわち、その技能が、訓練によって培われた職人の感覚に依存する部分が大きく、その職人が所属企業から退職すると失われるようなものは、実質的に企業が管理できていないものは、秘密管理もできないので営業秘密とはなり得ないかと思います。
このような職人の技能は、承継も難しく、しばらく前から日本の製造業で課題となっています。

産経新聞の記事における日立製作所では、その技能の機械化に成功し、その手法は企業秘密(営業秘密)としているようです。
これは、職人に帰属していた技能を、会社に帰属可能な知的財産にしたといえるのではないでしょうか。さらに機械化によって、製品の製造スピードも向上したようですので、まさに一石二鳥でしょう。

ここで、プレジデントンラインの記事には、新しい社長の言葉として「見て盗まれる技術など技術じゃない。大事なのは言語化できないノウハウであって、それは決してウェブには載らない。西村金属には他社には盗めないノウハウがある」とあります。この記事だけでは、その真意は十分には分かりませんが、確かに上述のように言語化が難しいノウハウ、すなわち、一部の職人にしかできない技術等はそれに含まれるでしょう。
しかしながら、産経新聞の記事にあるようにその中には言語化(機械化)が可能なノウハウがあるかと思います。
そして、それを企業の知的財産として認識し、管理・使用することが肝要かと思います。

さらに、弁理士は知的財産の専門家であると共に、技術を言語化する技能を有しています。弁理士自身が特許等の代理人という狭いビジネス領域に捉われなければ、このようなことを新たなビジネスチャンスにもできるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月7日水曜日

ボンバルディアと三菱航空機との事件から考えること

先日、ボンバルディアに在籍していた複数(92人?)の従業員を三菱航空機が採用し、それに伴いボンバルディアが開発した航空機の型式証明等に関する機密情報を不法に取得したとして、ボンバルディアが三菱航空機等をアメリカ、シアトルの連邦地裁に提訴したとの報道がありました。

日本企業が特許権の侵害によって外国企業から提訴される例は多々ありますが、機密情報の不正取得で提訴されることは少ないことだと思います。

本事件は、背景に三菱航空機が開発しているMRJが度重なる納期の延期を経ているものの、納入間近になっていることがあるかと思います。ボンバルディアにとって三菱航空機は小型航空機のライバル企業となりえる企業ですから、米国での型式証明の取得を阻止又は延期させることができればそれに越したことはない、という背景が見え隠れします。

とはいえ、三菱航空機側もボンバルディアに疑われるようなことがあったということでしょう。「技術者らはボンバルディア離職前に重要データを私用メールに送るなどし、機密情報を不当に漏らしたとしている。」との報道もあります。(朝日新聞:https://www.asahi.com/articles/ASLBQ30T8LBQUHBI00D.html)


ライバル企業から多量に若しくは一部門の従業員を丸ごと自社で採用するということはまれにあることかと思います。このような場合、ライバル企業も元従業員が他企業に転職したことは比較的簡単に知り得ることになるでしょう。
そして、ライバル企業の元従業員を多量に採用する企業の目的は、ライバル企業のノウハウや経験を有する人材を採用して、自社の技術開発等を促進させることかと思います。このような場合、当該ライバル企業の営業秘密が不正に持ち出される可能性は非常に高いのではないでしょうか?

ここで、日本において同様の事件がありました。2015年の自動包装機械事件です。

参考:過去の営業秘密流出事件

この事件は、原告企業の元従業員4人が競合他社である被告企業へ営業秘密(自動包装機の設計図)を持ち出して転職したものであり、被告企業の刑事責任も問われました。そして、被告企業は、営業秘密の取得に関与したとして、罰金1400万円の刑事罰を受けています。営業秘密侵害事件において、被告企業も刑事罰を受けた例は未だこの事件のみのようです。

ライバル企業から一時に複数の従業員を採用(引き抜き)することは違法ではないと考えられますが、採用された複数の元従業員も自分たちが採用された理由は分かっており、何が期待されるか、さらには早期に結果を出さないといけないというプレッシャーも感じるかと思います。
このような場合、ライバル企業の営業秘密を持ち出す可能性も高くなるかもしれません。
すなわち、ライバル企業から一時に複数の従業員を採用する企業は、当該ライバル企業の営業秘密が持ち込まれないように細心の注意を取る必要があるでしょう。
採用側の企業が求めてもいいことは、ライバル企業の元従業員達の経験や能力のみであり、ライバル企業の営業秘密ではないことを理解するべきです。間違ってもライバル企業の営業秘密の持ち出しを要求してはいけません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月1日木曜日

営業秘密と先使用権主張準備のページを作成

営業秘密と先使用権主張準備」のページを新たに作成しました。
過去のブログ記事をまとめたものになります。

営業秘密管理を先使用権主張の準備に利用する案も記載しています。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年10月24日水曜日

愛媛県が開発した「養殖ぶりの餌」から検討する知財戦略

非常に興味深い記事がありました。
ブリの餌にチョコを混ぜると、切り身にしても鮮やかな色を保つとは!!
「養殖ブリの餌にチョコ 抗酸化、鮮やかな色保つ」(毎日新聞)
この技術については、愛媛県が特許出願を行っているとのこと。
ここで、知財戦略としては、養殖ブリの餌に何を加えるかは公知となりにくい情報であるので秘匿化することが考えられます。
しかしながら、このように自ら公知とするのであれば、特許出願を行い独占排他権を取得することは重要な知財戦略といえます。

そうであるならば、明細書にどこまで詳しく技術を記載するのかが次に検討するポイントかと思います。
明細書には当該発明を当業者が実施可能な程度に記載すればいいのであり、必要以上に技術(ノウハウ)を記載するべきではありません。
とはいえ、「養殖魚の餌」のような技術、広く言えば化学系の技術は、機械や電気系のようにその構成から作用効果が自ずと導き出せるものではないので、ある程度の実験データを記載することにより、その効果を立証する必要があるでしょう。


ここで、上記記事にはみかんの皮を餌に混ぜたみかんブリなるものを開発したとあります。で、少々調べるとこれも特許出願され、特許権が取得されていました。
特許第6344563号です。そして、この特許請求の範囲(独立項)は下記のようなものです。ちなみに、出願時の請求項から補正はされていません。そして、この特許権は、直感的に広い権利範囲のものであると考えられます。

【請求項1】
圧搾法により柑橘の果皮から採取して、蒸留することなく粗精製した果皮油を添加したことを特徴とする養殖魚用飼料。
【請求項2】
圧搾法により柑橘の果皮から採取して、蒸留することなく粗精製した果皮油を添加した養殖魚用飼料を、養殖魚に所定量与える果皮油給餌工程を備えることを特徴とする養殖魚の養殖方法。

また、実施の形態をざっと見ると、養殖魚用飼料の組成を示す表や飼育試験の試験結果が記載されているものの、特許を取得するために必要な最低限の記載であるかと思われます。
ここで、もし飼料の組成や試験結果を必要以上に詳細に記載してしまうと、それを見た当業者に簡単に利用されるかもしれません。このような場合、特許権の侵害行為であるとして差し止めや損害賠償請求が可能ですが、実際に訴訟まで行うと大変ですので、やはり必要以上に技術内容を開示することは控えて可能な限り他社に利用されないようにするほうが良いでしょう。
そして、特許明細書に記載していない詳細な技術内容は、ノウハウとして秘匿化するべきです。
このように、一つの技術であっても、上位概念を特許化し、具体的な数値等の下位概念はノウハウとして秘匿することは広く行われています。

さらにいうと、どのような特許権が取得できそうかも想定して特許出願の可否を決定するべきでしょう。
例えば、既に上位概念の技術は公知となっており、数値データのような技術でしか特許権が取れないような場合は、特段の理由がない限り特許出願はお勧めしません。
数値データは、他者による実施行為の有無を判断することは非常に難しく、また特許権の技術的範囲は狭くなりがちです。このため、たとえ特許権を取得できたとしても技術の公開にしかならない可能性があるためです。

では、この記事にあるチョコレートを混ぜた養殖魚用飼料はどうでしょうか?
この特許出願は未だ公開されていませんが、直感的に新規性はあるでしょう。そして、上記特許権のように果皮湯を添加した養殖魚用飼料が最も近い先行技術であり、果皮湯をチョコレートとすることはこの特許権に対して進歩性があると思われます。そもそも、果皮湯を添加した養殖魚用飼料では、養殖魚の食いつきが悪かったという課題があったようですし、効果も果皮湯を添加した養殖魚用飼料よりも高いようだからです。
しかも、果皮湯を添加した養殖魚用飼料が上記請求の範囲のように、構成要件が少なくても特許権となっていますので、チョコレートを添加した養殖魚用飼料でも同程度の構成要件で特許権が取得できる可能性があると思われます。すなわち、広い権利範囲の特許権です。

このように特許出願をするにあたっては、どのような請求の範囲はどのように記載するのか、実施形態はどの程度記載するのか、そして記載しない技術はノウハウとするのか?
これらを十分に検討する必要があります。そして、その検討の基準は、過去の特許公開公報等の公知となっている技術です。
特許出願の最大のリスクは技術の公知化です。このリスクを最小限とし、公知としない技術は適切に秘匿化するという知財戦略を行わなければ、自社の技術を確実に守ることは難しいでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年10月19日金曜日

何を営業秘密とするのか?

企業の知財関係の方と営業秘密について少々踏み込んでする話をすると、見えてくることがあります。それは、情報の秘密管理云々の前に、どのような情報を営業秘密として管理するのかが定まっていない場合があるということです。

知財関係の方と話をするので、営業秘密として管理する対象は技術情報(ノウハウ)ですが、いったいどのような技術情報を秘密管理するのか?ということが明確でない企業が多いようです。

また、企業の在り方によっても営業秘密管理するべき技術情報が異なってくるようです。
例えば、人材の流動性が高い企業や業界ほど、自社のノウハウの漏洩を厳しく管理すべきかというと、必ずしもそうではないのかもしれません。


例えば、経験のある良い人材が自社へ入社することを期待し、また、人材が自社から他社へ移ることも許容している企業にとっては、情報管理を厳しくすることは人材の流入にとってよくないと考えるかもしれません。すなわち、情報管理が厳しいということが逆に悪評となり、良い人材の流入が滞るかもしれません。
このような企業は、自社独自のノウハウに対して必要最低限の秘密管理を行う一方、例えば自社の収益には直結しないようなノウハウの流出は許容するという選択もあり得るでしょう。

一方、自社開発のノウハウの流出を最大限防止したいという企業(例えば競業他社との競争が激しく人材の流動性も高くない業界等?)は、自社開発のノウハウであれば、既に公知となっている可能性も考えられるノウハウをも秘密管理するという選択もあり得るでしょう。

さらに、自社内で創出された情報をどのレベルから営業秘密管理するのかということも大事です。
例えば、新規なビジネスモデルかもしれない漠然とした情報はどうするのか?もし、そのような情報が重要であれば、内容を特定した文章等を作成し、秘密管理するべきでしょう。
一方で、漠然としすぎており、海の物とも山の物とも分からないものは、特定も難しく営業秘密管理ができないかもしれません。そういう情報は、社外に漏れることを許容して何もしないという選択もあり得ます。

従って、企業としては、どのような情報を営業秘密管理するのかという大まかな基準を策定するべきかと思います。
そうしないと、情報に対する営業秘密管理の有無は担当者個人が有する基準に委ねられ、本来ならば営業秘密管理するべき情報が当該管理から外れたり、本来ならば営業秘密管理が不要な情報が当該管理をさせていたりするかもしれません。
もし、他の情報が適切に営業秘密管理されていたとしても、当該管理から外れた情報は営業秘密とは認められません。また、不要な情報を営業秘密管理するということは、当該情報の特定等に要するコストや作業等の無駄が生じることになります。

このように、営業秘密の特定とはとかく面倒なものです。
果たしてどのように行うべきか、また行えるのか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信