－判例紹介ー 取引先に営業秘密を開示したものの、その非公知性が否定された裁判例 その２

前回紹介した、取引先と秘密保持契約を締結して情報を開示したものの、その情報は営業秘密ではないとされた裁判例（東京地裁 令和２年３月１９日　平成２０年（ワ）２３８６０号）の続きです。
本事件において原告は、シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面の原材料として「 東レ（株） ＤＯＷ ＣＯＲＮＩＮＧ ＭＧ７－９８５０ Ａ剤・Ｂ剤 」を用いることを営業秘密であると主張しました。しかしながら、裁判所は当該情報について営業秘密性を認めませんでした。

一方で原告は、さらに、被告が被告製品のＰＭＤＡ申請に際してシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの端部を丸みを帯びた形状とするという情報を開示した行為が本件秘密保持義務違反に該当するとも主しました。

確かに、秘密保持契約を締結していれば、秘密保持の対象とする情報が営業秘密でなくても、秘密保持契約に違反した使用をしていれば民事的責任を問えるでしょう。しかしながら、これについても下記のように裁判所は認めませんでした。

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皮膚バリア粘着プレートの原材料にシリコーンゲルを用いるという情報が，本件契約前の交渉段階から既に公知の情報であったことは上記（第４の１）認定のとおりである。また，その端部を丸みを帯びた形状とするという点も，絆創膏などの代表的な皮膚保護剤や原告製品に先行して販売されていたシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの形状からも明らかなように，その端部は角張った形状か丸みを帯びた形状の製品が多く（公知の事実及び前記認定事実１(1)，シカケアの説明文書においても角を丸くした形でシカケアを切って手術痕等に貼付する方法が説明されていること（前記認定事実１(1)ア）などに照らすと，皮膚バリア粘着プレートの端部を丸みを帯びた形状とするという情報は，本件契約前の交渉段階から既に公知の情報（本件契約の契約書第９条③の４）といえる。そうすると，原告が指摘する情報は，いずれも「相手方の技術上及び取引上の情報」（同契約書第９条①②）に該当するとは認められない。

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ここで、原告と被告とが締結した秘密保持契約は下記のものです。

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第９条（秘密保持義務） 甲（原告）と乙（被告）は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、次の情報を第三者に開示または漏洩してはならない。 　 

①　本件契約及び個別契約の締結前に行われた交渉の段階において、図面・仕様書・資料・材料・型・設備・見積依頼・口頭の説明、その他により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報。 　　

②　前項のほか、本件契約及び個別契約により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報 　 

③　前項の規定は、次の各号に定める情報には適用しない。 

 １　相手方から知り得た時点で，既に保有している情報 

 ２　独自に開発した情報 

 ３　秘密保持義務を負うことはなく，第三者から正当に入手した情報 

 ４　公知になった情報

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すなわち、裁判所は、秘密保持契約にも「公知となった情報」は秘密保持を適用しないとの規定が設けられているために、公知であるとして営業秘密と認められなかった情報も、秘密保持の対象とはならないと判断しました。

このような事例は、本事件だけではありません。以前に紹介した攪拌造粒機事件があります。

この事件では原告が被告に攪拌造粒機の製造を委託し、秘密保持契約を締結して図面を被告に開示したものの、委託契約が終了した後に被告が当該図面を使用して攪拌造粒機を製造販売したというものです。この事件では、原告製品は所謂リバースエンジニアリンが可能でり非公知性を喪失していることを理由に、裁判所は原告製品図面を営業秘密とは認めませんでした。

そして、原告は、被告による秘密保持契約違反も主張しましたが、この秘密保持契約も公知となった情報を秘密保持の対象から除外する規定が設けられていたために、認められませんでした。

このように、秘密保持契約を締結していても、公知となった情報は秘密保持の対象から除外する等の規定が設けられていれば、非公知性が喪失しているとして営業秘密と認められなかった情報は、秘密保持の対象からも除外されることになります。

これは、特別なことではなく、上記のような除外規定が設けられていれば当然のことです。

今回紹介した事件では、原告は既に非公知性を失っている情報であるにもかかわらず、当該情報が営業秘密のみならず、被告との間で締結した秘密保持の対象になると考えていました。その結果、不要な争いとなってしまいました。

このようなことから、自社が秘密と考える情報は、秘密保持の対象となり得るのかを十分に検討し、相手先と契約を締結する必要があります。

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－判例紹介ー 取引先に営業秘密を開示したものの、その非公知性が否定された裁判例

今回は、取引先と秘密保持契約を締結して情報を開示したものの、その情報は営業秘密ではないとされた裁判例（東京地裁 令和２年３月１９日　平成２０年（ワ）２３８６０号）について紹介します。

本事件において、原告と被告は、平成２７年１０月８日に原告が被告に対して皮膚バリア粘着プレートの製造を委託することなどを定めた製造委託契約（以下「本件契約」という。）を締結しました。

この本件契約の契約書第９条には以下の記載があります。

第９条（秘密保持義務）

甲（原告）と乙（被告）は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、次の情報を第三者に開示または漏洩してはならない。 　

①　本件契約及び個別契約の締結前に行われた交渉の段階において、図面・仕様書・資料・材料・型・設備・見積依頼・口頭の説明、その他により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報。 　　

②　前項のほか、本件契約及び個別契約により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報 　

③　前項の規定は、次の各号に定める情報には適用しない。

    １　相手方から知り得た時点で，既に保有している情報

    ２　独自に開発した情報

    ３　秘密保持義務を負うことはなく，第三者から正当に入手した情報

    ４　公知になった情報

そして、原告は、平成２７年１１月１７日に独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対し、皮膚バリア粘着プレート「マムズケア（Ｍｏｍ’ｓ　Ｃａｒｅ）」の一種で、帝王切開用の「マムズケア　１６（Ｍｏｍ’ｓ　Ｃａｒｅ　１６）」（以下「原告製品」という。）について、医療機器製造販売届（以下「ＰＭＤＡ申請」という。）をしました。また、被告も、平成２７年１２月２８日に被告製品のＰＭＤＡ申請をしました。

原告は、平成２８年１月１８日に被告に対し、東レ・ダウコーニング社（訴外東レ）が製造・販売する、粘着面の原材料として記載されている「ＤＯＷ　ＣＯＲＮＩＮＧ　ＭＧ７－９８５０　Ａ剤・Ｂ剤」（本件東レ製品）を原告製品の粘着面に用いることを提案し、原告と被告は原告製品について、原材料として粘着面に原告が支給する本件東レ製品を使用し、非粘着面に「Ｍｏｍ’ｓ　シリコーン」を使用することを合意しました。

なお、原告製品は、皮膚に接する粘着性のあるシリコーン面と、粘着性のない面からなる伸縮性に富んだシリコーンシートであり、帝王切開手術専用の皮膚バリア粘着プレートであり、原告製品は、帝王切開手術の手術痕に貼付することにより皮膚バリアとして外部からの刺激等を和らげるとともに、手術痕が瘢痕やケロイドになるのを予防するものです。

原告は平成２８年２月２４日から現在に至るまで原告製品を販売し、被告は平成２８年２月２２日から同年６月２０日までの間、本件契約に基づいて原告製品を製造して原告に納品したものの、本件契約は平成２８年１０月８日に終了しました。

そして、被告は、遅くとも平成２９年１２月１日には被告製品の販売を開始しました。この被告製品は、粘着性のあるシリコーン面と粘着性のないシリコーン面からなる伸縮性のあるシリコーンシートであり、切開手術、腹腔鏡手術の手術痕などの皮膚部位を保護し、手術痕が肥厚性瘢痕やケロイドになるのを防止する皮膚バリア粘着プレートであり、その粘着面には本件東レ製品が用いられています。

このような経緯の元、本事件において原告は、シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面の原材料として「 東レ（株） ＤＯＷ ＣＯＲＮＩＮＧ ＭＧ７－９８５０ Ａ剤・Ｂ剤 」を用いることを営業秘密であると主張しました。

そして、原告は、帝王切開手術の手術痕の保護に適したシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートという原告のアイディアを被告が模倣し、原告製品のＰＭＤＡ申請から約１か月後に、原告に何らの説明もなく被告製品のＰＭＤＡ申請をしただけでなく、平成２８年８月以降、本件東レ製品を用いて原告製品と同じ形状・サイズの被告製品を製造・販売したことが、被告が「不正の利益を得る目的」（不正競争防止法２条１項７号）をもって本件情報を使用したと主張しました。

 これに対して裁判所は、以下のようにして原告主張の営業秘密の非公知性を否定しました。「手術痕や傷痕を保護するためのシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートが本件契約の数年以上前から複数の会社から製造，販売されていたこと，シリコーンソフトスキン粘着剤の粘着技術が遅くとも平成元年頃からは傷の治療に用いられていたこと，シリコーンソフトスキン粘着剤である本件東レ製品が遅くとも平成２０年１２月頃には販売され，同時期に発行された業界雑誌において製品の特性等も踏まえて紹介されていたことのほか，訴外東レが，本件東レ製品について，瘢痕治療を含む皮膚への付着を対象とする製品であること及び日本国内だけでなく海外にも広く供給することが可能であることなどを自社のウェブサイトにおいて紹介していることが認められる。

 (2) 　以上によれば，シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面に本件東レ製品を用いることができるという情報は，平成２７年７月までには，広く知られていた情報であったといえる。本件東レ製品はそのような用途で用いられる汎用品であるから，少なくとも，原告が，原告製品の製造等を依頼するためにエフシートを持参して被告を訪問した平成２７年７月１６日時点において，シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面の材料として本件東レ製品を用いるという本件情報が非公知の情報であったとは認められない。 」

一方、原告は、本件東レ製品は医療用に開発された特殊素材の製品で、医療品への使用用途以外にはメーカーに卸してもらえない製品であり、一般に市場に出回っている原材料ではないと主張しました。しかしながら、これに対しても裁判所は、本件東レ製品を使用するのに一定の手続を要したとしてもそれは本件情報の非公知性に影響しないと判断しました。

このように、本事件では、原告が営業秘密であると主張する情報に対する非公知性が否定され、当該情報は営業秘密ではないとされました。

これにより、原告と被告とで締結した秘密保持契約の対象となる情報から、当該情報が除外されることとなります。

次回に続きます。

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日本ペイントデータ流出事件（刑事事件）の地裁判決

以前から気になっていた事件である日本ペイントデータ流出事件の地裁判決がでました。
判決では、被告に対して懲役２年６月、執行猶予３年、罰金１２０万円の有罪判決でした。被告側は控訴するとのことですので、これで確定ではありません。

・日本ペイント元役員に有罪判決　情報漏えい事件　名古屋地裁(毎日新聞)
・製造情報漏えい、懲役２年６月　日本ペイント元幹部―名古屋地裁(JIJI.COM)
・菊水化学元常務に有罪判決　塗料データ漏洩事件で名古屋地裁 (日本経済新聞)
　
参考：過去の営業秘密流出事件

本事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの塗料の原料や配合等を示す情報を持ち出し、菊水化学で開示・使用したとする事件です。日本ペイントはこの元執行役員を刑事告訴（２０１６年）し、菊水化学と元執行役員に対して民事訴訟を提起（２０１７年）しています。

この刑事事件では、被告である元執行役員は、無罪を争っていました。報道からは、おそらく秘密管理性、有用性、非公知性の全てを争っていたと思われます。また、菊水化学も被告側の立場にたっていたようです。民事訴訟でも争っているので、当然のことかと思います。

ここで、秘密管理性の有無については判断が比較的容易かと思われ、起訴されているのでこれを被告側が覆すことは難しいのではないかと思います。

一方、有用性と非公知性はどうでしょうか。これらは完全に技術論になるかと思います。
この点、毎日新聞の上記記事では裁判所が「特許公報や分析で原料や配合量を特定することは容易ではない」と判断したとあります。
また、同様に日経新聞の上記記事では「弁護側はこれまでの公判で、データが特許公報に記載されている公知の事実だったと主張。」や「検察側は「特許公報を読んでも具体的な配合の情報までは特定できない」と反論。」とあります。
被告は特許公報等によって有用性や非公知性を否定する主張を行ったようです。

ここで、営業秘密の刑事事件において、技術情報を営業秘密とした場合の有用性や非公知性を本格的に争った事件はこれ以外にないかもしれません。そういった意味でもこの判決には非常に興味があります。
果たして、裁判所の判断に民事事件とは異なる部分があるのか否か、また、被告側はどのような論理展開を行ったのか等、参考になることは多いかと思います。

特に、特許公報に基づいて被告側はその営業秘密性を否定しています。民事事件でも特許公報に基づいて営業秘密性を否定する主張はさほど多くはありません。

また、毎日新聞の記事では、「特許公報や分析」で原料や配合量を特定することは容易ではないとあります。この点に関して、日経新聞では裁判所の判断が多少詳細に「特許公報などから原料をすべて特定するには相当な労力と時間が必要」とのように記載されています。この日経新聞の記事からすると、被告は原告製品のリバースエンジニアリングによってその非公知性を否定したのかもしれません。もしそうだとすると、用いた分析方法についても被告側は主張しているはずです。

本事件の判決文が公開されれば被告側がどのような主張を行い、それに対して検察がどのような反論を行い、裁判所がどのように判断したかは判決文を見るまで詳細には分かりません。
刑事事件の判決文は、営業秘密侵害事件であっても公開されないものもあるようです。
しかしながら、本事件は今後も非常に参考になる判決であろうと思われますので、ぜひ公開されてほしいところです。

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ソフトバンク事件の報道や本質的なことについて

ソフトバンクの機密情報が元従業員によってロシア側に漏洩された事件について、比較的大きく報道されていること、いわゆるスパイ事件の様相もあり、いくつか特集記事のようなものも掲載されています。

確かに、ソフトバンクの機密情報がロシアの外交官に漏洩していたという事件は、幾つもある機密情報の漏洩事件の中において、インパクトがある事件です。しかしながら、スパイ防止法といった法律のない日本において、この事件は不正競争防止法の営業秘密侵害罪であり、「ロシアに情報が漏洩」したことが犯罪とされたわけではありません。

本質的には、今まで幾つもあった営業秘密侵害事件と何ら変わりません。すなわち、漏洩された情報が秘密管理性、有用性、非公知性を有した営業秘密であって、不正の目的を持って開示等されたことを持って、事件化されたものです。
今回の事件を特集した記事において、この点を述べているものがほとんどないことが少々気になります

すなわち、今回の事件は、ソフトバンクから流出した情報に、営業秘密が含まれていたから事件化することが可能となったものです。この事件は、ソフトバンクが察知したのか、公安当局が察知したのかは分かりませんが、元従業員が営業秘密にアクセスし、その情報をロシア側に渡したことで逮捕に至ったものであり、もし、営業秘密とされない情報だけを漏洩させていたのであれば、事件化には至りません。

ここで、「営業秘密とされない情報」とは何でしょうか？上述の、秘密管理性、有用性、非公知性を満たさない情報です。そして、このブログを度々ご覧になられる方は分かるかと思いますが、そもそも特定されている情報です。情報が特定されていないと、当然、秘密管理もできませんし、有用性、非公知性の判断を客観的に行うこともできません。しかしながら、情報は特定されていなくても、従業員が記憶している断片的な情報として漏洩される可能性もあります。

このように、特定されていない情報、秘密管理されていない情報は、まず、営業秘密となり得ません。そのような情報に対して、従業員によって漏洩された、企業スパイだ、と訴えても、営業秘密侵害とは認められません。実際にそのように判断された裁判例は幾つもあります。
裏を返すと、営業秘密とされていない情報は、基本的には、誰でも自由に開示したり、使用したりすることができます。今回の事件も、もしかしたら、本来漏洩されたくない情報であったにもかかわらず、その情報が特定されていない、秘密管理から漏れていた等の理由により、事件化できなかったものもあったかもしれません。

なお、営業秘密でない情報の開示・使用を制限させたいならば、秘密保持義務を相手方に課す必要があります。それが就業規則であったり、他社との秘密保税契約であったりします。
しかしながら、秘密保持義務違反は、民事的責任を負わせることはできるものの、刑事的責任を負わせることはできません。また、その条項によっては秘密保持義務を課す情報の範囲が実質的に営業秘密とされる情報の範囲と同じになってしまい、あまり意味のないものとなる可能性もあり、秘密保持契約等で情報を守ろうとすることは相当の注意が必要です。

このように、もし自社から情報が漏洩したとしても、企業スパイというイメージだけで事件化はされません。どのような企業情報がその対象となるかを理解しないと、自社の情報を守ることはできません。

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オープンイノベーションや他社等との共同研究・開発のリスク

一昔前までは、知財戦略と言えば、単に特許出願することを指していたかもしれません。
しかしながら、今の時代、技術開発において自社開発だけでなく、オープン・クローズ戦略、オープンイノベーション、産学連携、異業種連携等、様々な形態・選択肢が考えられ、さらに、他社の特許出願戦略も考慮して、敢えて権利化せずに公知化することや秘匿化することを深く考える必要があるでしょう。

ここで、オープンイノベーションや産学連携等の共同研究・開発等では、他社等に自社の技術を積極的に開示したり、共同研究・開発により共有となる技術情報が現れます。このとき必ず相手方と交わされるものが秘密保持契約でしょう。
では、情報を開示する相手方や共同研究・開発先と秘密保持契約を締結すれば、自社が秘匿したい情報は守れるのでしょうか？

当然ながら、決してそのようなことはなく、相手方が不注意又は意図して秘密保持義務のある情報を開示や使用した利する可能性があります。
また、共同研究・開発の相手方が大学等の研究機関であれば、論文や学会発表等により、積極的に公開することを希望するでしょう。そのような相手に対して、秘密保持契約を締結しようとしても、秘密保持期限等で合意が難しく、うまくいかないことは容易に想像できます。

さらに、海外の企業や研究機関との共同研究・開発等を行う場合も今後多くなるでしょう。 その相手方によっては「秘密」という概念が希薄な国もありますし、公的な研究機関を装っていても、その国の軍と密接な関係を有している機関もあるようです。 そのような相手方に秘密保持義務を課したところで意味はあるのでしょうか？

このように、秘密保持契約を締結したからと言って安心できるものでは決してなく、相手方と情報を共有したのであれば、その情報は漏えいする可能性は確実にあります。そのため秘密保持契約は、情報漏えいを抑制するに過ぎないと考えます。

すなわち、本当に秘密するべき情報は、他社等に開示や共有するべきではありません。
そもそも自社が秘密にしたい技術についての共同研究・開発等は行うべきではないでしょうし、共同研究・開発等をする対象も技術漏えいが生じても許容できる範囲内とするべきです。

従って、共同研究・開発等は、秘匿すべき情報が漏えいするリスクを許容できる範囲内で行うべき、すなわち、共同研究等がビジネスにもたらす利益と情報漏洩がもたらす不利益とを天秤にかけて判断するべきでしょう。

また、基礎技術開発であれば、その基礎技術までは共同研究・開発したとしても、その後の、ビジネスに直結する応用技術に関しては自社開発（独自開発）で行う、というような選択も当然にあります。
さらに、最終的に欲しい技術が複数の技術を統合したものであれば、この複数の技術を別々の相手方と共同研究・開発、又はこの一部を共同研究・開発し、これらを統合した最終的な技術は自社開発するということも考えられるでしょう。

このように、本当に秘匿化するべき技術は、他社に漏洩しないことを第一として、共同研究・開発等を推進するべきかと思います。

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営業秘密に関する従業員（発明者）との秘密保持契約

従業員が発明を創出した場合には、企業は特許出願を検討するかと思います。
一方で、特許出願は特許化の有無にかかわらず公開されるため、発明の内容によっては秘密管理を行うことで秘匿化を選択する企業も多いでしょう。

ここで、発明者が創出した発明を営業秘密とした場合、その帰属が問題になります。
まだ、明確にはなっていませんが、もし、発明者が自身が創出した発明に係る営業秘密を持ち出して他社に転職した場合等であっても、この行為は不正競争防止法２条１項７号違反にはならない可能性があります。

また、当該発明を使用等した転職先企業に対して不正競争防止法２条１項８号又は９号違反の責を負わせるためには、上記発明者による転職先企業への発明の開示が「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」等でなければなりません。

発明者による転職先企業への発明の開示等を確実に「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」するためには、当該発明者と発明者の所属企業との間で秘密保持契約を結ぶことが好ましいでしょう。

また、多くの就業規則において秘密保持の条項が設けられています。このため、この就業規則によって従業員は秘密保持義務が存在し、２条１項８号等でいうところの「秘密を守る法律上の義務」を有しているとも解されます。

しかしながら、就業規則による秘密保持義務は退職した従業員に対して、どの程度有効なのでしょうか？

就業規則における一般的な秘密保持の条項は下記のようなものかと思います。
「会社の内外を問わず、在職中、又は退職若しくは解雇によりその資格を失った後も、 会社の秘密情報を、不正に開示したり、不正に使用したりしないこと。」
参考：経済産業省 秘密情報の保護ハンドブック 「参考資料２ 各種契約書等の参考例」 

このような就業規則における秘密保持の条項において、一般的には、下記のような例外規定は設けられません。

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① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出し た情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

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このため、就業規則における秘密保持義務は包括的であり、非常に広範囲な情報、換言すれば、既に公知となっている情報や、従業員が企業から示される前から知っていた情報であってもその対象となり得てしまうでしょう。
また、就業規則における秘密保持条項では、取引先等と締結されるような一般的な秘密保持契約で設けられている有効期限の条項もないでしょう。このため、発明者は、発明を行った企業を退職した後に、いつまで秘密保持義務があるのか定かではありません。
このようなことから、営業秘密とした発明を創出した発明者に対して、就業規則における秘密保持条項が「秘密を守る法律上の義務」としての機能を果たすのか個人的には疑問を感じます。

そのようなこともあり、発明者が自身の発明が企業にとって営業秘密であることを確実に認識させるためには、個別に秘密保持契約を結ぶことがより好ましいと考えられます。
この際、秘密保持の対象となる発明（技術情報）の内容を明確に特定し、上記例外規定も設けるべきでしょう。

また、当該秘密保持契約の有効期限は無期限としても良いかもしれません。
一般的には、リバースエンジニアイング等によって当該情報が公知化（陳腐化）する時期を考慮して、有効期限を定めるべきとの考えも多いようです。しかしながら、有効期限を定めると、有効期限が経過した時点から当該情報を自由に開示、使用してよいことになります。
これでは、これでは企業側に不利益が生じる可能性があるので、秘密保持義務を無期限とする方が当然好ましいでしょう。一方で、秘密保持義務を無期限とするような契約は無効とされるリスクもあるようです。
しかしながら、有効期限を定めないことに合理的な理由があればその契約は認められるのではないでしょうか。すなわち、企業は発明に相当する営業秘密に関しては、その重要性から無期限に渡って秘密とすることに合理的な理由があると考えられ、さらに、上記のような例外規定を定めることで、秘密保持義務が失われる場合を明確に規定することで、有効期限を定めないことに対する合理性をさらに高めるとも考えられます。

さらに、企業と従業員との間の力関係に基づいて、従業員に無理やり秘密保持契約を結ばせたと解釈させることを防止するためにも、秘匿化する発明であっても、企業は発明者に対して報奨金等のインセンティブを与えるべきかと思います。

なお、秘密保持契約を従業員の退職時に結ぶという考えもあるかと思いますが、退職時に秘密保持契約の締結を企業側が申し出ても、必ずしも従業員が秘密保持契約に応じるとも限りません。そういったことを回避するためにも、企業が従業員にインセンティブを与える際に秘密保持契約の締結をセットとすることで、秘密保持契約の締結がスムーズに進むのではないでしょうか。

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ー判例紹介ー 特許権のライセンスとノウハウ開示

特許権者が他者に実施許諾する場合、当該特許公報に記載の内容だけでは実施が難しい場合には、実施に必要なノウハウもライセンシーに開示します。
実施許諾した特許権が存続期間満了等により消滅した場合には、ライセンス契約も終了するわけですが、開示したノウハウはどうなるのでしょうか？

そのようなことを争った事件が、大阪地裁令和元年10月3日判決（平２８（ワ）３９２８号９）です。

本事件は、川鉄電設（訴外）が被告らと締結したトランス事業に係る特許権のライセンスに関する基本契約についての契約上の地位を川鉄電設から原告が承継しました。そして、原告は、被告らの債務不履行を理由に本件各基本契約を解除したとして、被告らに対して各基本契約解除前に発生していたロイヤルティ支払義務の履行と、被告らが各基本契約の解除後においても原告から被告らに対して開示した本件技術情報を使用して変圧器を製造、販売していることは不正競争防止法２条１項７号の不正競争行為に当たるとして、被告らの製品の製造、販売の差止め及び廃棄を求めたものです。

本事件において原告は「本件各特許権はその内容が公知になったとしても，それだけでは実用に耐えるトランスを設計・製造することができない「ノウハウの主要部以外の部分」を特許化したものであり、本件各基本契約は特許化されずに秘匿された、トランスを設計・製造するために必須のノウハウを対象とするノウハウ実施許諾契約である。」と主張しています。
そのうえで、原告は「本件各基本契約はノウハウライセンス契約であり，ランニングロイヤルティ等はノウハウの使用許諾の対価であって，本件各特許権の消滅によっては影響されない。」と主張しました。

これに対して、裁判所は「本件各基本契約の中心となるのは本件各特許権の実施許諾であり、本件技術情報の提供はこれに付随するものというべきであるから，ランニングロイヤルティの支払も本件各特許権の実施許諾に対する対価と位置づけられるべきであり、これを本件技術情報の提供に対する対価と考えることはできない。」とのように判断しました。
そして、裁判所は「被告らの原告に対する本件各基本契約に基づくロイヤルティの支払義務は，本件各特許権が消滅した平成２７年３月３１日をもって消滅したと解すべきであり，同年４月１日以降に被告らがＷＢトランスを製造，販売したことに対するランニングロイヤルティの支払請求は，理由がないというべきである。」と判断しました。

なお、上記のような結論が得られているものの、本件各基本契約には、被告らの債務不履行による解約の場合を含め、契約終了後は本件技術情報を使用してはならず、ＷＢトランスを製造、販売してはならない旨の条項が存在することもあり、裁判所は「被告らがＷＢトランスを製造，販売することは不正競争行為に当たるか。」についても判断しています。

これに対して、裁判所は、本件技術情報は一定の有用性を有していると認めているものの（秘密管理性については、明示するまでもなく当該基本契約に基づいて認められると思われます。）、非公知性について「本件技術情報のうち，川鉄電設及び原告が作成したパンフレット（甲５７，乙３）に記載されている数値は，当初から営業秘密性がないものと認められるし，既に検討したとおり，被告らが製造したＷＢトランスが市場に出回った後は，リバースエンジニアリングにより取得し得る数値については，公知になったというべきである。」として認めておりません。

これをもって裁判所は「本件技術情報は，前記パンフレットの記載により，あるいは被告らがＷＢトランスを製造，販売したことによって公知となっており，営業秘密性は失われているというべきであるから，本件基本契約が終了（原告の主張では平成２７年１１月２６日）した後にＷＢトランスを製造，販売することが，営業秘密の使用にあたるとする原告の主張は採用できず，不正競争行為に当たるとしてその差止め等を求める原告の請求は理由がない。」と判断しました。

このような裁判所の判断は、妥当なものであると考えられます。
すなわち、特許権をライセンスすると共にノウハウも開示する場合には、ノウハウに対して秘密保持義務を課したとしても特許権の消滅に伴い、当該ノウハウも自由に使用可能となる可能性を考慮する必要があるでしょう。
特に、当該ノウハウを使用した製品がリバースエンジニアリングされることによって、当該ノウハウの非公知性が失われるような可能性がある場合には要注意です。

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ー判例紹介ー ノウハウ管理と就業規則

今回は、就業規則の定めによるノウハウ（営業秘密）の漏えい防止について、前回までとは異なる別の裁判例を紹介します。

この裁判例は、東京地裁平成３０年９月２７日判決（平成２８年（ワ）２６９１９号 ・ 平成２８（ワ）３９３４５号）です。

本事件は、原告が経営するまつ毛サロン（原告店舗）で勤務していた被告Ａ及びＢが原告を退職した後に勤務しているまつ毛サロン（被告店舗）で、原告から示された営業秘密（本件ノウハウ）を不正に利益を得る目的で使用又は開示していることを理由として、原告が被告らに対し不正競争防止法２条１項７号及び３条１項に基づき上記ノウハウの使用又は開示の差止め等を求めたものです。

なお、原告が主張する本件ノウハウは、原告店舗で施術されるまつ毛パーマ、アイブロウ及びまつ毛エクステンションの技術に関する情報です。
そして、原告は、ノウハウに対する秘密管理性を以下のように主張しています。

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原告は，就業規則において，本件ノウハウを含む会社の業務上の機密を他に漏らしてはならず，会社の許可なくマニュアル類等の重要物の複製や持ち出しを行ってはならないことや，退職時に守秘義務等について明記した誓約書を提出することなどを定めており，実際に，原告は，従業員が退職する際には，当該従業員に，本件ノウハウを含む原告の機密情報を一切漏らさない旨を誓約させ，退職する従業員にも秘密保持義務を負わせている。　また，原告は，従業員に対し，顧客に施術内容を説明するときであっても本件ノウハウに言及しないよう指導していた。
さらに，本件ノウハウは，習得に長い時間と多大な労力を要するものであり，原告と競業他社との差別化を可能にする経営の根幹をなす情報である。このような本件ノウハウの性質からすれば，本件ノウハウが競業他社によって使用され，又は第三者に開示された場合に，原告に甚大な不利益が生じることは，本件ノウハウを知る者であれば当然認識している。実際に，原告は従業員を採用する際に，当該従業員に対し，原告において技術を取得して将来は他のサロンで施術をするなどといった目的を有していないことを確認しており，他のまつ毛サロンで本件ノウハウを使用又は開示することは許されない旨が従業員に明確に示されている。

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ここで、元従業員は、退職後であっても元所属企業の就業規則で定められている秘密保持義務を負うのか？という議論が一応あります。就業規則は、現従業員に対する規則であり、元従業員は退職後にはその義務を負うことはないという考えもあるためです。

これに対して、例えば、東京地裁平成２８年１２月２６日判決（平成２６年（ワ）２２０１６号）で下記のように判示しているように、元従業員は退職後であっても就業規則で定められた秘密保持義務を負うという考えが一般的です。

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本件秘密保持義務条項は，原告を退職した後の秘密保持義務について明示的に規定していないが，原告を退職した後に同義務が効力を失うのでは同義務を設けた趣旨が没却されること，本件各文書が原告の従業員としての職務を行う目的で交付されており，その目的が終了した際には本件各文書に含まれる情報も含めて外部に漏えいしないことが当然に予定されていることからすると，本件秘密保持義務条項の合理的解釈により，被告は，原告を退職した後も原告に対し，本件秘密保持義務を負う。

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本事件に戻り、上記原告の主張に対して、裁判所は以下のように判断しました。

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原告が営業秘密であると主張する本件ノウハウは，原告で施術されるまつ毛パーマ，アイブロウ及びまつ毛エクステンションの技術に関する情報であるところ，原告においては，同技術が蓄積されていて，従業員に対して，その技術を幅広くトレーニング等で伝えていたことが認められる。しかしながら，上記（１）イ及びカのとおり，それらの技術について，秘密であることを示す文書はなかったし，従業員が特定の技術を示されてそれが秘密であると告げられていたものではなく，また，その技術の一部といえる本件で原告が営業秘密であると主張する本件ノウハウについて，網羅的に記載された書面はなく，従業員もそれが秘密であると告げられていなかった。 ・・・
以上によれば，本件ノウハウについて，原告において秘密として管理するための合理的な措置が講じられていたとは直ちには認められない。また，まつ毛パーマ等に関する技術については一般的なものも含めて様々なものがあることも考慮すると，上記のような状況下で，被告らにおいて，本件ノウハウについて，秘密として管理されていることを認識することができたとは認められない。

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すなわち、原告は、自社が営業秘密とする本件ノウハウを特定し、かつそれを従業員が認識できるような態様で秘密管理していなかったので、たとえ、就業規則に秘密保持義務の規定があったとしても、元従業員は当該本件ノウハウが秘密であると認識できなかったということです。

このような裁判所の判断は、珍しいものではなく、非常に多数あります。本ブログでも類似の裁判例はすでに紹介しているかと思います。

さらに、本事件では「まつ毛パーマ等に関する技術については一般的なものも含めて様々なものがあることも考慮すると」と裁判所は述べています。
確かに、本件ノウハウには、原告が主張するように競業他社との差別化を可能とするまつ毛パーマに関する非公知のノウハウ（独自技術）も含まれていた可能性もあります。
しかしながら、裁判所が述べているように、まつ毛パーマ等に関する技術は様々なものがあり、その多くが公知の技術でしょう。そうだとすると、非公知のノウハウを明確に特定して秘密管理を行わないと、従業員は当該技術が何となくノウハウだと感じても、明確にどの技術（工程）がノウハウであるかを認識できなくて当然かと思います。

このように、自社のノウハウを営業秘密であると主張するためには、当該ノウハウの特定を確実に行い、それを秘密管理しなければなりません。
大多数の企業には、就業規則があり、定型文のように秘密保持義務が規定されているかと思います。しかしながら、営業秘密の観点では、このような就業規則における秘密保持義務は秘密管理性に対する 補完又は補強とはなり得ても、情報の特定がなされ、合理的な態様で秘密管理が行われていないと営業秘密性は認められない可能性が相当高いと思われます。
営業秘密を主張するためには、営業秘密とする情報の特定と具体的な秘密管理が何よりも大事です。

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営業秘密と秘密情報との違い

営業秘密という文言と似たような文言として、秘密情報等があります。
この違いとして営業秘密は、不正競争防止法２条６項に規定されているように、秘密管理性、有用性、及び非公知性の三要件を全て満たしたものである一方、秘密情報にはこのような法的な定義はありません。

過去のブログ記事：ノウハウ、言葉の定義

すなわち、営業秘密よりも秘密情報等の方が概念的に広いものとなります。
例えば、営業秘密については非公知性が必要とされますが、秘密情報は非公知性が不要とも考えられます。
また、営業秘密は有用性の要件も必要とされていますが、この目的は、公序良俗に反する内容の情報（脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報）など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外することです。しかしながら、秘密情報は、このような要件も必要とされていません（反社会的な情報が秘密情報として実際に法的に保護されるか疑問ですが。）。
秘密管理性についてはどうでしょう。秘密情報というからには、ある程度の秘密管理性も秘密情報としての要件には含まれるかと思いますが、その判断は営業秘密ほど厳しくないと思われます。

では、どのような情報が営業秘密ではなく、秘密情報となり得るでしょうか？
例えば、一般的に知られているビジネスであるものの、自社では初めて行うようなビジネスの情報等がそれにあたるかと思います。
このようなビジネスの情報自体は一般的に知られているため非公知性がないと判断される可能性が高いものの、自社として競合他社には当該ビジネスを行うことを事前に知られたくない情報ともなり得、そのような場合には秘密情報にあたるでしょう。

また、営業秘密と秘密情報との大きな違いとしては、その法的効果が全く異なります。

まず、営業秘密は三要件を満たした情報であり不正競争防止法で保護され、その法的効果が秘密情報に比べて非常に強くなります。

例えば、営業秘密の不正使用や不正開示と認められれば、差し止め請求や当該営業秘密を取得等した第三者に対しても営業秘密侵害（不競法２条１稿５号、６号、８号、９号）の責を負わせることが可能となります。すなわち、当該第三者に対して、差し止めや損害賠償請求を求めることができます。このことは、もし企業から情報が流出した場合には、非常に有用な効力となり得ます。
さらに、不正競争防止法に基づいて、営業秘密の不正使用や不正開示等に対する刑事的責任を負わせることができます。

一方、秘密情報の不正使用や不正開示は、不正競争防止法の適用範囲ではなく、民法による不法行為となります。学説等によると、秘密情報の不正使用に対しても損害賠償だけでなく、差し止めも可能のようですが、当該秘密情報を取得した第三者に対しては何ら請求することはできません。すなわち、営業秘密と異なり、秘密情報は流出すると流出の拡大を止めることができないかもしれません。
さらに、秘密情報の不正使用等に対して刑事的責任を負わせることもできません。

ここで、裁判において、当該情報が営業秘密と認定されなかった場合には、当該情報は秘密情報であるとして秘密保持義務違反で戦うという戦略もあり得るかと思います。しかしながら、この場合には、秘密保持義務契約の内容が重要となります。

下記ブログ記事で紹介した裁判例は、このような事案であり、営業秘密であると原告が主張した技術情報は非公知性を喪失していると裁判所によって判断され、さらに裁判所は「秘密保持義務についても，非公知で有用性のある情報のみが対象といえる」と判断し、営業秘密と認められなかった当該情報は秘密保持契約の対象となる情報でもないとされました。

過去のブログ記事：営業秘密と共に秘密保持義務も認められなかった事例

すなわち、当該情報が営業秘密と認定されなかった場合に、秘密保持契約の対象とする秘密情報であると認定されるようにするには、「秘密保持契約の対象とする情報 ≠ 営業秘密」と解釈されるように契約書で定める必要があります。

しかしながら、このような契約書を作成することは難しいかもしれません。例えば、秘密情報の適用範囲が広く解釈されるような契約書にすると、包括的すぎるとしてその契約書自体の効力が認められないかもしれません。
そうすると、秘密保持の対象とする情報を、個々に特定し、それぞれに対して秘密保持義務を有するとのような契約とするべきでしょう。このように考えると、秘密保持の対象とする情報の特定が営業秘密と同様に重要となるかと思われます。

以上のように、営業秘密と秘密情報とは大きな違いがあり、その法的な効果も異なります。情報管理を行う際には、この違いを明確に認識するべきでしょう。

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ー判例紹介ー 営業秘密の知得ルートと不法行為との関係

前回紹介したニット製品事件（大阪地裁平成30年6月21日判決（平30(ネ)1745号））の続きです。前回は、営業秘密ではないとされた情報を他者が使用した場合に、一般不法行為と判断され得るかについて述べましたが、今回は営業秘密の知得ルートについてです。

なお、本事件は、ニット製品の卸売業者である原告会社がニット製品の製造販売業者である被告に対し訴訟を提起した事件（本訴事件）の反訴事件です。このため、被告が営業秘密の保有者であり、原告が被告の営業秘密を使用したとされる立場にあります。
そして、本事件は、被告から開示されたニット製品の製造方法（被告の営業秘密）を、原告が利用して下請けにニット製品を製造させたことが不正行為であると被告が主張しています。

ここで、被告が営業秘密であると主張する本件製造方法の情報は、下記①～③に大別できると裁判所は判断しています。
①使用する抄繊糸に関する情報
②編み方・洗い方・染め方といった具体的な製造工程に関する情報
③製造された製品の取扱方法に関する情報

このうち、①使用する抄繊糸に関する情報は、さらに下記のように細分化できると判断されています。
・「1 原糸」の「(1)メーカー」,「(2)商品名」,「(3)性能」
・「2 組成内容等」
・「3 撚糸」の「(1)撚糸企業」, 「(2)撚糸方法」,「(3)撚糸構成」
・「4 効果」

そして、裁判所は「１原糸」の「(3) 性能」、「２組成内容等」（原糸を除く）及び「４　効果」の情報について、被告が製造した和紙混ニット製品の商品下げ札に表示されている組成内容及び性能であるとして、非公知性を欠くと判断しました。
また、「３撚糸」の「(2) 撚糸方法」及び「(3) 撚糸構成」の情報のうち、「(2) 撚糸方法」の情報について、裁判所は、一般的な撚糸の方法であるところ、撚糸企業において被告が製造した和紙混ニット製品を分析すれば、その製品が「(2) 撚糸方法」の撚糸方法により、「(3) 撚糸構成」の撚糸構成をとったものであることが判明すると認められる（証人被告専務４１ページ）ため、非公知性を欠くと判断しました。

次に、「１原糸」の「(1) メーカー」及び「(2) 商品名」並びに「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」の情報についてです。
まず、当事者間に争いのない事実として、下記①、②があります。
①原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品には、同情報のうち「１原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」のものを用いて「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものが使用されていること。
②和紙糸を調達したのが、被告が上記和紙糸を開発する際に「１原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」の存在を教えたＰ４が取締役を務めるイシハラであること。

また、イシハラのＰ４は、和紙糸が「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものであるという情報も知っていたと認められ、原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品に用いた糸はイシハラに調達を依頼したものであると認められています。

このような事実から裁判所は下記のように判断しました。

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原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品に，イシハラが調達した「１原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」のものを用いて「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものが使用されているからといって，原告会社において，被告から示された上記情報が使用されたとは認められない。したがって，仮に，上記情報に営業秘密該当性が認められたとしても，その不正使用行為があったとは認められない。

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本事件の原告会社、被告、イシハラ、原告会社の下請けにおける情報や和紙糸の流れを図案化すると下記のようになります。

図のように、イシハラから原告会社と被告とに同じ情報が渡されています。そして、原告会社は、和紙糸をイシハラを通じて下請けに供給し、この和紙糸を使用して下請けにニット製品を製造させています。
従って、被告が営業秘密と主張する情報は、原告会社も被告以外から知得しており、このことをもって裁判所は「原告会社において，被告から示された上記情報が使用されたとは認められない。」と判断しています。

以上のことから、他者の営業秘密を当該他社から開示されたとしても、別のルートで同じ情報を知得した場合には、当該情報を使用しても不競法違反とはならないという理解になるでしょう。

ここで、本事件では営業秘密を被告から原告企業へ開示するにあたり、秘密保持契約（ＮＤＡ）を締結していた事実は認められませんでした。

営業秘密を他者に開示する場合には秘密保持契約は必須ですが、秘密保持契約は何のために行うのでしょうか？
当然、その目的は、営業秘密を第三者に開示したり、目的外使用を防ぐことにありますが、秘密保持の対象が何であるかを明確にすることで、事後の紛争を回避することにあるかと思います。

ここで、一般的な秘密保持契約では、秘密保持の対象外として下記のような条項を設けるかと思います。

① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した 情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

参考：秘密情報の保護ハンドブック　参考資料２　各種契約書等の参考例

本事件では、被告が営業秘密であると主張する情報を、被告も原告会社も同一人物（同一会社）から取得していたようですので、上記例外の①又は②、③に該当するのではないでしょうか？
もし、適切な秘密保持契約を互いに締結していたならば、当該営業秘密が秘密保持の対象外であることが互いに理解でき、不要の争い（訴訟）を避けれたのではないかと思います。

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製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為

先日、公正取引委員会から「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」が公表されました。

・製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書の公表について(公正取引委員会)

これには、・ノウハウの開示を強要される ・名ばかりの共同研究を強いられる ・特許出願に干渉される ・知的財産権の無償譲渡を強要される 等の事例が報告されています。
具体的には、「(令和元年6月14日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書(概要)」において以下のような事例が挙げられています。

・１「片務的なＮＤＡ」
実例１：相手方の秘密は厳守する一方、自社の秘密は守られないという片務的なＮＤＡ契約を締結させられる。
・２「ノウハウの開示強要」
実例２：営業秘密のレシピを「商品カルテ」に記載させられた挙げ句に模倣品を製造され、取引を停止される。
 ・３「買いたたき」
実例３：金型設計図面等込みの発注になったにもかかわらず、対価は従来どおりに据え置かれる。
 ・４「技術指導の強要」
実例４：競合他社の工員に対して自 社の熟練工による技術指導 を無償で実施させられる。
・５「名ばかりの共同研究」
実例５：ほとんど自社で研究するのに、成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられる。
 ・６「出願に干渉」
実例６：取引と関係のない自社だけで生み出した発明等を出願する場合でも、内容を事前報告させられ、修正指示に応じさせられる 。
 ・７「知財の無償譲渡等」
実例７：特許権の1/2を無償譲渡させられる。
実例８：一方的に無償ライセンスさせられる。

ここで、－６「出願に干渉」ー以外は、営業秘密の不正使用とも考えられる行為が含まれるかと思います。裏を返すと、優越的地位の濫用行為は特許権（特許出願）等の権利取得に関するものよりも、より実態の見えにくい「ノウハウ」に対して行われ易いとも考えられます。

ここで、不正競争防止法２条１項４号では、以下のように規定されています。

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不正競争防止法２条１項４号
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下「不正取得行為」という。）又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

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上記条文で気になるところは「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」ですが、この解釈について経済産業省 知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法 平成30年11月29日施行版」の84ページに以下の様に記載されています。

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「窃取，詐欺，強迫その他の不正の手段」の「窃取」「詐欺」「強迫」は、不正 の手段の例示として挙げたものであり、「その他の不正の手段」とは、窃盗罪や詐欺罪等の刑罰法規に該当するような行為だけでなく、社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合もこれに 含まれると解される。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上記下線で示されるように「窃取，詐欺，強迫その他の不正の手段」は刑罰法規に該当する行為だけが当てはまるわけではありません。
想像するに、例えば、取引会社が下請け会社に取り引き停止をチラつかせて、下請け会社に営業秘密を無理矢理に開示させることも含まれる可能性があるのではないでしょうか？
そうすると、この取引会社は独占禁止法だけでなく、不正競争防止法違反も問われることになるかと思います。

さらに、不正競争防止法違反における営業秘密領得の恐ろしいところは、営業秘密を不正に取得した取引先企業だけでなく、これに関与した取引先企業の従業員も責任を問われる可能性があると言うことです。
具体的には、上記のように取引会社が不正の手段によって下請け会社の営業秘密を取得した場合には、その営業秘密の取得に関与した取引会社の従業員が刑事告訴される可能性があります。
実際に、上司の命令に従い業務として行った行為が営業秘密領得に当たるとして書類送検された事例があります。

参考ブログ記事：営業秘密の不正取得を上司から指示された事件

このように、もしかしたら今までは“許されること”であった下請け会社に対する行為が今後は犯罪として扱われるかもしれません。そして、そのこと、具体的には営業秘密の不正取得は犯罪であることを明確に認識し、もし業務命令としてそのような行為を指示された場合にはハッキリと拒絶する必要があります。そうしないと、犯罪者になるかもしれません。

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終身雇用の崩壊

先日、自動車会社に勤めるモリゾウではなくて、トヨタ自動車の豊田章夫社長が「終身雇用 の継続は難しい」と発言して話題となりました。

言わずと知れた世界レベルの企業であり大きな利益を上げている日本企業の社長が、終身雇用は難しいと発言したことによって、終身雇用の継続に対する企業の心理的ハードルは下がったのではないでしょうか。その一方で、就労者における転職に対する心理的ハードルも下がり、雇用の流動化はこれまで以上に進むと思われます。

当然、能力のある人材は転職がしやすいでしょうし、そのような人材は勤務している企業の秘密情報、すなわち営業秘密も知る立場にあるでしょう。さらに、技術系の人材であれば自身で営業秘密となる技術情報を創出しているでしょう。

このため、自社の社員が転職する際に秘密保持契約の締結を要求する企業も増加すると考えれらます。しかしながら、秘密保持契約を締結するか否かは個々の転職者の判断に委ねられるものであり、これを拒む人も多いでしょう。秘密保持契約の締結を拒まれたとしても企業は強制することはできません。
ちなみに、私は転職時に秘密保持契約を要求されたことはありませんが、もし要求されたとしても特段の理由がない限りそれにサインはしません。

ここで、重要なことは秘密保持契約を締結しなかったとしても、在職時に自身が知った営業秘密は転職後であっても公開してはいけないということです。
営業秘密は不正競争防止法で定義され、秘密管理性、有用性、非公知性を満たしたものですが、秘密保持契約を締結しなかったからと言ってその秘密管理性が失われるものではありません。
例えば、パスワード等によってアクセス制限されることで秘密管理されている営業秘密は、転職者が秘密保持契約を拒んだとしてもその秘密管理性は失われません。

そこで、転職希望者に秘密保持契約の締結を拒まれた企業は、このことを十分に説明し、法の不理解により営業秘密を外部に漏えいされることを防止するべきかと思います。
また、企業は転職希望者が知っている営業秘密を把握し、それらの営業秘密を開示してはいけないことを説明するべきでしょう。

とは言っても、営業秘密が転職者から漏えいすることを１００％防げるとは限りませんし、転職先企業での営業秘密の不正使用が疑われたとしてもその事実を立証することは難しい場合も多々あるでしょう。

このような場合の対策として、営業秘密が技術情報であれば公開リスクがあるものの特許出願することも検討するべきかと思います。
すなわち営業秘密化した技術情報が進歩性を有する場合に、当該技術情報を詳しく知る人物が転職するタイミングでの当該技術情報の特許出願です。
これにより、営業秘密が転職先企業で不正使用されたとしても（特許出願公開の時点で公知となるのでその時点で営業秘密ではなくなります。）、特許権侵害の主張が可能となるでしょう。
このような判断は、主として知的財産部で行われることになるでしょうから、知財部は人事についてもある程度把握する必要があるかもしれません。

このように、日本企業は人材の流動化が益々活発となることを想定して、自社の営業秘密をどのようにして守るべきかを十分に検討する必要があります。

ところで、豊田章夫社長がモリゾウを名乗ってレース活動を行っていることはよく知られているのでしょうか？
もうすぐでル・マン２４時間レースですね。トヨタは２年連続優勝できるでしょうか？
今シーズンは去年のル・マンに引き続いてLMP1クラスのワークスがトヨタだけなので、優勝に最も近いことには変わりません。しかし、どうなるか分からないのもル・マン。

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ー判例紹介ー 事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由

今回紹介する判例は、平成３１年 ２月１４日大阪高裁判決（ 平成３０年（ネ）９６０号）です。

本事件は、控訴人がゴミ貯溜機に関する技術情報が不正競争防止法上の営業秘密である旨主張して、控訴人の外注先である被控訴人らに対して不競法に基づき、ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄、本件技術情報の使用開示等の差止め等を求めたものです。
なお、控訴人は、被控訴人が控訴人製品の図面情報を控訴人に無断で使用して本件製品１，２を製造して納入したと主張しており、裁判所も判決文中で「本件製品１，２は，取引関係者に交付された控訴人製品の図面等を利用して製造されたものであることが容易に推認でき，被控訴人らが直接でなくとも，少なくとも間接的にその製造に関与したことがうかがわれるところである。」と認定しています。
しかしながら、原審では、控訴人の請求はいずれも棄却されており、本控訴審も棄却されています。

ここで、「外注先」とあることで、ピンときた方もいるかもしれませんが、控訴人と被控訴人との間では本件技術情報に対する秘密保持契約は結ばれていませんでした。
まさにこれが請求棄却の理由です。

具体的には、裁判所は「控訴人とは別個の事業者である被控訴人太陽工業や被控訴人銀座吉田においては，事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由であるから，控訴人が被控訴人太陽工業や被控訴人銀座吉田に交付した技術上の情報につき，秘密保持契約の締結等その保護のための手立てを何ら執っていなくても，営業秘密として保護されると解することはできない。」と判断しています。

この判断は、秘密保持契約を締結することなく相手方に開示された営業秘密に対する判断として一般的なものですが、「事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由である」とまで裁判所が判示したものはあまりないかと思います。
自社の営業秘密を他社に開示する企業はこのことを肝に銘じておくべきでしょう。

また、本判決において裁判所は少々興味深い判断もしています。それは以下のような判断です。

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控訴人の従業員Ｐ７が，平成２６年４月４日１０時４７分頃，被控訴人銀座吉田の代表者に宛てて送信した電子メール（甲１１５）には，控訴人製品の修理をするのに必要な部品及び図面の一部につき，「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との記載がある。控訴人は，これをもって，被控訴人銀座吉田に対しては，控訴人製品で使用される部品の一部について，その図面を外部に知られたくないものであることを伝えているから，被控訴人銀座吉田は，本件技術情報を含む，控訴人製品の図面情報が秘密として管理されることを認識し得た旨主張する。
しかし，甲１１５号証の電子メールが送信されたのと同じ日の１３時３５分頃には，改めてＰ７から被控訴人銀座吉田の代表者に対し同じ用件で，甲１１５号証の電子メールからは内容を修正した電子メール（戊６５）が送信されており，これには「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との文言はない。ということは，修理に必要な部品及び図面の一部についての「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との控訴人の見解は撤回されたものと考えられるのであって，甲１１５号証の電子メールは，被控訴人銀座吉田が控訴人製品の図面情報が秘密として管理されることを認識できたとする根拠にはならないというべきである。

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すなわち、裁判所は、控訴人が電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」とのように当該技術情報の秘密管理意思を被控訴人に対して示したものの、その後の電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」との文言が記載されていないことから、この見解は撤回されたものと判断しています。

個人的には、この判断は結論有りきの判断ではないかとも思います。
なぜなら、一度「図面の流出は避けたい」と電子メールに記載したならば、同様の文言を電子メールに毎回記載することは一般的には考え難いと思われ、そうであるならばその後の電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」との見解の撤回意思まではないと考えるのが妥当ではないでしょうか。
しかしながら、裁判所のこの判断は、秘密保持契約を締結しないまま相手方に開示した情報の秘密管理性はこの程度の電子メールのやり取りでは認められないとの判断とも解され、他社に営業秘密を開示する場合にはいかに秘密保持契約が大切であるかを示しているとも思われます。

とはいっても、秘密保持契約を締結しないまま相手方に営業秘密を開示した場合の対応としては、この裁判所の判断が参考になるかもしれません。すなわち、このような場合には、相手方に対する毎回の電子メールに秘密保持を求める文言を記載し、当該営業秘密に対する秘密管理意思を相手方に明確に認識させるという手立てを取ると言うことです。このような手立てを取ったにもかかわらず相手方が当該営業秘密を不正使用した場合には、秘密保持契約が締結されなかったとしても不競法違反と判断される余地があるかもしれません。

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営業秘密の不正取得を上司から指示された事件

いつかこういう事件が起きるのではないかと思っていましたが、やはり起きました。

・本日の一部報道について(株式会社No.1 リリース)
・他社の顧客情報不正取得疑い　No.1取締役ら書類送検 (日経新聞)

・同業他社の顧客リストを不正コピー、会社役員ら２人を書類送検(TBS NEWS)

・Ｍ＆Ａ交渉先の秘密を不正取得容疑、男２人を書類送検(朝日新聞)

・他社顧客リスト複製で書類送検＝不正競争防止法違反容疑で上場会社常務ら－警視庁(JIJI.COM)

この事件は、さほど大きくは報道されていないようですが、上司の指示に部下が従ったら、それが営業秘密の不正取得であり、上司と共に部下が書類送検されたという事件です。

具体的には、株式会社No.１がM＆Aの交渉相手に顧客情報の提出を要求し、秘密保持契約及びコピーの禁止を約束したうえで取得したものの、紙媒体で渡された当該顧客情報を常務の指示で総務部長がコピーしたというものです。そして、このM&Aは流れています。
すなわち、常務が犯罪行為を総務部長に指示し、総務部長が実行したということです。

この事件は会社員にとって非常に恐ろしいことだと思います。
例えば、転職時にそれまで前職企業の営業秘密を持ち出す行為は、自身が主体的になって行う行為であるため自身が責任を負うことは当然です。

しかしながら、この事件ではどうでしょうか？
営業秘密の不正取得が犯罪行為であることを理解していない上司から、営業秘密の不正取得を指示された部下はどうすればいいのでしょうか？当該部下が不正取得が犯罪行為であることを理解している場合には、上司を説得するしかないでしょう。
しかしながら、この説得に応じず、発覚しなければ良いという考えの上司であったら？

以前のブログ記事でも取り上げたNEXCO中日本入札情報漏えい事件におけるＹ社役員Ｂも、「営業マンとして概算金額を聞き出すことは営業の一つだと考えている。」と供述しています。すなわち、このＹ社役員Ｂは本来秘密であるはずの入札金額の取得を犯罪行為でありながら容認していたと考えられます。

また、営業秘密の不正取得が犯罪行為であることを知らない会社員は相当数いると思われます。このような場合は、もうどうしようもありませんね。本事件もそうであった可能性が考えられます。

このような事態に陥らないように、企業は営業秘密の不正取得は犯罪行為であることを、従業員に対して十分に理解させる必要があります。当然、社長や役員等もこのことを理解する必要があり、間違っても部下に対して営業秘密の不正取得を指示することがないようにしなければなりません。
自身と共に部下の人生を本当の意味で台無しにします。

本事件では被告は容疑を認めているとも報道されていますが、被告の所属会社のリリースによると「顧客リストをデューデリジェンスの目的として 複製したことは事実でございますが、営業秘密を不正に利用する目的はなく、本件が不正競争防止法違反に該 当するものではない。」と主張しています。
この主張はどうでしょうか？
不競法２１条には刑事罰について規定されており、「不正の利益を得る目的、又はその保有者に損害を与える目的」で営業秘密を不正に取得した者が刑事責任を負います。

本事件では、結果的にM＆Aには至っておらず、被告は不正の利益を得ていないとも考えられます。また、M&Aに至った場合はそれはお互いに合意しているので不正の利益を得たともいえないでしょう。
一方、この顧客リストをM&Aとは関係なく、被告自身が新たな顧客獲得のために使用する目的でコピーしたのであれば、「不正の利益を得る目的」となります。
しかしながら、被告である取締役は「顧客の査定をしたかった。量が多く、データ化した方がいいと思った」とも供述していますし、上記リリースによると「デューデリジェンスの目的」のためにコピーしたとも主張しています。このように、M&Aのための「顧客の査定」目的であれば、「不正の利益を得る目的」にはあたらず、不競法違反とはならないかもしれません。

しかしながら、そうであったとしてもM&Aの交渉先企業との秘密保持契約には違反しており、このような報道がなされているので、企業としての信用は落ちることになるでしょう。

一方、M＆Aの交渉先企業の秘密保持契約はどうでしょうか？
日経新聞の報道によると「口頭で内容を複製しないよう注意した上で、顧客情報などが記載された書類を取締役に渡した。」とあります。
秘匿すべき情報を相手方に渡す際に注意事項を口頭で伝えるということは不十分過ぎないでしょうか。
新たに情報を相手方に渡す場合には、その都度、秘密発保持契約を書面で交わすべきです。法的には口頭であっても契約は成り立つのかもしれませんが、口頭による約束では言った言わないの争いになるかもしれません。
また、秘密保持契約を書面で交わすことによって営業秘密を取得した相手方に対して、契約遵守の意識をより強く与えることができますし、契約締結時にその場に在籍していなかった他の従業員に対しても契約内容を認識させることができます。
「口頭」だけで秘密保持を注意することは、たとえ相手方と信頼関係があったとしても行うべきではないと認識するべきです？

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弁理士による営業秘密関連情報の発信

営業秘密について非常に参考になる論文

営業秘密について非常に参考になる論文がありました。
インターネットでも公開されているものですので、興味のある方はぜひご覧ください。
シリーズとなっていますが、夫々のページ数も多くないものの営業秘密、特に技術情報の営業秘密についての考え方がわかるかと思います。

「トレードシークレット（営業秘密）の有効な保護と活用のための戦略①」
「トレードシークレット（営業秘密）の有効な保護と活用のための戦略②」
「トレードシークレット（営業秘密）―機密保持契約のリスクと活用法」
「営業秘密を有効に保護するための NDAの特殊条項の戦略的活用法 」

なお、これらの論文は、２００３年、２００４年に執筆されたものであり、営業秘密に関連するものとしては古いものになるかと思います。
しかしながら、リバースエンジニアリングと営業秘密の関係、また他社の営業秘密が自社技術と混ざり合うコンタミネーションにも触れられており、営業秘密に関する実務的な留意点が一通り記載されており、ほとんど古さを感じさせません。

ここで、コンタミネーションに関しては、意識が低い企業がほとんどかと思います。
しかしながら、オープンイノベーションが広がりつつある昨今、このコンタミに係るリスクは認識する必要があります。
この認識が低いと、他社から情報の開示を受けたものの協力関係には至らず、当該情報に関する分野のビジネスを自社独自で始めたところ、当該他社から訴訟を提起されるというような事態に陥る可能性があります。
このような事態を割く得るために、情報を他社に開示する側は、協力関係が築けない場合も意識しつつ、段階的な情報開示を行い、情報を他社から開示される側も、必要以上の情報を取得しないように意識するべきかと思います。

特に、オープンイノベーションの場合には協力関係を構築する可能性のある他社と自社で同様の秘匿技術を有している可能性があります。このような場合において協力関係に至らなかった結果、上記のような訴訟等に発展するかもしれません。このような事態を避けるためにも、自社が他社から情報開示を受ける場合、その内容を精査すると共に自社も同様の技術を有している場合にはそのことを他社に開示する等も必要かと思います。
そのようなこともこの論文には記載されています。

さらに、営業秘密を意識したNDAについて記載されている論文は、オープンイノベーションとも絡んで特に意義のあるものでしょう。

特に論文「営業秘密を有効に保護するための NDAの特殊条項の戦略的活用法 」のまとめには「通り一遍のNDAの雛型をすべての案件に使用するのでは不十分である。」との記載があります。
裁判例を読んでいても原告と被告との間で締結されているNDAは、ほぼ“雛型”のままであろうと思われるものが多くあります。そして、例えば、NDAで秘密保持の対象とする情報が何であるかをより明確にすれば訴訟に至らなかったのではないか、すなわち、被告が当該営業秘密の使用等を行わなたかった可能性もあるのではないかと思われる事件もあります。
逆に雛型にとどまらず、案件ごとに適切なNDAを締結していれば、秘密保持の対象がより明確になり訴訟に至るような事態になりにくいのか漏れません。
訴訟となれば、原告、被告共に良いことはありません。訴訟による費用や労力を要することになり、実際にはどちらが勝とうとどちらにもメリットと呼べるものは生じない場合がほとんどでしょう。

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ー判例紹介ー 生春巻き製造機事件 事業協力期待先へのノウハウ開示

今回紹介する裁判例は、生春巻き製造機事件（知財高裁平成３０年１１月２日判決平成３０年(ネ)第１３１７号 大阪地裁平成３０年４月２４日判決平成２９年（ワ）第１４４３号）です。

本事件の被告会社は、取引先（訴外）から生春巻きを製造するよう求められました。そこで、被告会社は、原告会社に対して生春巻きの製造工場の見学を依頼しました。
これを受け、原告会社は、生春巻きの製造工程を見学させ、製造方法を説明し、工場内の写真撮影も許可しました。

その後、原告会社は、被告会社が九州における原告会社の協力工場として取引をすることに向けての話を進めようとしましたが、被告会社は、原告会社の提案する内容での契約に応じませんでした。被告会社はその後、直ちに取引先の求めで生春巻きを製造することをしませんでしたが、しばらく後に、生春巻きを製造し、関西圏の大手スーパーに卸しました。

本事件において原告会社は、生春巻きを大量に安定的に生産するためライン上で全工程を行うとともに、通常は水で戻すライスペーパーを、状況に応じた適切な温度の湯で戻すという生春巻きの製造方法が営業秘密であり、当該営業秘密を被告会社が不正取得等した主張しています。

これに対して、裁判所は以下のように判断し、その営業秘密性を否定しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

原告は，被告が協力工場となることを見学の条件とし，被告がこれを承諾したように主張するが，原告代表者の陳述書には，工場見学前に協力工場になることの条件を承諾した旨の記載がないだけでなく、「私はもうすっかり協力工場になってくれるものと信じていました。」との記載があり，結局，協力工場になることが確定的でない状態で原告工場の見学をさせたことを自認する内容になっている。なお，その後，被告代表者は，協力工場となることに対して積極的方向で回答をしたことは優に認められるが，それをもって事業者間での法的拘束力のある合意と評価できない。
〔１〕見学で得られる技術情報について秘密管理に関する合意は原告と被告間でなされなかったばかりか，原告代表者からその旨の求めもなされなかったこと，〔２〕原告のウェブサイトには，原告工場内で商品を生産している状況を説明している写真が掲載されており，その中には生春巻きをラインで製造している様子が分かる写真も含まれている。原告において，その主張に係る営業秘密の管理が十分なされていなかったことが推認できる。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

すなわち、裁判所は上記〔１〕，〔２〕に基づいて原告が開示したノウハウの秘密管理性を否定しています。また、〔２〕に関しては非公知性も失われていることを示しています。

この判例は、原告会社が流通若しくは新市場におけるイノベーションを他社に求めた結果生じたことといえるでしょう。また、原告会社は被告会社に対してオープンイノベーションを期待したとも考えられます。

本判例のように自社のノウハウを他社に開示する場合、下記のことが重要です。
（１）協力関係の可能性を見極めてから自社ノウハウを開示。
（２）他社に自社ノウハウを開示する場合には確実に秘密保持契約を締結。

上記（１），（２）は言うまでもなく、当たり前のことかとも思われます。
しかしながら、提携期待先に対して前のめりになりすぎると、秘密保持契約を締結することなく必要以上にノウハウを開示する可能性が考えらえます。
また、ノウハウ開示は一人でも可能であり、権限を持っている立場の人物が行うことができます。すなわち、ノウハウ秘匿に対する認識が低い人物が、不適切に他社にノウハウ開示を行ってしまえば、取り返しのつかないことになりえます。

また、本判例からは、以下のことも秘密管理には重要であることを示唆しています。
（３）自社のノウハウ開示状態の把握、開示状態は適正か？
現在、自社のノウハウはホームページ等で簡単に開示できます。これは自社の技術力をアピールするうえで重要な起業活動でしょう。しかしながら、一体どのような情報を何時どこで開示しているかを正確に認識しなければなりません。
これができていれば、ノウハウを開示しているにもかかわらず当該ノウハウは営業秘密であると誤った主張に基づく訴訟を回避できるはずです。

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オープンイノベーションと秘匿化技術の開示、NDAの重要性

近年、「オープン＆クローズ戦略」や「オープンイノベーション」という文言がもてはやされ話題になっています。

オープンイノベーションの定義については、人ぞれぞれかと思いますが、ざっくりとした私の理解では「他社等との共同開発や協力関係により自社だけではなし得なかったビジネス展開を進める」といったものです。一般的には、自社のみで技術開発等を行う自前主義（クローズドイノベーション）の対極に位置する考えとされています。

また経済産業省を中心として、オープンイノベーションに関する色々な資料が公開されています。下記に一部をリンクしますが、他にも多々あります。

NEDO：オープンイノベーション白書（第二版掲載 2018年6月）
経済産業省：オープンイノベーションと知財の管理・契約リスクに関する啓発パンフレットを公表しました（公表日　2018年6月）
経済産業省：「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（初版）」をとりまとめました（公表日 平成29年5月18日）
近畿経済産業局：中小・ベンチャー企業のためのオープン・イノベーション　ハンドブック（最終更新日：平成28年4月15日）

ここで、前回までのブログ記事で紹介したストロープワッフル事件ももしかしたら、オープンイノベーションを期待して原告が被告と提携関係を結ぼうとしたのかもしれません。

過去ブログ記事
・－判例紹介－　ストロープワッフル事件 その１　ビジネスモデルを営業秘密とすること 
・－判例紹介－　ストロープワッフル事件 その２　ビジネスモデルを営業秘密とすること

この事件では、原告はストロープワッフルの実演販売に十分な経験を有していなかったようですから、被告を取り込むことでこのストロープワッフルの実演販売をビジネスとして成功させようという目論見があったのではないかと想像します。
しかしながら、原告は被告との提携関係を結べず、逆に被告にストロープワッフルの実演販売のビジネス化の機会を与えただけになりました。

この事件において原告の決定的な失敗は、原告と被告との間の交渉段階において秘密保持契約（NDA）を締結していなかったことだと考えます。この事件ではたとえNDAを締結しても、原告のノウハウは有用性・非公知性を満たさず、営業秘密としての不正競争防止法による法的保護は受けられない可能性が高いかと思います。
しかしながら、締結するNDAの内容にもよりますが、原告と被告との間でNDAを締結することで、被告が実施したストロープワッフルの実演販売に対してNDAの契約不履行で民事的責任を負わせることが可能だったかもしれません。

上記事件のように、オープンイノベーションを行うにあたり、特に技術情報に関しては自社の秘匿化技術（ノウハウ）を他社に開示せざる負えない状態になることが多いかと思います。
これは当然のことと考えられ、オープンイノベーションにより新たな技術を導入したい企業にとって、この新たな技術は公知でない他社のノウハウである可能性が非常に高いからです。もし、必要な技術が公知技術であれば、オープンイノベーションをするまでもなく自社開発が可能でしょうから。
また、新たな技術を導入したい企業も、上記事件のように、オープンイノベーションにより協力関係を築く他社に自社の秘匿化技術を開示しなければならない可能性が有るかと思います。

このように、オープンイノベーションには他社に対して自社の秘匿化技術の開示が必要な場面があり、これは企業にとって非常にリスクの高いことかと思います。

しかしながら、オープンイノベーションを説明している資料には、情報開示リスクの視点がやや欠けているものが多いかと思います。
これに関して、上記の近畿経済産業局の中小・ベンチャー企業のためのオープン・イノベーション　ハンドブックには情報開示リスクへの対応策が詳細に記載されています。すなわち、オープンイノベーションにおける秘密保持契約（NDA）の重要性についてです。また、経済産業省のオープンイノベーションと知財の管理・契約リスクに関する啓発パンフレットを公表しましたにもわかりやすく記載されています。

以上のように、オープンイノベーションを行うにあたり秘匿化技術の開示に関する意識が十分でないと、オープンイノベーションに関する交渉決裂後や終了後に他社に自社のノウハウを使用されるという思いもよらなかった事態に陥る可能性が考えられます。
このため、オープンイノベーションにおけるNDAの重要性を理解し、かつ必要以上に相手方に秘匿化ノウハウを開示しないことを心掛けるべきかと思います。

また、重要な自社技術については、特許権を取得することも当然に考慮しなければなりません。特許権を有していれば、相手方が許諾無く実施した場合には、NDAの締結に関係なく侵害となります。
特許権の取得のためには技術を公開する必要がありますので、公開する技術内容、すなわち特許出願明細書に記載する技術内容を十分に検討する必要があります。公開したくない技術は秘匿化です。

新たな技術を自社開発した場合、それをどのように管理するのか、具体的には特許出願するのか、秘匿化するのか、それとも何もしないのか、これらを当該技術を使用する場面を想像しながら常に選択する必要があります。

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ー判例紹介ー ストロープワッフル事件 その２ ビジネスモデルを営業秘密とすること

前回の「－判例紹介－　ストロープワッフル事件 その１」の続きです。
今回の記事は少々長いと思われる方もいらっしょあるかもしれませんが、この裁判例は「知的財産とは何か？」そのようなことを考えさせられる判例かと思われます。

この事件（東京地裁平成２５年３月２５日判決）において、原告は「被告らにおいて，オランダの伝統菓子であるストロープワッフルに関して原告らの考案したビジネスモデル等の営業上のノウハウを無断で使用して上記ワッフルの販売等をし，これにより原告らに損害を与えた」と主張しています。
確かに、前回のブログでも経緯を記載したように、被告は原告のビジネスモデルを参考にしてストロープワッフルの実演販売を開始したと思われます。


今回のブログでは本事件における裁判所の判断を具体的に説明します。

上記原告の主張に対して裁判所は、原告会社が提案したビジネスモデルに対して一定の独自性を認めました。
そのうえで、裁判所は「本件ノウハウ等については，被告らとの関係において，原告らの主張するようなビジネスモデル等としての権利性を認めることはできない。」と判断しています。

具体的には、裁判所はまず「原告らの主張するビジネスモデルは，オランダで昔から受け継がれているストロープワッフルの屋台，店頭での製造販売方法であること，オランダ本場のストロープワッフルを焼きたてで提供するという販売形態自体も，平成２１年４月当時，既に神戸在住のオランダ人が店舗を構えて行っていたことがうかがわれるところであって，生地，シロップ等の原材料の取扱方法，使用量等についても，オランダにおける伝統的な製法に基づくものといわざるを得ないものであり，」とのように本件ノウハウの非公知性を否定しています。

裁判所はこれに続いて「また，被告Ｐ２及び被告Ｐ３が，平成２１年８月頃，オランダに現地調査に行った際にも，一定のノウハウを習得していることが認められる。」とのように認定し、「そうすると，オランダで一般的に行われている製造・販売方法について，日本において事業として展開することに一定の独自性があるとしても，ビジネスとしてのアイデアの域を超えるものではなく，それ自体が類似の製造・販売方法を実施することを許さないような形態のものであるとはいい難い。」と判断しています。


さらに裁判所は「原告らは，被告Ｐ２及び被告Ｐ３との提携のための協議を打ち切った後，他の会社等との間でストロープワッフルの実演販売についての協議を行ったものの，合意に至って事業が展開されるには至らなかったことが認められるところであり，被告Ｐ２も原告らのビジネスモデルについて，実現可能性に疑問を呈していること（乙３，被告Ｐ２本人）などに照らすと，ビジネスモデルとして有効性があると認めるに足りないといわざるを得ず，本件ノウハウ等に従うことによって均質な製造販売と収益性のある店舗の開設及び運営が可能となるとする原告らの主張も採用することができない。」と判断しています。

この裁判所の判断は、営業秘密の有用性の判断に該当するかと思われます。そして、この裁判所の判断で興味深いところは、上記下線のように“原告主張の本件ノウハウはビジネスモデルとして有効ではない”と認定しているところです。
営業秘密の有用性の判断（本事件では本件ノウハウを営業秘密とは明言していません。）として、このように“ビジネスとしての成否”を基準とした判断は多くないと思われます。

このように、裁判所は、原告主張の本件ノウハウについて一定の独自性を認めましたが、有用性及び非公知性は認めていないと解されます。
すなわち、本件ノウハウは独自なものではあるが、知的財産として保護するには相当ではないと判断していると思われます。
これは知的財産を考えるうえで、重要なことでしょう。「独自のアイデア≠保護価値のあるもの」ではないということです。
「独自のアイデア＝保護価値のあるもの」とするためには、独自のアイデアにさらに“何か”を付加しなければなりません。その判断基準が不正競争防止法の営業秘密では有用性及び非公知性であり、特許では新規性及び進歩性になります。

ちなみに、特許においてもビジネスでの成功は進歩性の判断に影響を及ぼします。
具体的には、特許・実用新案審査基準の第２節進歩性の末尾に以下の基準が記載されているように、商業的成功を進歩性を肯定する事情としています。

―――――――――――――――――――――

審査官は、商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等の事情を、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを推認するのに役立つ二次的な指標として参酌することができる。ただし、審査官は、出願人の主張、立証 により、この事情が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心証を得た場合に限って、この参酌をすることができる。

―――――――――――――――――――――

さらに、原告会社は、被告会社等との間で本件ノウハウ等に関する秘密保持の合意が成立したとも主張しました。
これに対して裁判所は「原告Ｐ１が，プランタン銀座との交渉において，プランタン銀座の担当者に対して本件機密保持同意書を交付し，原告会社が提案した情報はいずれも原告会社の機密情報であり，原告会社の同意なく使用してはならないこと等を説明したこと，その際，被告Ｐ２及び被告Ｐ３も同席していたことが認められるものの，原告Ｐ１が，被告アチムないし被告Ｐ３，被告Ｐ２との協議の中で，同被告らに対して本件機密保持同意書を交付ないし説明したことや，同被告らがこれを了承したことを認めるに足りる証拠はなく，原告会社と同被告らとの間で，上記合意が成立したと認めることはできない。」と判断し、原告が主張する被告との秘密保持の合意、すなわち秘密管理性も否定しました。

ここで、重要と思われることは、取引において秘密保持はその対象者と確実に合意しなければならないということです。
確かに被告は、プランタン銀座の担当者と原告との間で交わされた秘密保持合意の場に同席したのであるから、被告も本件ノウハウに対する原告の秘密管理意思を認識し得たとも考えられます。
一方で、原告はプランタン銀座との間で秘密保持合意を行ったにもかかわらず、被告との間では秘密保持合意を行いませんでした。そうすると、原告は、被告に対しては本件ノウハウを秘密とする意思はなかったとも考えられます。
このような曖昧な状態を回避するためにも、秘密保持契約はその対象者との間で確実に行う必要があります。

以上のように、本事件はビジネスモデルを営業秘密管理する場合における秘密管理性、有用性、非公知性の判断について色々参考になる事件かと思います。

なお、このようなビジネスモデルを特許等で守ることができないかを弁理士としては考えたいところです。
しかしながら、製造方法については裁判所が「生地，シロップ等の原材料の取扱方法，使用量等についても，オランダにおける伝統的な製法に基づくものといわざるを得ない」と判断しています。このことから、当該製造方法は特許でいうところの新規性・進歩性が無いと考えられ、製造方法の特許化は難しいと考えられます。

そうすると、ストロープワッフルの実演販売に用いるマークを作り、当該マークを商標登録することでブランドとして当該ビジネスを守ることも検討する余地があるかと思います。しかしながら、そもそも本事件では判決文を読む限り、原告のビジネスモデルが有効でないようですので、ブランド化云々以前の問題であるとも思えます。

思うに、原告はストロープワッフルの実演販売に係るビジネスモデルを被告に開示したタイミングが早すぎたのではないでしょうか？
どの様な経緯で原告と被告とがビジネス提携契約の交渉に至ったのか不明ですが、原告はストロープワッフルの実演販売に係るビジネスモデルを構築し、当該ビジネスモデルにある程度の目途が立った時点で被告と交渉し、秘密保持契約を締結するべきだったのではないかと思います。
それにより、例え被告が当該ビジネスモデルと同様の事業を勝手に行ったとしても、当該ビジネスモデルが営業秘密として認められた可能性があったのではないでしょうか。

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ー判例紹介ー ストロープワッフル事件 その１ ビジネスモデルを営業秘密とすること

今回はビジネスモデルに関する営業秘密の判例について紹介します。

この事件は、東京地裁平成２５年３月２５日判決の事件であり、原告は「被告らにおいて，オランダの伝統菓子であるストロープワッフルに関して原告らの考案したビジネスモデル等の営業上のノウハウを無断で使用して上記ワッフルの販売等をし，これにより原告らに損害を与えた」と主張したものです。

この事件は、上述のように新規なビジネスモデルを他者に開示したことによって生じた事件であり、この他者が当該ビジネスモデルと同様のビジネスを始めました。
このような事件は、多々ありそうな事件であり、また、どのような理由でどのような判決となるのか興味深いものだと思います。

事件の経緯は大まかには下記のとおりです。
①原告会社は、オランダの伝統的な焼き菓子であるストロープワッフル（薄地の２枚のワッフルの間にシロップを挟んだもの）を日本で販売することを企画。
②原告会社は、平成２１年３月２５日、被告会社Ａとの間でフランチャイズシステムにより、ストロープワッフルの実演販売等を行う店舗を展開することを内容とするスイーツビジネス提携契約（以下「本件契約」という。）に関する協議を開始。
③原告会社は、同年７月６日、被告会社Aに対して本件契約に関する協議を終了する旨通知。
④被告会社Ｏ（平成２１年８月２０日設立）は、同年９月頃、株式会社Ｉとの間でストロープワッフルの販売に関する契約を締結。同年９月３０日から同年１１月３日まで、株式会社Ｉの新宿本店にストロープワッフルの実演販売を行う店舗を設置してその販売を行った。その後、被告Ｏは、ストロープワッフルの実演販売を行う店舗を設置してその販売を行った。

被告会社Ｏは、オランダのスイーツ輸入、製造、販売等を目的として、被告会社Ａの代表取締役であった被告Ｐ３が代表取締役となって設立した会社です。

上記①から④の経緯からすると、被告会社は原告会社のストロープワッフルに関する本件ノウハウを知ったうえで、ストロープワッフルの製造販売を開始したと考えられます。
これは、原告にとってみると本件ノウハウの不正使用であると考えても当然かと思います。

ここで、裁判所の判断について先に結論を書きます。
なお、本事件は、原告も本事件のノウハウを営業秘密と明言していないせいか、裁判所も営業秘密の３要件（秘密管理性、有用性、非公知性）とは明示して判断を行っていませんが、実質的には３要件の判断をしていると思われます。

まず、裁判所は、原告会社が提案したビジネスモデルに対して一定の独自性を認めました。

しかし、裁判所は「ビジネスとしてのアイデアの域を超えるものではなく、それ自体が類似の製造・販売方法を実施することを許さないような形態のものであるとはいい難い」と判断しました。これは営業秘密でいうところの非公知性又は有用性の判断かと思われます。

また、裁判所は、被告の主張等を勘案して、ビジネスモデルとして有効性があると認めるに足りないと判断しています。これは営業秘密でいうところの有用性の判断かと思われます。

さらに、原告会社は、平成２１年３月頃から、被告会社Ａ、被告Ｐ２及び被告Ｐ３に対し、日本での事業展開に必要なストロープワッフルに関する全ての情報を説明し、その際に機密情報を開示し、使用を試み，利益を享受しないことに同意する旨の機密保持同意書（以下「本件機密保持同意書」という。）を示したと主張しました。
これに対し裁判所は、原告会社と被告会社Ａ等との間における機密保持の同意についても認めませんでした。これは営業秘密でいうところの秘密管理性の判断かと思います。

このように、原告会社の主張はすべて認められなかったのですが、裁判所におけるこれらの判断は営業秘密と判断されるビジネスモデルを営業秘密として管理するにあたり基準となり得るものかもしれません。
裁判所の判断の具体的な内容は次回に。

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営業秘密を裁判の証拠資料とすることは”使用”にあたるのか？

前回のブログでは、原告と被告との間で特許権侵害訴訟がまず提起され、この証拠として被告（特許権侵害訴訟の原告）が原告（特許権侵害訴訟の被告）の営業秘密とする本件文書を提出した事件を紹介しました。
この事件では、裁判所は被告の行為は不競法２条１項８号違反ではないと判断していますが、営業秘密を裁判における証拠として提出することは、営業秘密の使用にあたるか否かの判断はされていません。

ここで、営業秘密を裁判の証拠として使用することに関した事件として、東京地裁平成２７年３月２７日判決の損害賠償請求事件があります。

この事件は、被告が原告らの業務上の機密（既に退職していたＣほか数名の元従業員に係る「集計シート」である本件データ）を第三者に漏洩したとして、原告が労働契約上の機密保持義務違反による債務不履行に基づく損害賠償を求めたものです。
そして、別件訴訟として、原告らの従業員であったＣらが、平成２３年中に原告らに対して未払残業代の支払を求める訴え（別件訴訟）を提起し、この別件訴訟において、本件データをプリントアウトした書面がＣらの労働時間に係る主張を根拠づける書証として提出されています。なお、本事件の被告も、平成２４年６月２日に原告らに対して未払残業代の支払を求める訴えを提起しています。
すなわち、原告元従業員Ｃらの未払い残業代支払い訴訟のために、原告が営業秘密とする本件データを被告が開示したというものです。

本事件において、まず裁判所は「本件漏洩行為は，本件交付行為の部分も含めて，労働契約上の機密保持義務の適用を受けるものと解すべきである。」と判断し、上記本件データの秘密管理性、有用性、非公知性をすべて認めています。すなわち、裁判所も本件データが原告の営業秘密であることを認めています。

次に裁判所は、被告による漏洩行為が「原告会社の就業規則に違反する債務不履行行為」となり得るか否かを判断しています。
これについて、裁判所は漏洩行為を「漏洩とは，いまだその情報の内容を知らない第三者に情報を伝達することをいうところ，既にその情報を熟知する者に交付するものであっても，その者が提供した情報をさらにその情報の内容を知らない第三者に伝達することが当然に予定されているような場合には、漏洩したことになるというべきである。」と定義したうえで、「公開の法廷で行われる訴訟に利用することを前提とした情報の提供も，その情報の内容を知らない第三者に伝達することが当然に予定されている場合として，漏洩に当たるものというのが相当である。」とし、営業秘密を裁判の証拠とすることも「漏洩」にあたると判断しています。

そして、裁判所は「本件漏洩行為について違法性阻却事由があるか」として、違法性阻却事由を「機密保持義務を負う場合にその対象となる情報・秘密を開示したとしても，当該情報を開示することに正当な理由があり，かつ，当該情報の取得が社会通念上著しく相当性を欠く方法でされたものではない場合には，当該開示行為の違法性が阻却されるものと解すべき」とし、「被告による本件漏洩行為が正当行為であるとの主張は，理由がないことになる。」と判断しています。

なお、裁判所が本事件において「被告による本件漏洩行為が正当行為でない」とした理由は、以下のようなものです。
まず、被告は「原告らに対する別件訴訟を提起することを企図していたＣから依頼されて本件漏洩行為を行ったのであり，Ｃの原告らに対する正当な権利の行使を補助するという正当な目的をもっていたことが違法性阻却事由の評価根拠事実となる」と主張していました。
これに対して、裁判所は「被告は，原告らを退職する前に，Ｃらを誘って原告らに対する残業代請求訴訟を提起することを企図し，その際の証拠とすべく，本件持出行為を行い，退職後に，Ｃらを誘って，残業代請求訴訟を提起することを決意させるとともに，本件交付行為を行ったことが推認されるのであり，そうであれば，Ｃからの依頼を受けて，その正当な権利行使を補助しようとして本件交付行為ないし本件漏洩行為を行ったとする被告主張のような事実はそもそも認められないことになる。」とし、上述のように「被告による本件漏洩行為が正当行為でない」としています。

このように被告は原告会社から営業秘密である本件データを持ち出し、別件訴訟の証拠として提出し、それを裁判所は漏洩行為であり、かつ違法性阻却事由もないと判断しました。
しかしながら、最終的に裁判所は、本漏洩行為による原告の損害はないと判断し、原告らの本訴請求はいずれも理由がないから棄却としています。

ここで、本事件は地裁の判決ではありますが「機密保持義務を負う場合にその対象となる情報・秘密を開示したとしても，当該情報を開示することに正当な理由があり，かつ，当該情報の取得が社会通念上著しく相当性を欠く方法でされたものではない場合には，当該開示行為の違法性が阻却されるものと解すべき」というように、営業秘密を漏洩させたとしても、その違法性が阻却される場合を定義しています。これは営業秘密（秘密情報）の漏洩行為に対する重要な判断基準となり得るかもしれません。

なお、本事件では、被告の主張が事実でないとして違法性阻却事由が否定されていますが、もし、被告が主張しているように「原告らに対する別件訴訟を提起することを企図していたＣから依頼されて本件漏洩行為を行った」のであれば、違法性阻却事由が認められたのでしょうか？それともそのような事実があったとしても認められないのでしょうか？
本事件では、違法性阻却事由の具体例が挙げられていないので、その具体例を今後知りたいところです。

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