リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断については、下記にまとめています。
・note記事：リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断
・「リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断と自社製品の営業秘密管理の考察」知財管理 Vol.68 No.12, p.1670-p.1680 (2018)
結論からすると「専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要」とする場合には、リバースエンジニアリングが可能であっても営業秘密としての非公知性は喪失していないとされます。すなわち、「専門家によらず、多額の費用をかけず、長期間にわたらない分析」によるリバーズエンジニアリングで得られた技術情報は非公知性を喪失していることとなります。
一方、特許の新規性判断はどうでしょうか？
特許出願前に販売された自社製品に特許に係る発明を用いていた場合には、「公知」（特許法第29条第１項第１号）又は「公然実施」（特許法第29条第１項第２号）に該当する可能性があります。特許に係る発明が自社製品の外観から容易にわかる場合には、当然、公知又は公然実施になるかと思います。
しかしながら、自社製品を分解、分析等しなければ知り得ない技術は、公知又は公然実施となるのでしょうか？
ここで、特許権侵害による差止等請求事件である東京地裁令和3年10月29日判決（事件番号：平３１（ワ）７０３８号 ・ 平３１（ワ）９６１８号）において、裁判所は以下のように述べています。なお、このような裁判所の見解は、他の裁判例でも示されています。
法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい，本件各発明のような物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん，外部からそれを知ることができなくても，当業者がその商品を通常の方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当である。
このように、特許に係る発明が、特許出願前に販売された製品をリバースエンジニアリングすることで知り得る場合には「公然実施」に該当し、審査で拒絶されたり無効とされると考えられます。
なお、本事件に係る特許権（特許第5697067号）の特許請求の範囲は以下のようなものです。
【請求項１】菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し、前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上であることを特徴とするグラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００・・・・（式１）ここで、Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。
この発明に対して裁判所は以下のように判断しています。
・・・本件特許出願前から，被告伊藤は，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品Ａ１ないし３及び本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ａ４ないし１１を，被告西村は，本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ｂ１及び本件発明１の技術的範囲に属する被告製品Ｂ２を，日本黒鉛らは，本件各発明の技術的範囲に属する日本黒鉛製品１ないし３並びに本件発明１の技術的範囲に属する日本黒鉛製品４及び５を，中越黒鉛は，本件発明１の技術的範囲に属する中越黒鉛製品１及び２並びに本件各発明の技術的範囲に属する中越黒鉛製品３をそれぞれ製造販売していたものである。そして，前記２(1)イのとおり，本件特許出願当時，当業者は，物質の結晶構造を解明するためにＸ線回折法による測定をし，これにより得られた回折プロファイルを解析することによって，ピークの面積（積分強度）を算出することは可能であったから，上記製品を購入した当業者は，これを分析及び解析することにより，本件各発明の内容を知ることができたと認めるのが相当である。したがって，本件各発明は，その特許出願前に日本国内において公然実施をされたものであるから，本件各特許は，法１０４条の３，２９条１項２号により，いずれも無効というべきである。
このように本事件では、製品をリバースエンジニアリングすることによって発明の内容を知ることができたとして、本件特許が無効とされています。このリバースエンジニアリングはＸ線回折により行われるものであり、当然、商品を外部から観察しただけで知り得るものではありません。
このような判断は、上記note記事等における錫合金組成事件の非公知性判断と同様でしょう。
一方で、「認識」可能性の観点から「公然実施」による無効理由を否定した裁判例もあります。例えば、知財高裁令和4年8月23日判決（事件番号：令3（行ケ）10137号）は、展示会で展示されたことが公然実施に該当するとした無効審判の審決取消訴訟であり、結論からすると特許権は無効とならずに維持されてます。
この特許権の特許請求の範囲は以下です。
【請求項１】走行機体の後部に装着され、耕うんロータを回転させながら前記走行機体の前進走行に伴って進行して圃場を耕うんする作業機において、前記作業機は前記走行機体と接続されるフレームと、前記フレームの後方に設けられ、前記フレームに固定された第１の支点を中心にして下降及び跳ね上げ回動可能であり、その重心が前記第１の支点よりも後方にあるエプロンと、前記フレームに固定された第２の支点と前記エプロンに固定された第３の支点との間に設けられ、前記第２の支点と前記第３の支点との距離を変化させる力を作用させることによって前記エプロンを跳ね上げる方向に力を作用させる、ガススプリングを含むアシスト機構とを具備し、前記アシスト機構は、さらに、前記ガススプリングがその中に位置する同一軸上で移動可能な第１の筒状部材と第２の筒状部材とを有し、前記第１の筒状部材には前記第２の支点と前記ガススプリングの一端とが接続され、前記第２の筒状部材には前記ガススプリングの他端が接続され、前記第２の筒状部材に設けられた第１の突部が前記第３の支点を回動中心とする第２の突部に接触して前記第３の支点と前記第２の支点との距離を縮める方向に変化することにより、前記エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少し、前記ガススプリングは、前記エプロンが下降した地点において収縮するように構成されることを特徴とする作業機。
本事件では、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という構成が展示会において、不特定の者によって技術的に理解される状況（少なくともそのおそれのある状況）で実施されていたか否かが争点となっています。
これに対して裁判所は以下のように判断しています。
・・・本件展示会において、見学者が、エプロンを跳ね上げるのに要する力が、本件発明の構成要件Ｇに記載された技術的思想の内容であるエプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少することを認識することが可能であったとは認められないから、本件展示会において、検甲１により、本件発明の構成要件Ｇに係る構成が公然実施されていたと認めることはできず、本件発明が本件優先日前に検甲１により公然実施されていたとは認められない。
このように、特許請求の範囲の「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という構成を、展示会において不特定のものが「認識できない」として、裁判所は特許権を維持するという判断を行っています。
さらに、本事件において裁判所は「そして、発明の内容を知り得るといえるためには、当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能であるばかりでなく、その認識できた技術的思想を再現できることを要するというべきである。」とも述べています。
このように、公然実施を認定するためには、実施された製品から特許請求の範囲に記載の構成を「認識」できることを必要とするようです。このことはAIPPI（2016）Voi.61 No11の「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」や特許庁発行の「審判実務者研究会報告書2024」の「公然実施発明と進歩性の判断」でも述べられています。
このような「認識」や「再現性」を敢えて、リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断に当てはめると、製品をリバースエンジニアリングすることができても「専門家により，多額の費用をかけ，長期間にわたって分析することが必要」な技術情報は、「認識」が難しく、また「再現性」が低い技術情報ともいえるのではないでしょうか。
このように考えると、リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断と特許の新規性判断は、同様であるようにも思えます。
とはいえ、営業秘密と特許とは、秘匿化と公開を伴う権利化とのように根本的に異なるもの（法律）であり、同様に考えることはできない、又は同様に考える必要はないのかもしれません。
弁理士による営業秘密関連情報の発信
